Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2012 г. N 20АП-1124/12

г. Тула

10 апреля 2012 г.

Дело N А68-10384/2011

Дата объявления резолютивной части постановления 03 апреля 2012 года.

Дата изготовления постановления в полном объеме 10 апреля 2012 года.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Юдиной Л.А.,

судей Можеевой Е.И.,

Рыжовой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

Яценко С.А.,

при участии в судебном заседании:

от истца: от ответчика:

Юсупова Р.М. - представителя по доверенности от 01.11.2011; Требунского Д.В. - директора (решение N 3 от30.01.2012); Лукашина А.Ю. - представителя по доверенности от 26.03.2012,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Военный юрист" (г. Новомосковск Тульской области, ОГРН 1107154010611) (далее - ООО "Военный юрист") на решение Арбитражного суда Тульской области от 30 января 2012 по делу N А68-10384/11 (судья Алешина Т.В.) по иску общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" (г.Тула, ОГРН 1077106003248) к обществу с ограниченной ответственностью "Новомосковская фирма призыв-к" (г. Новомосковск Тульской области, ОГРН 1107154010611) об обязании прекратить использование знака обслуживания, опубликовании решения суда, взыскании компенсации в сумме 160 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" (далее - ООО "Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК") обратилось в Арбитражный суд Тульской области к обществу с ограниченной ответственностью "Новомосковская фирма призыв-к" (далее - ООО "Новомосковская фирма призыв-к") с исковым заявлением об обязании ответчика прекратить использование при оказании юридических услуг знака обслуживания "ПРИЗЫВНИК", исключительное право на который принадлежит истцу, опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя знака обслуживания "ПРИЗЫВНИК", взыскании с ответчика компенсации в размере 160 000 руб.

Впоследствии истец уточнил заявленные исковые требования, в котором просил суд: обязать ответчика прекратить использование при оказании юридических услуг, сходных до степени смешения со знаком обслуживания "ПРИЗЫВНИК", исключительное право на который принадлежит истцу; запретить ответчику использовать свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации при оказании юридических услуг, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе; опубликовать в еженедельнике "Деловой посредник" решение суда о допущенном со стороны ответчика нарушении, выразившемся в незаконном использовании в период 2010-2011 годы обозначений, сходных до степени смешения со знаком обслуживания "ПРИЗЫВНИК", исключительным правом на который обладает истец; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 160 000 руб., а именно в двукратном размере стоимости права использования, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, за два месяца незаконного использования ответчиком знака обслуживания с сентября по октябрь 2011 года (уточненное исковое заявление от 25.01.2012, том 3, л.д. 42).

Суд первой инстанции принял представленное истцом уточнение, за исключением требования о запрете ответчику использовать свое фирменное наименование в качестве средства индивидуализации при оказании юридических услуг, в принятии которого судом первой инстанции ООО "Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" было отказано по основаниям ст.49 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 30 января 2012 года исковые требования были удовлетворены частично. Суд обязал ответчика прекратить использование при оказании юридических услуг обозначений, сходных до степени смешения со знаком обслуживания "Призывник", опубликовать в еженедельнике "деловой Посредник" решение суда о незаконном использовании обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская фирма призыв-к" обозначений, сходных до степени смешения со знаком обслуживания "Призывник", а также взыскал с ответчика компенсацию в размере 40 000 рублей. В удовлетворении остальной части заявленных требований истцу было отказано.

Кроме того, суд области, исходя из принятого решения, взыскал с ответчика в пользу судебные расходы в размере 22 000 рублей, в том числе 6 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по иску и 16 000 рублей в счет возмещения расходов по оплате назначенной по делу судебной экспертизы.

Не согласившись с принятым решением, ответчик по делу обратился в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

В обоснование поданной апелляционной жалобы заявитель ссылается на необоснованность вывода суда о доказанности факта использования ООО "Новомосковская фирма призыв-к" зарегистрированного за истцом знака обслуживания "ПРИЗЫВНИК", а также необъективность и необоснованность имеющегося в материалах дела экспертного заключения патентного поверенного Курчакова В.И., на котором, в частности, основано принятое судом решение об удовлетворении заявленных исковых требований.

Также апеллянт указал на необоснованное отклонение Арбитражным судом Тульской области заявленного им в ходе рассмотрения дела в первой инстанции ходатайства о назначении по делу повторной комиссионной судебной экспертизы, ходатайствовал о назначении ее судом апелляционной инстанции в связи с наличием сомнений в обоснованности и противоречий в выводах экспертного заключения патентного поверенного Курчакова В.И.

Кроме того заявитель сослался на неправильное, произведенное в нарушение ст. 110 АПК РФ, распределение судом первой инстанции судебных расходов по уплате государственной пошлины и расходов на оплату проведенной по делу судебной экспертизы. Размер взысканной судом первой инстанции компенсации за незаконное использование товарного знака (знака обслуживания) заявитель не оспаривал.

ООО "Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК", считая решение Арбитражного суда Тульской области от 30 января 2012 года законным и обоснованным, возражало против доводов, изложенных заявителем в апелляционной жалобе, просило оставить указанное решение без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения по основаниям, изложенным в представленном отзыве на апелляционную жалобу.

В суд апелляционной инстанции заявителем представлены решение N 3 от 30.01.2012 единственного участника ООО "Новомосковская фирма призыв-к", устав ООО "Военный юрист" и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающие произведенную 08.02.2012 смену его наименования с ООО "Новомосковская фирма призыв-к" на ООО "Военный юрист".

В соответствии с пунктами 1, 4 ст. 124 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего наименования. Арбитражный суд указывает в определении или протоколе судебного заседания изменение наименования лица, участвующего в деле.

На основании изложенного, суд апелляционный инстанции изменяет наименование заявителя с ООО "Новомосковская фирма призыв-к" на ООО "Военный юрист".

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, обсудив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда области подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения по следующим основаниям.

ООО Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" является действующим юридическим лицом, осуществляющим деятельность в области права, в частности, юридический консалтинг по всем отраслям права, защиту прав и законных интересов клиента в суде и других органах, правовую экспертизу учредительных и иных документов организаций любой организационно-правовой формы, составление заявлений, договоров, исков, соглашений, контрактов, претензий и др.

ООО "Новомосковская фирма призыв-к" (в настоящее время ООО "Военный юрист") является действующим юридическим лицом, осуществляющим аналогичные виды деятельности, что и истец.

Истец является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) "ПРИЗЫВНИК" согласно свидетельству N 387591 от 20.03.2007 сроком регистрации до 20.03.2017 при оказании следующих видов услуг: арбитраж, исследования в области права, услуги юридические.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 2 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пунктах 43.3, 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта незаконного использования ООО "Новомосковская фирма призыв-к" принадлежащего истцу знака обслуживания "ПРИЗЫВНИК" в течение срока, превышающего два месяца.

Суд апелляционной инстанции считает указанный вывод суда первой инстанции обоснованным на основании ниже следующего.

Как верно было установлено судом первой инстанции, факт использования ответчиком зарегистрированного за истцом знака обслуживания "ПРИЗЫВНИК" в течение срока, превышающего два месяца, подтверждается совокупностью следующих письменных доказательств: копиями страниц номеров еженедельника "Деловой посредник" (г. Новомосковск) N 27 (425) от 13.07.2011 и N 28 (426) от 20.07.2011 (том 1 л.д. 39), страницами газеты рекламных объявлений (том 1, л.д. 22-23), фотографиями (содержащими дату их изготовления) рекламных щитов (том 1, л.д. 18-21, 36-39, том 2, л.д. 45-48, 86-90), рекламными карточками (том 1, л.д. 17, том 2, л.д. 23-24), информацией из сети Интернет (том 2, л.д. 32), на которых размещены рекламные объявления организаций "ФИРМА ПРИЗЫВНИК", "Новомосковская фирма Призывник", "Фирма ПРИЗЫВ-К", "Новомосковский ПРИЗЫВНИК" об оказании юридических услуг.

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что рекламные объявления, опубликованные в еженедельнике "Деловой посредник" (г. Новомосковск) N 27 (425) от 13.07.2011 и N 28 (426) от 20.07.2011, были размещены по оплате представителем фирмы ООО "Призыв-к" за наличный расчет.

Апеллянт в обоснование предъявленной апелляционной жалобы заявил о том, что в деле отсутствуют доказательства того, что информация на рекламных щитах, изображенных на представленных ООО "Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" фотографиях, размещена именно им.

Данный довод судом апелляционной инстанции не принимается.

Как следует из фотографий рекламных щитов (том 1, л.д. 18, 38, том 2 л.д. 45, 48, 86), рекламной карточки (том 1, л.д. 23), информации из сети Интернет (том 2, л.д. 32) и страницы N 73 газеты рекламных объявлений от 28.09.2011 (том 1, л.д. 23), размещенная на них рекламная информация об оказании юридических услуг размещена от имени организаций "ФИРМА ПРИЗЫВНИК", "Новомосковская фирма Призывник", "Фирма ПРИЗЫВ-К", "Новомосковский ПРИЗЫВНИК" с указанием адреса заявителя - г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13.

Однако, заявитель ни в суде первой, ни в суде апелляционной инстанции не обосновал того, кто, кроме него, с учетом осуществляемых им видов деятельности на территории г. Новомосковска Тульской области, был заинтересован в размещении рекламной информации об оказании юридических услуг с указанием его адреса, указанного в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, равно как не представил суду доказательств вышеназванного обстоятельства.

Как разъяснено, в пункте 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, суд апелляционной инстанции согласен с выводом Арбитражного суда Тульской области о том, что использованные заявителем обозначения сходны до степени смешения с зарегистрированным за истцом товарным знаком, ассоциируются у потребителей с последним и способны ввести в заблуждение потребителя в отношение лица, оказывающего услуги, учитывая, что основным видом деятельности и ООО Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК", и заявителя в рассматриваемый период является оказание юридических услуг, в том числе на территории г. Новомосковск Тульской области.

Ссылка заявителя на необъективность имеющегося в материалах дела экспертного заключения патентного поверенного Курчакова В.И., мотивированная тем, что последний оказывал ООО Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" помощь в регистрации знака обслуживания "ПРИЗЫВНИК", не принимается судом апелляционной инстанции во внимание.

Как правильно отметил суд первой инстанции, имеющееся в деле экспертное заключение составлено в соответствии с требованиями действующего законодательства. Основания считать результаты экспертного исследования необъективными и необоснованными, отсутствуют и у суда апелляционной инстанции. Отсутствуют у суда и сомнения в беспристрастности самого эксперта с учетом того, что заявитель не обосновал того, каким образом участие патентного поверенного при регистрации спорного товарного знака (знака обслуживания) обуславливает его заинтересованность в исходе настоящего дела, связанного с определением тождественности знака обслуживания обозначениям заявителя.

Как указано выше, суд первой инстанции, руководствуясь разъяснениями пункта 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", разрешил вопрос о сходстве до степени смешения спорных знака обслуживания и обозначений, используемых заявителем, с позиции рядового потребителя.

Учитывая названные разъяснения Президиума ВАС РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований и для назначения по делу повторной судебной экспертизы.

Кроме того, согласно ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

При этом, суд апелляционной инстанции считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что экспертное заключение является обоснованным и не содержит противоречий.

Приведенные заявителем в апелляционной жалобе доводы, касающиеся его несогласия с экспертом относительно исследования им лишь словесной составляющей знака обслуживания и вывода о не тождественности обозначения "ПРИЗЫВ-К" названному знаку обслуживания были обоснованно не приняты во внимание Арбитражным судом Тульской области.

По сути, все возражения против результатов проведенной по делу экспертизы, заявленные апеллянтом, не обладающим специальными знаниями в области товарных знаков (знаков обслуживания), сводятся к оспариванию выводов лица, являющегося специалистом в названной сфере.

С учетом того, что заявителем не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для назначении повторной экспертизы, суд отказывает ему в удовлетворении заявленного ходатайства.

Так как судом первой инстанции был установлен факт незаконного использования заявителем зарегистрированного за ООО Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" знака обслуживания в еженедельнике "Деловой посредник", им обоснованно было удовлетворено требование об обязании заявителя опубликовать в еженедельнике "Деловой посредник" решение суда о незаконном использовании обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская фирма призыв-к" обозначений, сходных до степени смешения со знаком обслуживания "Призывник".

Что касается размера компенсации за незаконное использование заявителем знака обслуживания в размере 40 000 руб., то он обоснованно взыскан судом первой инстанции в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ и пунктами 43.3, 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" на основании заявленных ООО Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" требований о взыскании этой компенсации за два месяца незаконного использования заявителем зарегистрированного за ним знака обслуживания "ПРИЗЫВНИК". При этом, расчет компенсации справедливо произведен судом с учетом имеющегося в деле лицензионного договора от 15.07.2010 о предоставлении права использования знака обслуживания (товарного), заключенного ООО Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" (лицензиаром) с ООО "Фирма Призывник" (г. Тула) (лицензиатом), в соответствии с которым стоимость по договору составила 10 000 руб.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Тульской области от 30 января 2012 года в выше указанной части.

Не находит оснований суд апелляционной инстанции и для отмены или изменения решения в части взыскания с заявителя в пользу ООО Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" судебных расходов в размере 16 000 руб., связанных с проведением по делу судебной экспертизы, поскольку, как верно указал суд первой инстанции, фактически экспертиза была направлена на выяснение правомерности заявленных нематериальных требований, которые были обоснованно удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме. Таким образом, частичное удовлетворение заявленных имущественных требований не может являться основанием для отнесения на заявителя расходов истца по оплате экспертизы в меньшем размере, чем взыскано судом первой инстанции.

Что касается довода заявителя о неправильном распределении судом первой инстанции судебных расходов по уплате государственной пошлины, то суд апелляционной инстанции считает его обоснованным по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, заявителем по иску была уплачена государственная пошлина в сумме 9 800 руб., в том числе 4 000 руб. за рассмотрение заявленного нематериального требования и 5 800 руб. - за рассмотрение имущественного требования о взыскании компенсации в размере 160 000 руб.

Заявленные истцом неимущественные требования были удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме, а имущественное требование частично в размере 40 000 руб., что составляет 25% от заявленных истцом требований.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Таким образом, исходя из принятого решения, суду надлежало взыскать с ответчика в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб., уплаченной за рассмотрение неимущественных требований, которые были удовлетворены в полном объеме, а также расходы по уплате госпошлины, уплаченной за рассмотрение имущественного требования, в размере 1 450 руб. с учетом его частичного удовлетворения (5 800 * 25%), а всего в сумме 5 450 руб.

Между тем, арбитражный суд области взыскал с ответчика в пользу истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.

На основании изложенного, решение Арбитражного суда Тульской области от 30 января 2012 года в указанной части принято с нарушением норм процессуального права и подлежит изменению.

Исходя из принятого судом апелляционной инстанции постановления и невозможности определить размер требований, заявленных апеллянтом в предъявленной жалобе, а также, учитывая, что один из его доводов был признан судом апелляционной инстанции обоснованным, судебные расходы по уплате госпошлины в размере 2 000 руб., уплаченной заявителем по апелляционной жалобе, распределяются между сторонами в равных долях.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 30 января 2012 года по делу N А68-10384/11 изменить в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Новомосковская фирма призыв-к" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК" судебных расходов в размере 22 000 рублей, в том числе, 6 000 рублей расходов по госпошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Военный юрист", г. Новомосковск Тульской области, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК", г. Тула, судебные расходы в размере 21 450 рублей, в том числе, 5 450 рублей в возмещение расходов по госпошлине и 16 000 рублей расходов на проведение экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "ПРИЗЫВНИК", г. Тула, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Военный юрист", г. Новомосковск Тульской области, в возмещение расходов по госпошлине за подачу апелляционной жалобы в сумме 1 000 рублей.

В остальной части решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с ч.1 ст. 275 Арбитражного процессуального кодекса РФ кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Л.А. Юдина

Судьи

Е.И. Можеева Е.В. Рыжова