Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2012 г. N 09АП-6488/12, N 09АП-5450/2012

г. Москва

N 09АП-5450/2012-ГК N 09АП-6488/2012-ГК

17 апреля 2012 г.

Дело N А40-27253/11-12-247

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 апреля 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.В. Титовым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Кузьминского Владислава Александровича и общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЬДОРАДО" на решение Арбитражного суда города Москвы от 07 февраля 2012 года по делу N А40-27253/11-12-247, принятое судьей Т.В. Васильевой,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Эльдорадо" к обществу с ограниченной ответственностью "Интеллект"

обществу с ограниченной ответственностью "Техноком", обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНОКОМ", обществу с ограниченной ответственностью "ЭПЛ-Хом", обществу с ограниченной ответственностью "ТехноКом", обществу с ограниченной ответственностью "ПОЛИГРАФИКА", обществу с ограниченной ответственностью "ТАНДЕМ", обществу с ограниченной ответственностью "Корса", индивидуальному предпринимателю Борисову А.С., индивидуальному предпринимателю Шамрай В.П., Кузьминскому В.А. третье лицо: закрытое акционерное общество "РСИЦ" о пресечении действий по нарушению прав на товарный знак в сети Интернет

в судебном заседании принимали участие представители:

от истца: Щедрова О.А. - доверенность от 07.02.2012

от ответчиков: Шамрай В.П. - лично, паспорт

от Кузьминского В.А. - Болотина Л.И., доверенность от 01.12.2011, Кузьминский В.А. -лично, паспорт

в судебное заседание не явились представители от: ООО "Интеллект", ООО "Техноком", ООО "ЭПЛ-Хом", ООО "ТЕХНОКОМ", ООО "ПОЛИГРАФИКА", ООО "ТАНДЕМ", ООО "Корса", ИП Борисова А.С., ЗАО "РСИЦ", извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬДОРАДО" (далее - ООО "ЭЛЬДОРАДО", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Интеллект" (ОГРН 1067746150295) (далее - ООО "Интеллект"), обществу с ограниченной ответственностью "Техноком" (ОГРН 1073233000279) (далее - ООО "Техноком"), обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНОКОМ" (ОГРН 1053301503936) (далее - ООО "ТЕХНОКОМ"), обществу с ограниченной ответственностью "Эпл-Хом" (ОГРН 1073528007211) (далее ООО "Эпл-Хом"), обществу с ограниченной ответственностью "Техноком" (ОГРН 1035205778750) (далее - ООО "Техноком"), обществу с ограниченной ответственностью "Техноком" (ОГРН 1045402497986) (далее - ООО "Техноком"), индивидуальному предпринимателю Борисову Алексею Сергеевичу, индивидуальному предпринимателю Шамрай Виктору Павловичу, обществу с ограниченной ответственностью "ТехноКом" (ОГРН 1036758313492) (далее - "ТехноКом"), обществу с ограниченной ответственностью "ПОЛИГРАФИКА" (ОГРН 1036900061670) (далее - ООО "ПОЛИГРАФИКА"), обществу с ограниченной ответственностью "ТАНДЕМ" (ОГРН 1097326001772) (далее - ООО "ТАНДЕМ"), обществу с ограниченной ответственностью "Корса" (ОГРН 1089847131110) (далее - ООО "Корса"), Кузьминскому Владиславу Александровичу о пресечении действий по нарушению прав на товарный знак "ЭЛЬДОРАДО" по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457 в сети Интернет (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.02.2012 исковые требования к ООО "Интеллект", ООО "ПОЛИГРАФИКА", ООО "Корса", Кузьминскому В.А. удовлетворены, в остальной части иска отказано.

При этом суд исходил из того, что истцом представлены доказательства, подтверждающие факты нарушения ООО "Интеллект", ООО "ПОЛИГРАФИКА", ООО "Корса", Кузьминским В. А. исключительных прав на товарный знак "ЭЛЬДОРАДО" по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457.

Не согласившись с принятым решением суда, Кузьминский Владислав Александрович подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда от 07.02.2012, указывая на то, что 28.04.2001 им заключен договор с ЗАО "РСИЦ" на оказание услуг по регистрации спорных доменов, 15.06.2008 Кузьминский В.А. зарегистрировал доменное имя "Eldorado77", что исключительное право на товарный знак у истца появилось 16.12.2011.

Истцом в материалы дела представлены письменные пояснения на апелляционную жалобу Кузьминского В.А., в которых ООО "ЭЛЬДОРАДО" указывает, что доменные имена были зарегистрированы Кузьминским В.А. позднее регистрации товарных знаков по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457; обозначение, используемое Кузьминским В.А. в доменных именах eldorado32.ru, eldorado33.ru, eldorado35.ru, eldorado52.ru, eldorado54.ru, eldorado61.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado73.ru, является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, зарегистрированными по свидетельствам NN 204667, 244380, 276457.

Не согласившись с принятым решением суда, истец также подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда от 07.02.2012 в части отказа в удовлетворении исковых требований о запрете Кузьминскому Владиславу Александровичу администрировать доменные имена eldorado32.ru, eldorado33.ru, eldorado35.ru, eldorado52.ru, eldorado54.ru, eldorado61.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado73.ru, содержащие обозначение "ЭЛЬДОРАДО" ("Eldorado").

В обоснование апелляционной жалобы ООО "ЭЛЬДОРАДО" указывает на то, что факт использования Кузьминским В.А. обозначения "Eldorado" в доменных именах eldorado32.ru, eldorado33.ru, eldorado35.ru, eldorado52.ru, eldorado54.ru, eldorado61.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado73.ru. подтверждается материалами дела и сторонами не оспаривается.

Третье лицо - ЗАО "РСИЦ", в материалы дела представило письменные пояснения, в которых оставило разрешение спора на усмотрение суда.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчиков, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит изменению в части отказа в удовлетворении исковых требований о запрете Кузьминскому Владиславу Александровичу администрировать доменные имена eldorado32.ru, eldorado33.ru, eldorado35.ru, eldorado52.ru, eldorado54.ru, eldorado61.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado73.ru, содержащие обозначение "ЭЛЬДОРАДО" ("Eldorado"), исходя следующего.

Как следует из материалов дела и установлено апелляционным судом, истцу принадлежит исключительное право на товарный знак "ЭЛЬДОРАДО" по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457.

ООО "ЭЛЬДОРАДО" является единственным лицом, имеющим право использовать зарегистрированный на территории Российской Федерации в соответствие со свидетельствами N 204667, N 244380, N 276457 товарный знак "ЭЛЬДОРАДО". Указанные товарные знаки зарегистрированы в классах МКТУ: 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42(л.д. 92-128, том 1).

Истцу стало известно о том, что в сети Интернет зарегистрированы доменные имена eldorado32.ru, eldorado33.ru, eldorado35.ru, eldorado52.ru, eldorado54.ru, eldorado61.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado69.ru, eldorado73.ru, eldorado77.ru, eldorado78.ru., владельцем, то есть пользователем (администратором), которого является Кузьминский Владислав Александрович, что подтверждается сведениями ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" (л.д. 108-109, том 2).

Данный факт подтверждается материалами дела и ответчиком - Кузьминским В.А., не оспаривается.

Судебная коллегия полагает, что суд первой инстанции верно пришел к выводу о том, что фактическое использование ресурсов сайта, на котором размещена информация, невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, владеющего паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени в Интернет-сайте.

Владелец Интернет-сайта должен нести ответственность за размещение информации, противоречащей закону, поскольку именно он является лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Владелец сайта является, как правило, администратором соответствующего домена и выступает инициатором его регистрации.

Правилами регистрации доменных имен предусмотрено, что в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Ответчик - Кузьминский В. А., как администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

Товарный знак (знак обслуживания) "ЭЛЬДОРАДО" по свидетельствам N N 204667, 244380, 276457 является словесным обозначением, выполненным стандартными заглавными буквами русского алфавита (кириллицей).

В силу части 1 стстатьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В соответствии с частью 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами, в том числе, протоколами осмотра сайтов, составленными в отношении ООО "Интеллект", ООО "ПОЛИГРАФИКА", ООО "Корса" (44-53, том 1).

Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, указано, что при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 14.4.2 Правил предусмотрено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы (п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

При визуальном сравнении обозначения, расположенного в доменных именах eldorado32.ru, eldorado33.ru, eldorado35.ru, eldorado52.ru, eldorado54.ru, eldorado61.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado69.ru, eldorado73.ru, eldorado77.ru, eldorado78.ru., с товарным знаком истца, сходство до степени смешения отдельных его элементов имеет место быть, что является нарушением исключительных прав истца.

Доменные имена eldorado32.ru, eldorado33.ru, eldorado35.ru, eldorado52.ru, eldorado54.ru, eldorado61.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado69.ru, eldorado73.ru, eldorado77.ru, eldorado78.ru., и охраняемый товарный знак хоть и выполнены буквами разного алфавита, но при их прочтении складывается твердое убеждение об их тесной связи, поскольку доменные имена eldorado32.ru, eldorado33.ru, eldorado35.ru, eldorado52.ru, eldorado54.ru, eldorado61.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado69.ru, eldorado73.ru, eldorado77.ru, eldorado78.ru., по своей сути является транскрипцией слова "ЭЛЬДОРАДО" в переводе на буквы латинского алфавита, что и не оспаривается сторонами по делу и является очевидным.

В соответствии с положениями ГК РФ, право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

При таких условиях сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку истца, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование.

Кроме того, в условиях, когда нормативные правовые акты, регулирующие порядок регистрации доменных имен, не содержат прямого запрета на использование в доменном имени, заявленном к регистрации, чужого товарного знака (фирменного наименования), действия ответчика по использованию в доменном имени товарного знака, правообладателем которого является другое лицо, о чем должно быть известно ответчику, расценивается судом как злоупотребление правом, которое не подлежит судебной защите.

Исковые требования в отношении ООО "Интеллект", ООО "ПОЛИГРАФИКА", ООО "Корса" и Кузьминского В.А. о запрете использования обозначения "ЭЛЬДОРАДО" ("Eldorado") в доменных именах eldorado32.ru, eldorado33.ru, eldorado35.ru, eldorado52.ru, eldorado54.ru, eldorado61.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado69.ru, eldorado73.ru, eldorado77.ru, eldorado78.ru. в сети Интернет являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В связи с отсутствием в материалах дела достаточных и достоверных доказательств нарушения ООО "ТАНДЕМ", ООО "Техноком", ООО "ТЕХНОКОМ", ООО "Эпл-Хом", ООО "Техноком", ООО "Техноком", ИП Борисова А.С., ИП Шамрай В.П., ООО "ТехноКом" исключительных прав истца на товарный знак "ЭЛЬДОРАДО" по свидетельствам N 204667, N 244380, N 276457 суд первой инстанции правомерно в этой части удовлетворения исковых требований ООО "ЭЛЬДОРАДО" отказал.

Так как материалами дела подтвержден факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак "ЭЛЬДОРАДО" по свидетельствам N 204667, N 244380, N 276457, то указанное право подлежит защите путем запрета Кузьминскому Владиславу Александровичу администрировать доменные имена eldorado32.ru, eldorado33.ru, eldorado35.ru, eldorado52.ru, eldorado54.ru, eldorado61.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado69.ru, eldorado73.ru, eldorado77.ru, eldorado78.ru., содержащие обозначение "ЭЛЬДОРАДО" ("Eldorado").

Довод апелляционной жалобы Кузьминского В.А. о том, что товарный знак истца незаконно зарегистрирован, поскольку содержит обозначение состоящего из географического названия населенного пункта в США - Эль Дорадо подлежит отклонению как не подтвержденный материалами дела.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Отсутствие данных социологического опроса при сравнении обозначений товарного знака и наименования домена не привело к принятию неправильного решения.

Доводы апелляционной жалобы, сводящиеся фактически к повторению утверждений исследованных и правомерно отклоненных арбитражным судом первой инстанции, не могут служить основанием для отмены или изменения судебного акта, поскольку не свидетельствуют о нарушении судом норм материального и процессуального права.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 февраля 2012 года по делу N А40-27253/11-12-247 изменить в части отказа в запрете Кузьминскому Владиславу Александровичу администрировать доменные имена eldorado35.ru, eldorado61.ru, eldorado33.ru, eldorado32.ru, eldorado54.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado52.ru, eldorado73.ru.

Запретить Кузьминскому Владиславу Александровичу администрировать доменные имена eldorado35.ru, eldorado61.ru, eldorado33.ru, eldorado32.ru, eldorado54.ru, eldorado62.ru, eldorado67.ru, eldorado69.ru, eldorado52.ru, eldorado73.ru, eldorado77.ru, eldorado78.ru содержащие обозначение "ЭЛЬДОРАДО" ("Eldorado").

В остальной части решение оставить без изменения.

В удовлетворении апелляционной жалобы Кузьминского Владислава Александровича отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев Е.Б. Расторгуев