Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2012 г. N 09АП-13439/12, N 09АП-18776/2012

г. Москва

N 09АП-13439/2012-ГК N 09АП-18776/2012-ГК

02 июля 2012 г.

Дело N А40-118773/11-19-191

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 июля 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.В. Лаврецкой

судей Е.Б. Расторгуева, А.А. Солоповой

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Brilliant Limited (Ltd.), ООО "Русский автомобильный портал" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.04.2012 по делу N А40-118773/11-19-191

по иску ООО "Авто.Ру" (Москва, Лефортовский пер., 12/50, стр. 1)

к Brilliant Limited (Ltd.) третьи лица: ЗАО "РСИЦ", ООО "Русский автомобильный портал"

о защите исключительных прав и взыскании 700 000 руб. компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Арабей Е.А. (по доверенности от 25.03.2012), Степанян А.Ж. (по доверенности от 25.03.2012), Бойко О.Н. (по доверенности от 21.03.2012), Агафонова А.А. (по доверенности от 25.03.2012)

от ответчика: Шинкаренко П.В. (по доверенности от 23.12.2011)

от третьего лица: от ООО "Русский автомобильный портал" - Фомичев М.Ю. (по доверенности от 27.04.2012)

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: от ЗАО "РСИЦ" - извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Billiant Limited (Ltd.) о запрете использования товарных знаков "AVTO.RU", "auto.ru" в доменном имени "avto.ru"; запрете использования фирменного наименования "АВТО.РУ" "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru"; взыскании 700 000 руб. компенсации.

ЗАО "РСИЦ", ООО "Русский автомобильный портал" были привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.04.2012 по делу N А40-118773/11-19-191 было удовлетворено исковое требование о запрете Brilliant Limited (Ltd) использовать фирменное наименование "АВТО.РУ" "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru". С Brilliant Limited (Ltd) в пользу общества с ограниченной

ответственностью "АВТО.РУ" взыскано 300 000 руб. компенсации, 11 285 руб. 72 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины. В удовлетворении остальной части иска было отказано.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены в порядке статей 266,268 АПК РФ в связи с апелляционными жалобами ответчика и третьего лица, в которых они просили отменить решение в части удовлетворения иска.

В обоснование апелляционных жалоб указано на отсутствие сходства в наименовании истца и ответчика и их деятельности. Заявители указали, что обозначение "АВТО" по классам МКТУ12 (транспортные средства), 39(транспортировка), 40( обработка материалов, в том числе тюнинг автомобилей) является описательным именно для таких товаров и работ и поэтому не может иметь правовую охрану.

Заявители жалоб обратили внимание, что, отказав в удовлетворении иска о запрете использования товарных знаков истца в доменном имени, суд применил статьи 1484 и1515 ГК РФ, не подлежащие, в таком случае, применению.

Третье лицо заявило о его ненадлежащем уведомлении о судебном заседании.

В заседании апелляционной инстанции заявители апелляционных жалоб настаивали на доводах жалоб, пояснили об обжаловании решения в части удовлетворенных требований.

Представитель истца выразил согласие с решением суда, в удовлетворении жалоб просил отказать, не возражал против рассмотрения дела в обжалуемой части решения.

Согласно пункту 5 статьи 268 АПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает законность и обоснованность решения в обжалуемой части.

Проверив доводы жалобы и материалы дела в соответствии с главой 34 АПК РФ, выслушав объяснения представителей сторон, апелляционный суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения жалоб на основании следующего.

В Единый государственный реестр юридических лиц филиалом N 3 Московской регистрационной палаты внесена запись о создании юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ" (сокращенное наименование ООО "АВТО.РУ")( за основным государственным регистрационным номером 1027700034670 и на иностранном языке "AUTO.RU").

Уставом ООО "АВТО.РУ", утвержденным протоколом N 14 общего собрания участников общества от 25.11.2010, свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 17.07.2002 г.; выпиской из ЕГРЮЛ от 14.10.2011 г. N 223927В-3/2011 подтверждено право истца на полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование.

Из представленных ООО "АВТО.РУ" материалов следует, что указанному обществу принадлежат исключительные права на комбинированный знак обслуживания "AVTO.RU" по свидетельству N 443728 с приоритетом от 17.03.2011 г. и комбинированный знак обслуживания "auto.ru" по свидетельству N 412362 с приоритетом от 02.06.2006 г., зарегистрированные в установленном законом порядке.

Комбинированный знак обслуживания по свидетельству на товарный знак N 443728 представляет собой словесный элемент "AVTO.RU", выполненный заглавными буквами стандартным шрифтом в латинице. Комбинированный знак обслуживания по свидетельству на товарный знак N 443728 представляет собой словесный элемент "auto.ru", выполненный курсивом в латинице.

По данным ЗАО "РСИЦ" (письмо от 29.04.2011 г.. и от 09.11.2011 г.. ) за Billiant Limited (Ltd.) в сети Интернет 18.07.2007 г.. было зарегистрировано доменное имя avto.ru.

Настаивая на запрете Brilliant Limited (Ltd) использовать товарные знаки "AVTO.RU", "auto.ru" в доменном имени "avto.ru" и фирменное наименование "АВТО.РУ" "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru", ООО "Авто.Ру" указало, что использование ответчиком обозначений "avto.ru", "AVTO.RU", "Авто.ру" на веб-сайте, расположенном по адресу: htpp://www.avto.ru, а также в доменном имени htpp://www.avto.ru. нарушает исключительные права ООО "АВТО.РУ" на использование товарного знака и фирменного наименования, поскольку вышеуказанное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками N 443728 и N 412362 "AVTO.RU", "auto.ru"и фирменным наименование истца.

В удовлетворении иска о запрете использования товарных знаков "AVTO.RU", "auto.ru" в доменном имени "avto.ru" было отказано. Решение в этой части не обжаловано.

Удовлетворяя требование о запрете использования фирменного наименования "АВТО.РУ" "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru", суд исходил из неправомерного использования в доменном имени на веб-сайте обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО "АВТО.РУ"/ "AUTO.RU", исходил из того, что действиями ответчика вызвана невозможность для истца использовать свое фирменное наименование путем указания его в доменном имени "avto.ru", т.е. невозможности использовать свою интеллектуальную собственность по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Суд принял во внимание статью 10 bis с Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года (далее - Парижская конвенция), содержащей запрет недобросовестной конкуренции, под которой в параграфе 2 понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Исходил из того, что российской судебной практикой выработаны критерии, позволяющие определить нарушения статьи 10 bis Парижской конвенции и соблюдение честных обычаев в сфере регистрации доменных имен. Согласно данным критериям регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет законных прав и интересов в отношении доменного имени.

Судебная коллегия считает удовлетворение иска в части о запрете использования фирменного наименования "АВТО.РУ" "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru" неправомерным и подлежащим отмене.

Согласно статье 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Таким образом, запрет на использование фирменного наименования в доменном имени не указано законодателем в числе способов защиты исключительного права на фирменное наименование.

Такой способ защиты установлен статьей 1484 ГК РФ, установившей исключительное право на товарный знак. Решение об отказе в удовлетворении требование о запрете использовать товарные знаки "AVTO.RU", "auto.ru" в доменном имени "avto.ru" не оспорено.

Кроме того, в основание довода жалобы о том, что обозначение "АВТО" по классам МКТУ12 (транспортные средства), 39(транспортировка), 40( обработка материалов, в том числе тюнинг автомобилей) является описательным именно для таких товаров и работ и поэтому не может иметь правовую охрану, представлено заключение коллегии палаты по патентным спорам, согласно которому, рассмотрев возражения ООО "Русский автомобильный портал" и Brilliant Limited (Ltd.) от 24.02.2012, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 443728 признано недействительным, поскольку обозначение образовано из элементов, являющихся неохраняемыми, и в связи с отсутствием доказательств приобретения обозначением "AVTO.RU" различительной способности в результате его интенсивного использования правообладателем.

Доменное имя "avto.ru" зарегистрировано на веб-сервисе WHOIS.TCINET.RU с датой создания 01.03.1999. Регистратором доменного имени с 03.03.2003 на веб-сервисе WHOIS.TCINET.RU является ЗАО "РСИЦ". Ответчик стал владельцем доменного имени "avto.ru" на основании договора купли-продажи доменного имени от 20.07.2007.Третье лицо является администратором сайта с доменным именем " www.avto.ru" на основании договора с ответчиком от 01.04.2008( с ежегодным возобновлением). С учетом того, что сходство доменного имени с фирменным наименованием вызвано тем, что наименование является описательным и не обладает различительной способностью, описывает тематику сайта, отсутствуют основания для вывода о том, что у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени. Поэтому аннулирование регистрации доменного имени на основании статью 10 bis с Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года (далее - Парижская конвенция),содержащей запрет недобросовестной конкуренции, признается необоснованным.

Поскольку удовлетворение иска о запрете использования фирменного наименования "АВТО.РУ" "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru" признается необоснованным, а в части требования о запрете использования товарных знаков "AVTO.RU", "auto.ru" в доменном имени "avto.ru" отказано и не обжаловано сторонами, удовлетворение требования о взыскании компенсации признается неправомерным.

Довод о ненадлежащем уведомлении третьего лица о судебном заседании отклоняется как противоречащий почтовому уведомлению (л.д.84,т.4).

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств, апелляционным судом признается необходимым отменить решение суда первой инстанции в обжалуемой части.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 апреля 2012 года по делу N А40-118773/11-19-191 в обжалуемой части отменить.

В удовлетворении иска о запрете Brilliant Limited (Ltd.) использовать фирменное наименование "АВТО.РУ" "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru", взыскании компенсации и возмещении расходов по уплате госпошлины отказать.

Взыскать с ООО "Авто.Ру":

- в пользу ООО "Русский автомобильный портал" 2000 руб. в возмещение расходов на госпошлину по апелляционной жалобе;

- в пользу Brilliant Limited (Ltd.) 2000 руб. в возмещение расходов на госпошлину по апелляционной жалобе.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Н.В. Лаврецкая

Судьи

А.А. Солопова Е.Б. Расторгуев