Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 октября 2012 г. N Ф05-8941/12 по делу N А40-118773/2011

г. Москва

04 10 2012 г.

Дело N А40-118773/11-19-191

Резолютивная часть постановления объявлена 27.09.2012.

Полный текст постановления изготовлен 04.10.2012.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Комоловой М. В.,

судей Власенко Л. В., Дунаевой Н. Ю.,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ" - Зуйков С.А.-доверенность от 17.07.2012,Юрьева О.Е.-доверенность от 17.07.2012,Бойко О.Н.-доверенность от 21.03.2011,Арабей Е.А.-доверенность от 25.03.2012,

от Brilliant Limited (Ltd.) - не явился,

от третьего лица закрытого акционерного общества "РСИЦ" - не явился,

от третьего лица общества с ограниченной ответственностью "Русский автомобильный портал"-Фомичев М.Ю.-доверенность от 27.04.2012,Кабакова А.А.-доверенность от 12.09.2012

рассмотрев 27.09.2012 в судебном заседании кассационную

жалобу истца общества с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ"

на решение от 18.04.2012

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Хайло Е.А.,

на постановление от 02.07.2012

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Лаврецкой Н.В., Расторгуевым Е.Б., Солоповой А.А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ"

к Brilliant Limited (Ltd.)

о защите исключительных прав и взыскании 700 000 руб. 00 коп. компенсации

третьи лица: закрытое акционерное общество "РСИЦ", общество с ограниченной ответственностью "Русский автомобильный портал"

УСТАНОВИЛ:

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Комоловой М. В.,

судей Власенко Л. В., Дунаевой Н. Ю.,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ" - Зуйков С.А.-доверенность от 17.07.2012,Юрьева О.Е.-доверенность от 17.07.2012,Бойко О.Н.-доверенность от 21.03.2011,Арабей Е.А.-доверенность от 25.03.2012,

от Brilliant Limited (Ltd.) - не явился,

от третьего лица закрытого акционерного общества "РСИЦ" - не явился,

от третьего лица общества с ограниченной ответственностью "Русский автомобильный портал"-Фомичев М.Ю.-доверенность от 27.04.2012,Кабакова А.А.-доверенность от 12.09.2012

рассмотрев 27.09.2012 в судебном заседании кассационную

жалобу истца общества с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ"

на решение от 18.04.2012

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Хайло Е.А.,

на постановление от 02.07.2012

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Лаврецкой Н.В., Расторгуевым Е.Б., Солоповой А.А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ"

к Brilliant Limited (Ltd.)

о защите исключительных прав и взыскании 700 000 руб. 00 коп. компенсации

третьи лица: закрытое акционерное общество "РСИЦ", общество с ограниченной ответственностью "Русский автомобильный портал"

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ" (далее по тексту - ООО "АВТО.РУ", истец) обратилось с иском в Арбитражный суд города Москвы к Brilliant Limited (Ltd.) (далее по тексту - ответчик) о запрете использования товарных знаков "AVTO.RU", "auto.ru" в доменном имени "avto.ru", о запрете использования фирменного наименования "АВТО.РУ", "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru" и взыскании 700 000 руб. 00 коп. компенсации.

Решением от 18.04.2012 иск был удовлетворен в части требования о запрете Brilliant Limited (Ltd) использовать фирменное наименование "АВТО.РУ" "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru". С Brilliant Limited (Ltd) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ" взыскано 300 000 руб. 00 коп. компенсации, 11 285 руб. 72 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины. В удовлетворении остальной части иска было отказано.

Рассмотрев дело в части удовлетворенных требований по апелляционной жалобе ответчика в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 02.07.2012 отменил решение от 18.04.2012 в обжалуемой части, в удовлетворении иска о запрете Brilliant Limited (Ltd.) использовать фирменное наименование "АВТО.РУ" "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru", а также во взыскании компенсации и возмещении расходов по уплате госпошлины отказал.

При разрешении спора судами было установлено, что 14.05.1997 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "АВТО.РУ" (сокращенное наименование ООО "АВТО.РУ", на иностранном языке "AUTO.RU") за основным государственным регистрационным номером 1027700034670.

Уставом ООО "АВТО.РУ", утвержденным протоколом N 14 общего собрания участников общества от 25.11.2010, свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 17.07.2002, выпиской из ЕГРЮЛ от 14.10.2011 N 223927В-3/2011 подтверждено право истца на полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование.

Как следует из судебных актов, ООО "АВТО.РУ" принадлежат исключительные права на комбинированный знак обслуживания "AVTO.RU" по свидетельству на товарный знак N 443728 с приоритетом от 17.03.2011 и комбинированный знак обслуживания "auto.ru" по свидетельству на товарный знак N 412362 с приоритетом от 02.06.2006, зарегистрированные в отношении товаров и услуг по 16,35,38 классам МКТУ, а именно печатной продукции, периодики; интерактивной рекламы в компьютерной сети; обновления рекламных материалов, публикации рекламных текстов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений, рекламы; телеконференции (интернет), доска сообщений электронная.

Комбинированный знак обслуживания по свидетельству на товарный знак N 443728 представляет собой словесный элемент "AVTO.RU", выполненный заглавными буквами стандартным шрифтом в латинице.

Комбинированный знак обслуживания по свидетельству на товарный знак N 412362 представляет собой словесный элемент "auto.ru", выполненный курсивом в латинице.

18.10.2007 за ответчиком - Brilliant Limited (Ltd.) в сети Интернет зарегистрировано доменное имя "avto.ru".

Удовлетворяя требование о запрете использования фирменного наименования "АВТО.РУ" и "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru", суд первой инстанции исходил из неправомерного использования ответчиком в доменном имени на веб-сайте в сети Интернет обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО "АВТО.РУ" и "AUTO.RU", а также того, что действиями ответчика вызвана невозможность для истца использовать свое фирменное наименование путем указания его в доменном имени "avto.ru", то есть невозможности использовать свою интеллектуальную собственность по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Частично удовлетворяя требование о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак, суд первой инстанции сослался на то, что право на товарный знак "auto.ru" по свидетельству N 412362 с приоритетом от 02.06.2006, возникло у истца ранее регистрации за ответчиком доменного имени, и обозначение, используемое в доменном имени и на веб-сайте ответчика для продажи и рекламы услуг, однородных товарам и услугам, оказываемым истцом, являются сходными до степени смешения и могут ввести в заблуждение потребителя относительно производителя услуг.

Отменяя решение от 18.04.2012 в обжалуемой части, а именно в части удовлетворенных судом первой инстанции требований и отказывая в удовлетворении этих требований, суд апелляционной инстанции указал на то, что запрет на использование фирменного наименования в доменном имени не предусмотрен законодателем в числе способов защиты исключительного права на фирменное наименование, при этом сходство доменного имени с фирменным наименованием вызвано тем, что наименование является описательным и не обладает различительной способностью, описывает тематику сайта, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени.

Признав требование о запрете использования фирменного наименования "АВТО.РУ" и "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru" не подлежащим удовлетворению и ссылаясь на отказ суда первой инстанции в удовлетворении требования истца о запрете использования товарных знаков "AVTO.RU", "auto.ru" в доменном имени "avto.ru", что не обжаловалось сторонами, суд апелляционной инстанции признал не подлежащим удовлетворению и требование о взыскании компенсации.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, ООО "АВТО.РУ" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, принятой судом в уточненной редакции, в которой просит постановление апелляционного суда отменить, а решение суда первой инстанции оставить в силе.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на неверное толкование судом апелляционной инстанции норм материального права, на неприменение закона, подлежащего применению.

Истец настаивает на том, что судами обеих инстанций установлены его права на фирменное наименование, включая исключительное право на его использование.

Истец указывает, что в результате регистрации и использования ответчиком доменного имени "avto.ru", в видах деятельности, подпадающих под перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца "auto.ru" по свидетельству N 412362 с приоритетом от 02.06.2006, истец лишен права использовать принадлежащий ему товарный знак в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

ООО "АВТО.РУ" указывает на то, что ответчик стал использовать доменное имя "avto.ru" в сети Интернет после регистрации истца в качестве юридического лица и после регистрации его товарного знака "auto.ru".

ООО "АВТО.РУ" отмечает, что поскольку суд первой инстанции взыскал сумму компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, и тем самым привлек ответчика к ответственности и осуществил защиту прав истца на товарный знак "auto.ru", решение суда в части отказа в удовлетворении требования о запрете использования этого товарного знака в доменном имени не обжаловалось.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Русский автомобильный портал" против удовлетворения кассационной жалобы возражало, ссылаясь на законность постановления суда апелляционной инстанции.

Ответчик и третье лицо ЗАО "РСИЦ", надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы, изложенные в уточненной кассационной жалобе.

Третье лицо ООО "Русский автомобильный портал" против удовлетворения кассационной жалобы возражало по основаниям, изложенным в отзыве.

Обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в принятых по делу судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица (статья 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Названные нормы права отвечают положениям Парижской Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к Конвенции, охранять наряду с другими объектами фирменные наименования. Согласно статье 10.bis названной конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Из содержания подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации истец как правообладатель товарного знака вправе требовать от нарушителя выплаты денежной компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Сумма компенсации определяется судом в указанном законом пределах, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного данной статьей.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив все представленные сторонами доказательства, а также доводы и возражения участвующих в деле лиц, руководствуясь положениями действующего законодательства, правильно определил спорные правоотношения, с достаточной полнотой выяснил имеющие существенное значение для дела обстоятельства и, установив, что сходное до степени смешения доменное имя "avto.ru" было зарегистрировано ответчиком позднее возникновения права истца на фирменное наименование и на товарный знак истца "auto.ru" по свидетельству N 412362, пришли к обоснованному и правомерному выводу о запрете ответчику использовать фирменного наименования "АВТО.РУ" и "AUTO.RU" в доменном имени "avto.ru", а также о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Нормы материального права в отношении удовлетворенных требований применены судом первой инстанции правильно и в соответствии с практикой их применения, установленной в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 N 9833/09, от 11.11.2008 N5560/08, от 22.06.2010 N 4819/10, в связи с чем у суда апелляционной инстанции не было оснований для применения указанных норм права в ином истолковании и переоценки выводов суда первой инстанции в части удовлетворения иска, то есть отсутствовали основания, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции в обжалованной части.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений, а поэтому обжалуемое постановление подлежит отмене, а решение суда в части удовлетворения иска -оставлению в силе.

Суд кассационной инстанции отмечает, что в части отказа в удовлетворении исковых требований, в том числе требования о запрете использования в доменном имени "avto.ru" товарного знака "auto.ru" по свидетельству на товарный знак N 412362 с приоритетом от 02.06.2006, решение суда первой инстанции не обжаловалось и не пересматривалось в апелляционном порядке, в связи с чем в этой части решение суда не может быть предметом кассационного пересмотра, а поэтому проверка и оценка выводов суда в отношении этой части иска судом кассационной инстанции не осуществлялась.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2012 по делу N А40-118773/11-19-191 отменить, решение Арбитражного суда города Москвы от 18.04.2012 по тому же делу оставить в силе.

Председательствующий судья

М.В.Комолова

Судьи

Л.В.Власенко Н.Ю.Дунаева