Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2012 г. N 09АП-17016/12, N 09АП-17017/2012

г. Москва

N 09АП-17016/2012-ГК N 09АП-17017/2012-ГК

23 июля 2012 г.

Дело N А40-4735/12-5-47

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июля 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 июля 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой

судей А.И. Трубицына, А.А. Солоповой

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Нетлинк Лтд. (Netlink Ltd.) и ЗАО "Колакс-М" на решение Арбитражного суда города Москвы от 20 апреля 2012 года по делу N А40-4735/12-5-47, принятое судьёй Н.Н. Тарасовым по иску ЗАО "Колакс-М" (ОГРН 1087746797247; 124482, г. Москва, г. Зеленоград, проезд Савелкинский, д. 4, оф. 1313), ЗАО "Колакс-М" (ОГРН 1037700096587; 103473, г. Москва, переулок Волконский 2-й, д. 1/20, стр.7) к Нетлинк Лтд. (Netlink Ltd.) третье лицо: ООО "СэйлНэймс" о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истцов: Верюлин А.В. (по доверенности от 21.06.2011)

от ответчика: Павлова Т.Н. (по доверенности от 08.02.2012)

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: извещен.

УСТАНОВИЛ:

ЗАО "Колакс-М" (ОГРН 1087746797247) и ЗАО "Колакс-М" (ОГРН 1037700096587) (далее - соистцы) обратились 12 декабря 2011 года в Арбитражный суд города Москвы с иском о запрете ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.) (далее - ответчик) использования товарного знака по свидетельству N 373771, а также фирменного наименования истцом в доменном имени COLAX.RU в сети Интернет (л.д. 3-7).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20 апреля 2012 года по делу N А40-4735/12-5-47 запрещено ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.) использование товарного знака "КОЛАКС" по свидетельству РФ N 373771 в доменном имени "COLAX.RU" в сети Интернет.

Требование о признании действий ответчика незаконными и нарушающими права истцов, злоупотреблением правом - оставлено без рассмотрения.

В удовлетворении остальной части иска - отказано.

Взыскано с ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.) в пользу закрытого акционерного общества "Колакс-М" (ИНН 7707146938, г. Москва) 4 000 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвращено ЗАО "Колакс-М" (ИНН 7735542193, г. Москва) из федерального бюджета 4 000 рублей излишне оплаченной платежным поручением от 14.10.2011 г.. N 2120 государственной пошлины (л.д. 122-123).

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы от 20 апреля 2012 года по делу N А40-4735/12-5-47 соистцы обратились с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд 23 мая 2012 года.

По мнению заявителя жалобы, решение в части оставления без рассмотрения иска является незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.

Заявитель просит отменить решение суда от 20 апреля 2012 года по делу N А40-4735/12-5-47 в части оставления иска без рассмотрения и принять по делу новый судебный акт, которым требования соистцов удовлетворить в полном объеме.

Не согласившись с судебным актом суда первой инстанции, ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.) 24 мая 2012 года обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы от 20 апреля 2012 года по делу N А40-4735/12-5-47 отменить.

Заявитель отмечает в жалобе, что судебный акт является незаконным и необоснованным, нарушения со стороны ответчика отсутствуют, судом не исследован вопрос, касающийся факта использования самого доменного имени Colax.Ru в сети Интернет, ошибочно применены нормы Парижской конвенции.

Заявитель просит решение суда от 20 апреля 2012 года по делу N А40-4735/12-5-47 в части запрета ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.) использование товарного знака "КОЛАКС" по свидетельству РФ N 373771 в доменном имени "COLAX.RU" в сети Интернет отменить.

Третье лицо: ООО "СэйлНэймс" своих представителей в судебное заседание апелляционного суда не направило, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции рассматривает дело без участия представителей ООО "СэйлНэймс", извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истцов доводы, изложенные в жалобе поддержал, просит отменить решение суда первой инстанции в части оставления иска без рассмотрения, представитель ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.) в судебном заседании апелляционного суда с доводами, изложенными в апелляционной жалобе истцов не согласен.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика доводы, изложенные в апелляционной жалобе ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.), поддерживает, просит отменить решение суда первой инстанции в части запрета ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.) использование товарного знака "КОЛАКС" по свидетельству РФ N 373771 в доменном имени "COLAX.RU" в сети Интернет, представитель истцов приводил свои возражения.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителя соистцов и ответчика считает, что решение суда первой инстанции от 20 апреля 2012 года по делу N А40-4735/12-5-47 подлежит отмене в части оставления без рассмотрения требования о признании действий ответчика незаконными и нарушающими права истцов, злоупотреблением права и возврата ЗАО "Колакс-М" из федерального бюджета государственной пошлины в размере 4000 рублей по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, на основании свидетельства РФ на товарный знак (знак обслуживания) N 373771 истцу принадлежат исключительные права на товарный знак со словесным обозначением "Колакс", который зарегистрирован в отношении товаров 07, 09, 11, 35, 42 классов МКТУ с приоритетом от 02.03.2007 года.

18.10.2011 г.. нотариусом г. Москвы Новопашиной У.С. был произведен осмотр информации, размещенной на сайте под доменным именем COLAX.RU, согласно результатам которого был установлен факт соответствия наименования доменного имени товарному знаку "Колакс".

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельными доводы апелляционной жалобы ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.) о том, что судебный акт является незаконным и необоснованным, нарушения со стороны ответчика отсутствуют, судом не исследован вопрос, касающийся факта использования самого доменного имени COLAX.RU в сети Интернет, ошибочно применены нормы Парижской конвенции и отклоняет на основании следующего.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства обозначения с товарным знаком правообладателя в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с Приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, утвердившим Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, обозначение считается сходным до степени смешения с другими обозначениями, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельное отличие.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

В том случае, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (ст. 1252 ГК РФ).

В соответствии со статьёй 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих возражений.

Согласно статье 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Предъявляя иск, истец указал на то, что ответчик зарегистрировал доменное имя COLAX.RU после даты приоритета товарного знака истца.

Судом первой инстанции установлено, что имеется сходство до степени смешения товарного знака истца и наименования доменного имени сайта (л.д. 123).

Кроме того, согласно статье 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности такие действия подлежат запрету. В силу пункта 1 указанной конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, и согласно подп. 1 пункта 3 подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Поскольку материалами дела подтвержден факт сходности товарного знака истца и обозначения, использованного на сайте первого ответчика, а также при вводе в гражданский оборот товаров вторым и третьим ответчиками, требование истца о запрете ответчику использовать его товарный знак суд первой инстанции признал правомерным.

В части требований о запрете незаконного использования фирменного наименования суд не находит правовых оснований для их удовлетворения, т.к. вопреки положениям ст. 4, 65 АПК РФ, убедительных доказательств в обоснование данного требования суду не предъявлено.

Доказательства схожести до степени смешения используемого ответчиком словесного обозначения с фирменным наименованием соистцов с учетом отсутствия в нем указания на организационно-правовую форму, суду первой инстанции не представлены.

Оснований для переоценки данных выводов суда первой инстанции апелляционная коллегия не усматривает.

Судом апелляционной инстанции проверен довод апелляционной жалобы истцов о том, что судом первой инстанции нарушены нормы процессуального права, поскольку оставлено без рассмотрения требование истцов о признании действий ответчика незаконными и нарушающими права истцов, злоупотреблением правом.

Из материалов дела следует, что судом первой инстанции, рассмотрено заявленное исковое требование о признании действий ответчика незаконными и нарушающими права истцов, злоупотреблением правом, при этом суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о том, что требование о признании действий ответчика незаконными и нарушающими права истцов, злоупотреблением правом подлежит оставлению без рассмотрения (л.д. 123).

В связи с оставлением вышеуказанного требования без рассмотрения, судом первой инстанции возвращено из федерального бюджета 4 000 рублей государственной пошлины (л.д. 123).

Суд первой инстанции исходил из того, что данное требование является основанием заявленного по делу иска, а не его самостоятельным предметом. Кроме того, суд в обжалуемом судебном акте указал, что согласно положениям гл. 27 АПК РФ, в случае, если при рассмотрении дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве, арбитражный суд оставляет заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, без рассмотрения (л.д. 123).

Как следует из материалов дела, истцами заявлено требование о признании действий ответчика незаконными и нарушающими права истцов, злоупотреблением правом.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах не допускаются. Исходя из системного толкования указанной нормы, следует, что под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

Вместе с тем необходимо отметить, что исходя из пункта 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации о презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и общего принципа доказывания в арбитражном процессе, лицо, от которого требуются разумность или добросовестность при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное.

Учитывая положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по настоящему делу входит установление наличия или отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии факта злоупотребления правом со стороны ответчика ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.)

Между тем, доказательств, свидетельствующих о недобросовестных действиях со стороны ООО "НЕТЛИНК" (NETLINK Ltd.) суду не представлено соистцами.

Согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 20 апреля 2012 года по делу N А40-4735/12-5-47 следует отменить в части оставления без рассмотрения требования о признании действий ответчика незаконными и нарушающими права истцов, злоупотреблением права, а также возврата ЗАО "Колакс-М" из федерального бюджета государственной пошлины в размере 4000 рублей. В иске в указанной части требования отказать.

В остальной части решение подлежит оставлению без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 апреля 2012 года по делу

N А40-4735/12-5-47 отменить в части оставления без рассмотрения требования о признании действий ответчика незаконными и нарушающими права истцов, злоупотреблением права и возврата ЗАО "Колакс-М" из федерального бюджета государственной пошлины в размере 4000 рублей.

В иске в указанной части требования отказать.

В остальной части решение оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

А.И. Трубицын А.А. Солопова