Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 августа 2012 г. N 10АП-2081/12

г. Москва

21 августа 2012 г.

Дело N А41-1841/11

Резолютивная часть постановления объявлена 13 августа 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 августа 2012 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мизяк В.П.,

судей Быкова В.П., Мальцева С.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Вовк В.В.,

при участии в заседании:

от истца - от Компании Новартис АГ: Христофоров А.А., представитель (доверенность от 01.08.2011 г., зарегистрирована в реестре за N 5-4187); Угрюмов В.М., представитель (доверенность от 01.08.2011 г., зарегистрирована в реестре за N 5-4183),

от ответчиков:

от Закрытого акционерного общества "Ф-Синтез": Герасимова Ю.П., представитель (доверенность от 01.03.2011 г.); Джемс-Симонс Е., представитель (доверенность от 21.03.2011 г.),

от Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: Ерохина Ю.В., представитель (доверенность N 19-РК от 13.06.2012 г.),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Закрытого акционерного общества "Ф-Синтез" на решение Арбитражного суда Московской области от 27 января 2012 года по делу N А41-1841/11, принятое судьей Гарькушовой Г.А., по иску Компании Новартис АГ к Закрытому акционерному обществу "Ф-Синтез", Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации о прекращении нарушения исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2288722 в отношении лекарственного средства "Резокластин ФС".

УСТАНОВИЛ:

Компания Новартис АГ обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к Закрытому акционерному обществу "Ф-Синтез" (далее - ЗАО "Ф-Синтез") о прекращении нарушения исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации (далее - патент РФ) N 2288722 (т.1 л.д.2-12).

Исковые требования заявлены:

- о признании ЗАО "Ф-Синтез" нарушителем исключительного права на запатентованное изобретение по патенту РФ N 2288722 в отношении препарата "Резокластин ФС" (5мг) и Инструкции к препарату;

- о запрете ЗАО "Ф-Синтез" изготовления, предложения к продаже, продажу, хранение для этих целей и любой другой способ введения в гражданский оборот препарата "Резокластин ФС" (5 мг);

-об обязании ЗАО "Ф-Синтез" за свой счет изъять и уничтожить имеющиеся на хранении и в продаже партии препарат "Резокластин ФС" (5 мг);

-об обязании Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации отменить государственную регистрацию лекарственного препарата "Резокластин ФС" (регистрационного удостоверения ЛСР-003578 от 29 апреля 2010 года) и исключить данный лекарственный препарат из государственного реестра, в связи с нарушением прав правообладателя объекта интеллектуальной собственности при обращении лекарственного средства;

-об обязании ЗАО "Ф-Синтез опубликовать решение суда по настоящему делу в издании РБК (http:www.rbc.ru; http:www.rbcdaily.ru) и на официальном сайте ЗАО "Ф-Синтез" (http:www.f-sintez.ru), на котором размещена информация о препарате.

Определением Арбитражного суда Московской области от 14 февраля 2011 года к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (т.1 л.д.1).

Определением Арбитражного суда Московской области от 26 апреля 2011 года к участию в деле, в качестве соответчика привлечено Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (т.6 л.д.85).

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец уточнил исковые требования, просил (без учета дозировки в 5мг):

- признать ЗАО "Ф-Синтез" нарушителем исключительного права на запатентованное изобретение по патенту РФ N 2288722 в отношении препарата "Резокластин ФС" и Инструкции к препарату;

- запретить ЗАО "Ф-Синтез" изготовление, предложение к продаже, продажу, хранение для этих целей и любой другой способ введения в гражданский оборот препарата "Резокластин ФС";

- обязать ЗАО "Ф-Синтез" за свой счет изъять и уничтожить имеющиеся на хранении и в продаже партии препарат "Резокластин ФС";

- обязать Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации отменить государственную регистрацию лекарственного препарата "Резокластин ФС" (регистрационного удостоверения ЛСР-003578 от 29 апреля 2010 года) и исключить данный лекарственный препарат из государственного реестра, в связи с нарушением прав правообладателя объекта интеллектуальной собственности при обращении лекарственного средства;

- обязать ЗАО "Ф-Синтез опубликовать решение суда по настоящему делу в издании РБК (http:www.rbc.ru; http:www.rbcdaily.ru) и на официальном сайте ЗАО "Ф-Синтез" (http:www.f-sintez.ru), на котором размещена информация о препарате.

Решением Арбитражного суда Московской области от 27 января 2012 года исковые требования удовлетворены (т.10 л.д.108-110). При вынесении решения суд исходил из результатов проведенной по ходатайству истца патентно-технической экспертизы, согласно которой, спорный лекарственный препарат "Резокластин ФС" содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 7 содержащийся в патенте Российской Федерации N 2288722 формулы изобретения.

Не согласившись с принятым судебным актом, ЗАО "Ф-Синтез" подало апелляционную жалобу, в которой просило решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований (т.10 л.д.115-117). Ответчик сослался на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, и нарушение норм материального и процессуального права. Указал, что суд первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении повторной комплексной экспертизы.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании апелляционного суда представители ответчика - ЗАО "Ф-Синтез" поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просили решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Представители истца возражали против апелляционной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве, просили решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, в иске - отказать.

Заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд считает, что имеются основания, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемого судебного акта и отказа в удовлетворении исковых требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Из материалов далее следует, что Компания Новартис АГ является разработчиком лекарственных препаратов для лечения заболеваний костно-мышечной системы с использованием в качестве активного вещества, согласно Международному непатентованному названию (МНН), золедроновой кислоты и обладателем патента Российской Федерации N 2288722 на изобретение "Способ введения биосфосфонатов", по заявке N 2003100503, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений 10 декабря 2006 года со сроком приоритета от 20 июня 2000 года. Срок действия патента истекает 18 июня 2021 года (пп.1-10) (т.8 л.д.16).

Компанией Новартис АГ выпускается и вводится в обращение на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Акласта", зарегистрированный в реестре лекарственных средств 29 декабря 2006 года под регистрационным номером ЛС-002514 и лекарственный препарат "Зомета", зарегистрированный в реестре лекарственных средств 03 марта 2006 года под регистрационным номером ЛС-001356 (т.2 л.д.87-91).

Согласно независимым пунктам 1, 7 формулы изобретения патента Российской Федерации N 2288722, правая охрана исключительного права истца распространяется в том числе на:

- "способ лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани у пациентов, нуждающихся в таком лечении, заключающийся в том, что пациенту переодически вводят золедроновую кислоту, или ее фармацевтически приемлемую соль, или любой ее гидрат в количестве от 2 до 10 мг, при этом между введениями составляет более 6 месяцев" (пункт 1);

- "применение золедроновой кислоты, или ее фармацевтически приемлемой соли, или любого ее гидрата для приготовления лекарственного средства, предназначенного для лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани, при котором лекарственное средство включает от 2 до 10 мг. золедроновой кислоты, или ее фармацевтически приемлемой соли, или любого ее гидрата, и это количество является эффективным при режиме введения, когда период между введениями составляет более 6 месяцев" (пункт 7).

Вместе с тем, ЗАО "Ф-Синтез" является производителем лекарственного препарата "Резокластин ФС" (международное непатентованное название: золендроновая кислота), зарегистрированного в реестре лекарственных средств 29 апреля 2010 года под регистрационным номером ЛСР-003578/10 (т.3 л.д.36).

Лекарственная форма "Резокластин ФС" представляет собой концентрат для приготовления раствора для инфузий. Один флакон содержит 4 (5 мг) золедроновой кислоты.

Считая, что ЗАО "Ф-Синтез" является нарушителем исключительного права Компании Новартис АГ на изобретение по патенту Российской Федерации N 2288722, в связи с применением золендроновой кислоты (или ее фармацевтически приемлемой соли, или любого ее гидрата) без разрешения патентообладателя для приготовления и последующего обращения лекарственного средства, предназначенного для лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани, при котором лекарственное средство включает от 2 до 10 мг золендроновой кислоты (или ее фармацевтически приемлемой соли, или любого ее гидрата), и это количество является эффективным при режиме введения, когда период между введениями составляет более 6 месяцев, истец обратился в суд с настоящим иском.

Заявителем указано, что ответчиком, в Инструкции к препарату "Резокластин ФС" (дозировка 5 мг) использован каждый признак независимого пункта 7 формулы изобретения, защищенного патентом N 2288722. Кроме того, в Инструкции к спорному препарату (дозировка 5 мг) использован каждый признак способа по независимому пункту 1 формулы изобретения, защищенного патентом N 2288722.

Ответчик, не отрицая факта использования золендроновой кислоты при производстве препарата "Резокластин ФС", утверждал, что им не были нарушены исключительные права истца на использование изобретения "Способ введения биосфосфонатов", защищенного патентом N 2288722.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя - Компании Новартис АГ в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в препарате "Резокластин ФС", производимого и предлагаемого к продаже ЗАО "Ф-Синтез", каждого признака изобретения по патенту N 2288722, приведенного в независимом пункте 1, 7 содержащейся в патенте формулы изобретения.

В целях установления факта использования в препарате "Резокластин ФС" изобретения, защищенного патентом N 2288722, суд первой инстанции, на основании ходатайства истца (т.8 л.д.1-2), назначил проведение патентно-технической экспертизы (определение Арбитражного суда Московской области от 10 августа 2011 года - т.8 л.д.38).

Производство экспертизы поручено эксперту Семенову Владимиру Ивановичу (далее - Семенов В.И.), который, согласно сертификату соответствия N 000390, действующим в период с 27 ноября 2009 года по 26 ноября 2012 года, является компетентным и соответствует требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов по специальности: "основы судебной экспертизы" (т.8 л.д.11).

Согласно представленному в материалы дела диплому Российского института интеллектуальной собственности, Семенов В.И., имеет профессиональное образование в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности (т.8 л.д.10).

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: содержит ли лекарственный препарат (продукт) "Резокластин ФС" каждый (либо эквивалентный) признак изобретения, приведенный в независимом пункте 7 содержащейся в патенте Российской Федерации N 2288722 формулы изобретения.

Экспертом был проведен сопоставительный анализ признаков изобретения, приведенных в независимом пункте 7 формулы изобретения по патенту N 2288722 и признаков лекарственного средства "Резокластин ФС" и в экспертном заключении от 01 октября 2011 года сделан вывод о том, что лекарственный препарат (продукт) "Резокластин ФС" содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 7 содержащейся в патенте Российской Федерации N 2288722 формулы изобретения (т.8 л.д.77-81).

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные исковые требования и руководствуясь выводами, изложенными в заключении эксперта Семенова В.И., указал на доказанность факта содержания в лекарственном препарате "Резокластин ФС" каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте 7 формулы изобретения по патенту N 2288722.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В суде первой инстанции ответчиком - ЗАО "Ф-Синтез" было заявлено ходатайство о назначении повторной комплексной экспертизы с участием специалистов, в том числе в области химии и медицины, однако, оно не было рассмотрено судом первой инстанции.

В соответствии с положениями статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о назначении экспертизы отнесен на усмотрение арбитражного суда и разрешается в зависимости от необходимости разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

Согласно части 3 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение.

Согласно статьям 168, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установление фактических обстоятельств спора и оценка представленных доказательств относится к компетенции судов первой и апелляционной инстанций.

В ходе рассмотрения дела в арбитражном апелляционном суде представителем ответчика повторно заявлено ходатайство о назначении комплексной экспертизы с участием специалистов в области биохимии и медицины, для достоверного установления факта использования в препарате "Резокластин ФС" изобретения, защищенного патентом N 2288722 (т.11 л.д.1-4).

Назначение комплексной экспертизы осуществляется по правилам статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой в необходимых случаях, когда установление того или иного обстоятельства невозможно путем проведения отдельных экспертиз либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов, может быть назначена комплексная экспертиза. Комплексная экспертиза представляет собой проведение ряда исследований, осуществляемых несколькими экспертами на основе использования разных специальных познаний.

Основное отличие комплексной экспертизы заключается в том, что в ней принимают участие специалисты разных областей (часть 1 статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Для определения необходимости проведения комплексной экспертизы важно наличие вопросов, для разрешения которых требуется привлечение специалистов разных сфер. При этом важен синтез их знаний, поэтому и заключение комплексной экспертизы - это не сумма невзаимосвязанных мнений, а единый вывод специалистов различных сфер знаний.

Поскольку, для ответа на вопрос о содержании в препарате "Резокластин ФС" каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте 7 формулы изобретения по патенту N 2288722, эксперт должен обладать специальными знаниями не только в области патентоведения, но и в области химии, медицины (поскольку формула изобретения содержит родовые признаки, относящиеся к сфере медицины и биохимии), а ходатайство ответчика о назначении комплексной экспертизы судом первой инстанции оставлено без рассмотрения необоснованно, апелляционный суд определением от 23 апреля 2012 года по делу N А41-1841/11 назначил комплексную комиссионную экспертизу (т.12 л.д.77-83).

Проведение экспертизы, с учетом представленных кандидатур экспертов, заявленных сторонами возражений в отношении каждой кандидатуры, а также их образования, специальности, стажа работы и занимаемой должности, апелляционный суд, в соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2006 года N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", поручил экспертам:

- Негребецкому Вадиму Витальевичу (далее - Негребецкий В.В.), специалисту в области биохимии,

- Мошковскому Сергею Александровичу (далее - Мошковский С.А.), специалисту в области медицины,

- Громаковой Алле Ивановне (далее - Громакова А.И.) специалисту в области патентоведения.

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:

1. содержится ли в патенте Российской Федерации N 2288722 указание на то, что остеопороз относится к состояниям, характеризующимся аномально повышенным обновлением костной ткани;

2. содержит ли "Резокластин ФС" от 2 до 10 мг золедроновой кислоты;

3. может ли "Резокластин ФС" использоваться для лечения костной болезни Педжета при режиме введения, когда период между введениями составляет более 6 месяцев;

4. содержит ли лекарственный препарат (продукт) "Резокластин ФС" каждый (либо эквивалентный) признак изобретения, приведенный в независимом пункте 7, содержащийся в патенте Российской Федерации N 2288722 формулы изобретения;

5. какие системные заболевания скелета, упомянутые в инструкции к препарату "Резокластин ФС", характеризуются повышенным обновлением костной ткани;

6. какая доза препарата "Резокластин ФС" вводится пациенту в соответствии с инструкцией к препарату "Резокластин ФС";

7. каковы варианты периодичности введения препарата "Резокластин ФС" при лечении костной болезни Педжета, рекомендованные в инструкции к препарату "Резокластин ФС".

31 мая 2012 года, с сопроводительными письмами от 28 мая 2012 года и 29 мая 2012 года в апелляционный суд поступили заключения экспертов с приложениями (т.12 л.д.87-172, т.13 л.д.3-74).

При ответе на первый вопрос все эксперты пришли к выводу о наличии в патенте Российской Федерации N 2288722 указания на то, что остеопороз относится к состояниям, характеризующимся аномально повышенным обновлением костной ткани. Вместе с тем, эксперты Негребецкий В.В. и Мошковский С.А. отметили, со ссылкой на определение остеопороза, принятое ВОЗ (в публикации WHO 1994 года), что с научной точки зрения такое указание неверно и не может быть использовано для толкования спорного термина.

Эксперты пришли к одинаковым выводам при ответе на второй и шестой вопросы, ими установлено, что:

- "Резокластин ФС" содержит от 2 до 10 мг золедроновой кислоты, а именно 4 и 5 мг золедроновой кислоты;

- рекомендуемая доза препарата "Резокластин ФС", в соответствии с инструкцией к препарату "Резокластин ФС", составляет 4 мг или 5 мг золедроновой кислоты в зависимости от заболевания (и в дозировке 3,0-3,5 мг при нарушении функции почек).

При ответе на третий вопрос экспертом Громаковой А.И. сделан вывод о том, что препарат "Резокластин ФС" может использоваться для лечения костной болезни Педжета при режиме введения, когда период между введениями составляет более 6 месяцев. Эксперты Негребецкий В.В. и Мошковский С.А. ответили на указанный вопрос отрицательно, отметили, что в Инструкции предусмотрена возможность повторного введения препарата в случае обнаружения у больных рецидива заболевания. Курс лечения костной болезни Педжета спорным препаратом составляет единственное его введение пациенту.

Отвечая на седьмой вопрос, эксперт Громакова А.И. пришла к выводу, что для лечения костной болезни Педжета "Резокластин ФС" рекомендуется в виде однократного внутривенного введения в дозе 5 мг с возможностью повторного введения препарата, в случае обнаружения у больных рецидива заболевания, обнаруживаемых спустя 12 месяцев после первого введения первой дозы золедроновой кислоты.

Эксперты Негребецкий В.В. и Мошковский С.А. сделали вывод об отсутствии в инструкции к препарату "Резокластин ФС" вариантов периодичности введения препарата "Резокластин ФС" при лечении костной болезни Педжета. Указали, что рекомендуемое однократное введение препарата "Резокластин ФС", не является периодичным.

При ответе на четвертый вопрос экспертом Громаковой А.И. сделан вывод о том, что лекарственный препарат (продукт) "Резокластин ФС" содержит каждый признак изобретения, приведенный в пункте 7, содержащийся в патенте Российской Федерации N 2288722 формулы изобретения, а именно:

1. применение золедроновой кислоты, или ее фармацевтически приемлемой соли, или любого ее гидрата;

2. для приготовления лекарственного средства, предназначенного для лечения состояний, характеризующихся аномально повышенным обновлением костной ткани;

3. лекарственное средство включает от 2 до 10 мг. золедроновой кислоты;

4. это количество является эффективным при режиме введения, когда период между введениями составляет более 6 месяцев.

Вместе с тем, эксперты Негребецкий В.В. и Мошковский С.А. сделали вывод о том, что лекарственный препарат (продукт) "Резокластин ФС" не содержит каждый (либо эквивалентный) признак изобретения, приведенный в независимом пункте 7, содержащийся в патенте Российской Федерации N 2288722 формулы изобретения. В заключениях указанных экспертов не отрицается содержание признаков 1 и 3 независимого пункта 7 формулы изобретения по патенту N 2288722 в препарате "Резокластин ФС".

При этом, в отношении признака 2, эксперты признают его частичное содержание в препарате "Резокластин ФС". Указали, со ссылкой на определение остеопороза, принятое ВОЗ (в публикации WHO 1994 года), что определение термина "состояния, характеризующиеся аномально повышенным обновлением костной ткани", приведенное в описании патента N 2288722, с научной точки зрения неверно и не может быть использовано для толкования указанного термина. Из перечисленных в инструкции состояний спорный термин в некоторой степени может применяться только к костной болезни Педжета.

Относительно 4 признака независимого пункта 7 формулы изобретения по патенту N 2288722 эксперты Негребецкий В.В. и Мошковский С.А. сделали вывод о том, что он не содержится в препарате "Резокластин ФС". Указали, что при гиперкальциемии, обусловленной злокачественными опухолями, и костной болезни Педжета рекомендовано однократное введение препарата "Резокластин ФС", которое не является периодичным и не имеет отношения к указанному признаку пункта 7 формулы изобретения. В инструкции указано, что в настоящее время специальных данных по проведению повторного лечения костной болезни Педжета не имеется. По данному признаку, эксперты пришли к выводу о том, что сведения, указанные в инструкции прямо противоречат содержащемуся в патенте N 2288722 обязательному требованию периодичности введения золедроновой кислоты, в частности, при костной болезни Педжета. Инструкцией препарата "Резокластин ФС" предусмотрено, что курс лечения костной болезни Педжета спорным препаратом составляет единственное его введение пациенту (в отсутствие рецидива лечение прекращается).

Отвечая на пятый вопрос, эксперт Громакова А.И. пришла к выводу, что к системным заболеваниям скелета, упомянутым в инструкции к препарату "Резокластин ФС" и характеризующимся повышенным обновлением костной ткани относится остеопороз, а именно постменопаузальной формы первичного остеопороза, сенильной формы первичного остеопороза, вторичного остеопороза, а также костная болезнь Педжета.

Эксперты Негребецкий В.В. и Мошковский С.А. сделали вывод о том, что к системным заболеваниям скелета, упомянутым в инструкции к препарату "Резокластин ФС" и характеризующимся повышенным обновлением костной ткани относится костная болезнь Педжета. Указали, что использованный термин "аномально повышенное обновление костной ткани" или "повышенное обновление костной ткани" не может применяться в отношении таких состояний, как гиперкальциемия, обусловленная злокачественными опухолями, метастатическое поражение костей при злокачественных солидных опухолях и миеломной болезни, постменопаузальная форма первичного остеопороза, сенильная форма первичного остеопороза, вторичный остеопороз.

В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для установления факта использования ответчиком изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточную и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (часть 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами по делу.

В представленных в материалы дела экспертных заключениях, экспертами проводился анализ изобретения по патенту N 2288722 и исследуемого объекта - препарата "Резокластин ФС". Экспертами сравнивались признаки, указанные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками исследуемого объекта.

Из материалов дела следует, что экспертное заключение, данное экспертом Семеновым В.И., не может быть положено в основу судебного акта по настоящему делу, поскольку спорная формула изобретения и инструкция к лекарственному препарату "Резокластин ФС" содержит родовые признаки, относящиеся к сфере медицины (касающиеся заболеваний, методов и порядка лечения) и биохимии (идентичность действующих химических веществ и способ их разведения) и для ответа на вопрос о содержании в препарате "Резокластин ФС" каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте 7 формулы изобретения по патенту N 2288722, эксперт должен обладать специальными знаниями не только в области патентоведения, но и в области химии, медицины.

Вместе с тем, доказательств того, что эксперт Семенов В.И. обладал такими знаниями, в материалах дела не имеется.

При сопоставлении экспертных заключений экспертов Громаковой А.И., Негребецкого В.В. и Мошковского С.А., апелляционный суд приходит к выводу о наличии в них противоречий по третьему, седьмому, четвертому и пятому вопросам.

Основное расхождение мнений экспертов заключается в определении того, содержит ли лекарственный препарат (продукт) "Резокластин ФС" каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 7, содержащийся в патенте Российской Федерации N 2288722 формулы изобретения.

Экспертом Громаковой А.И. сделан вывод о том, что лекарственный препарат (продукт) "Резокластин ФС" содержит каждый признак изобретения, приведенный в пункте 7, содержащийся в патенте Российской Федерации N 2288722 формулы изобретения.

Вместе с тем, эксперты Негребецкий В.В. и Мошковский С.А. ответили отрицательно на данный вопрос. Они исходили из отсутствия 4 признака независимого пункта 7 формулы изобретения по патенту N 2288722 в препарате "Резокластин ФС" и частичного содержания в препарате "Резокластин ФС" признака 2 независимого пункта 7 формулы изобретения по патенту N 2288722.

В заключениях экспертов Негребецкого В.В. и Мошковского С.А. содержится подробный сравнительный анализ пункта 7 формулы изобретения патента Российской Федерации N 2288722 и инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата "Резокластин ФС".

Компетентность эксперта Негребецкого В.В. подтверждена дипломом кандидата химических наук серии ДЦ N 008596 (т.11 л.д.16), дипломом серии ДДН N 000302 (о присуждении ученой степени доктора химических наук (т.11 л.д.17), дипломом ТВ N 214448 (т.11 л.д.18).

Компетентность эксперта Мошковского С.А. подтверждена дипломом БВС 0591671 (о присуждении квалификации врача-биохимика - т.11 л.д.23), дипломом кандидата биологических наук КТ N 055095 (т.11 л.д.24).

Исследовав представленные в материалы дела экспертные заключения, оценив их в совокупности с доказательствами, имеющимися в деле, принимая во внимание их противоречивые выводы, а также положения пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу которого для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте формулы изобретения, содержащейся в патенте, арбитражный суд апелляционной инстанции не может признать доказанным факт использования ответчиком - ЗАО "Ф-Синтез" изобретения "Способ введения биосфосфонатов", защищенного патентом N 2288722, исключительные права на который принадлежат истцу.

Из материалов дела с очевидностью не следует использование ответчиком в препарате "Резокластин ФС" каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте 7 формулы изобретения по патенту N 2288722, что в силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации является обязательным для признания изобретения использованным.

Поскольку факт нарушения ответчиком - ЗАО "Ф-Синтез" прав истца не доказан и судом не установлен, исковые требования Компании Новартис АГ удовлетворению не подлежат.

В силу статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение между сторонами судебных расходов.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина относится к судебным расходам.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на истца.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271, пунктом 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 27 января 2012 года по делу N А41-1841/11 отменить.

В удовлетворении иска - отказать.

Взыскать с истца - Компании Новартис АГ в пользу Закрытого акционерного общества "Ф-Синтез" расходы по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 2 000 руб. 00 коп.

Председательствующий

В.П. Мизяк

Судьи

В.П. Быков С.В. Мальцев