Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2012 г. N 17АП-8258/12 (ключевые темы: товарный знак - доменное имя - компенсации - исключительные права - вывеска)

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2012 г. N 17АП-8258/12

г. Пермь

31 августа 2012 г.

Дело N А60-52709/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2012 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 31 августа 2012 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Рубцовой Л. В.,

судей Лихачевой А.Н., Назаровой В.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Андреевской Е.И.

при участии:

от истца, третьего лица представители не явились, извещены надлежащим образом

от ответчиков - Лялькиной Елены Сергеевны, ООО "МИКС": Дедков Е.А. по доверенностям от 21.08.2012 г., от 14.08.2012 г.

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы

истца - Индивидуального предпринимателя Магадеевой Гульнары Рамильевны, Лялькиной Е.С., ООО "МИКС"

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июня 2012 года

по делу N А60-52709/2011,

принятое судьей Мыльниковой В.С.,

по иску индивидуального предпринимателя Магадеевой Гульнары Рамильевны (ОГРНИП 311723214500352, ИНН 590201365059)

к обществу с ограниченной ответственностью "МИКС" (ОГРН 1116674007890, ИНН 6674376258), Лялькиной Елене Сергеевне

третье лицо: закрытое акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр"

о защите товарного знака,

установил:

Истец - Индивидуальный предприниматель Магадеева Гульнара Рамильевна - обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ответчику - ООО "ОВИМЭКС" (правопреемник - ООО "МИКС"), Лялькиной Е.С.:

- о запрещении использовать обозначение в виде слова "ОВИМЭКС" на вывесках, в рекламе и документации и удалении имеющихся обозначений;

- обязать ответчика ООО "МИКС" прекратить использование спорного обозначения;

- обязать ответчика Лялькину Е.С. прекратить использование спорного обозначения, размещенного на сайте в сети Интернет по сетевому адресу "owimex.com", в том числе, путем удаления из всех материалов сайта обозначения в виде слова "ОВИМЭКС";

- признать неправомерными действия ответчика Лялькиной Е.С. по администрированию доменного имени "owimex.com" и нарушением прав истца на товарный знак "ОВИМЭКС" и запретить Лялькиной Е.С. дальнейшее использование тождественного обозначения или сходного с товарным знаком "ОВИМЭКС" в доменном имени;

- взыскать с ответчика ООО "МИКС" компенсацию за нарушение исключительного права истца на товарный знак в сумме 500 000 руб. 00 коп.;

- взыскать с ответчика Лялькиной Е.С. компенсацию за нарушение исключительного права истца на товарный знак в сумме 500 000 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 28.02.2012 г. по ходатайству ответчика, руководствуясь ст.ст. 47, 48 АПК РФ, произведена замена ответчика - ООО "ОВИМЭКС" на ООО "МИКС" в связи со сменой наименования ООО "ОВИМЭКС" (копия свидетельства сер 66 N 007182866 от 15.02.2012 г. о внесении изменений в ЕГРЮЛ в деле).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 15 июня 2012 года исковые требования удовлетворены частично: с общества с ограниченной ответственностью "МИКС" в пользу Магадеевой Гульнары Рамильевны взыскана компенсация в размере 50000 руб. 00 коп., в возмещение расходов по государственной пошлине 4000 руб. 00 коп. Также суд признал неправомерными действия Лялькиной Елены Сергеевны по администрированию доменного имени "owimex.com" нарушением права истца на товарный знак "ОВИМЭКС" и запретил Лялькиной Елене Сергеевне использовать в доменном имени обозначения, тождественные и сходные с товарным знаком истца "ОВИМЭКС". Кроме того, с Лялькиной Елены Сергеевны в пользу индивидуального предпринимателя Магадеевой Гульнары Рамильевны взыскана компенсация в размере 10 000 руб. 00 коп., в возмещение расходов по государственной пошлине 8 000 руб. 00 коп. В остальной части в иске отказано.

Ответчики, истец обжаловали решение суда. Считают его незаконным и необоснованным. Просят решение отменить. Истец считает, что его требования подлежат удовлетворению в полном объеме. Ответчики просят решение отменить, в иске отказать.

В суде апелляционной инстанции представитель ответчиков заявил ходатайство об отложении рассмотрения жалобы до вынесения решения УФАС СО по делу N 57А. Кроме того, указал на то, что апелляционная жалоба истца им не получена, в связи с чем с ней ответчики не ознакомлены.

Ходатайство рассмотрено апелляционным судом и отклонено.

В соответствии с ч.5 ст.158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В данном случае препятствий к рассмотрению дела не имеется. Кроме того, в соответствии со ст.268 АПК РФ апелляционный суд рассматривает дело по имеющимся в нем документам на дату принятия решения. Новые доказательства, не являющиеся предметом исследования в суде первой инстанции, во внимание приниматься не могут.

Не является основанием для отложения рассмотрения дела ссылка на то, что ответчики не ознакомлены с жалобой истца.

В деле имеются квитанции истца от 03.07.2012 г. о направлении апелляционной жалобы ответчикам. Кроме того, согласно ст.41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них. Однако представитель ответчика своим правом на ознакомление с материалами дела не воспользовался.

Представитель ответчиков также пояснил, что все доказательства по вопросу недобросовестных действий истца переданы на рассмотрение в УФАС СО. Считает, что антимонопольный орган следовало привлечь к участию в рассмотрении данного дела.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "ОВИМЭКС", зарегистрированного в отношении всех услуг для 35 класса МКТУ на территории Российской Федерации, что подтверждено приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 429373.

Указанный товарный знак приобретен истцом на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 01.09.2011 г. N РД0086337 у прежнего правообладателя ООО "Компания ОВИМЭКС".

Ответчик (ООО "МИКС") на момент обращения истца с иском в арбитражный суд - ООО "ОВИМЭКС" зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 24.04.2011 г. (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.12.2011 г.). Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "ОВИМЭКС", сокращенное - ООО "ОВИМЭКС".

В дальнейшем при рассмотрении спора на основании решения учредителя

общества произошла смена наименования общества на ООО "МИКС" (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 66 N 007182866 от 15.02.2012 г. Фирменным наименованием ответчика - юридического лица ОГРН 1116674007890, ИНН 6674376258 на момент рассмотрения спора является ООО "МИКС".

Полагая, что ответчики нарушают исключительное право истца на товарный знак, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Пересмотрев материалы дела в порядке ст. 266 - 268 АПК РФ, апелляционный суд считает, что оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не имеется.

Ответчики полагают, что рассмотрение дела следовало отложить, ссылаясь на Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 г. N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства".

Однако следует иметь в виду, что судам рекомендуется откладывать рассмотрение дела до вынесения решения антимонопольным органом в тех случаях, когда лицо обратилось за защитой своих прав одновременно в антимонопольный орган и суд. В данном случае за защитой своих прав обратился истец в суд. В антимонопольный орган обратился не истец, а ответчики. При этом различается и предмет заявленных требований. Кроме того, отложение рассмотрения дела является правом суда, но не его обязанностью. Ходатайства о привлечении к участию в деле антимонопольного органа в суде первой инстанции представители ответчика не заявляли.

Оснований для перехода к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции также не имеется.

Согласно п. 62 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Однако ответчики на день рассмотрения дела по существу доказательства злоупотребления правом со стороны истца не представили.

Согласно подп.6 п.2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Согласно ч.2 ст. 14 ФЗ "О защите конкуренции" от 26.07.2006 г. не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с ч.3 ст. 14 закона "О защите конкуренции" решение федерального антимонопольного органа о нарушении положений части 2 настоящей статьи в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

На день вынесения решения судом первой инстанции предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным не признано.

Таким образом, истец является правообладателем товарного знака "ОВИМЭКС", зарегистрированного в установленном порядке. Его права подлежат защите.

В соответствии с п.п. 1, 3, 4 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии со ст. ст. 1477, 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Статья 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что правообладатель вправе использовать товарный знак: лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Использованием товарного знака признается размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,

предлагаются к продаже, продаются и иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с

этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, а также путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе запрещать незаконное использование товарного знака другими лицами. Под незаконным использованием подразумевается незаконное

использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории России товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на товарах, на этикетках, на упаковках этих товаров. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменно наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или)

контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом,

требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на

использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Из представленных в материалы дела документов усматривается, что

ответчиком использовался товарный знак "ОВИМЭКС", а именно в фирменном наименовании ответчика - ООО "ОВИМЭКС", до 15.02.2012 г., что подтверждается Уставом ответчика, выпиской из ЕГРЮЛ на 20.12.2011 г., бланках, счетах, сети Интернет.

Истец и ответчик осуществляют свою деятельность на территории Уральского Федерального округа (в частности Свердловской и Тюменской областей).

Приоритет защиты товарного знака "ОВИМЭКС", принадлежащего истцу, установлен с 05.04.2010 г., дата истечения срока действия регистрации 05.04.2020г. (N регистрации 429373). ООО "ОВИМЭКС" было зарегистрировано 24.04.2011 г. Следовательно, приоритет имеет товарный знак (ст. 1252 ГК РФ).

Истцом представлены доказательства использования словосочетания "ОВИМЭКС", а именно в фирменном наименовании ответчика - ООО "ОВИМЭКС", что подтверждается Уставом ответчика, выпиской из ЕГРЮЛ на

20.12.2011 г., бланках, счетах, сети Интернет до 15.02.2012 г.

Таким образом, в данной части решение суда является правильным.

Не принимаются доводы жалобы ответчика Лялькиной Е.С.

Ответчик утверждает в жалобе о том, что не является индивидуальным предпринимателем, и спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, ссылаясь при этом на Постановление Пленума ВАС РФ и ВС РФ N 29 от 26.03.3009. Однако в нем указано, что при этом следует исходить из характера деятельности. В данном случае, спор связан с предпринимательской деятельностью.

Для рассмотрения вопроса о подведомственности дела арбитражному суду не может иметь значения наличие или отсутствие прибыли от деятельности по размещению публикаций, информации на сайте. Речь идет о защите прав на товарный знак, который используется в доменном имени.

В связи с чем следует признать, что возникшие правоотношения относятся к сфере экономической деятельности, а спор связан с осуществлением такой деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и экономической деятельности.

Таким образом, спор подлежал рассмотрению в арбитражном суде.

Не принимается довод о том, что нарушены нормы процессуального права.

Из искового заявления усматривается, что по делу привлечены два ответчика, в том числе и Лялькина Е.С.

До назначения дела к рассмотрению истец уточнил ответчиков, указав только одного их них. В предварительном судебном заседании представитель истца уточнил исковые требования, просил Лялькину Е.С. также считать ответчиком по делу. Ходатайство истца судом в соответствии со ст.41 АПК РФ было удовлетворено. Таким образом, Лялькина Е.С. являлась ответчиком по делу. Кроме того, она не оспаривала привлечение в качестве ответчика по тем основаниям, что ненадлежащим образом привлечена к участию в деле. Она лишь заявляла ходатайство о прекращении в отношении нее производства по делу в связи с тем, что является физическим лицом и не является предпринимателем.

Не принимается довод ответчиков о том, что судом нарушены нормы материального права.

Ответчики указывают, что суд установил нарушение исключительного права на знак обслуживания "ОВИМЭКС" безотносительно к объему его правовой охраны. Также указывают на то, что свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Считает, что сфера действия исключительного права на товарный знак ограничена перечнем товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

Однако исковые требования сформулированы конкретно о запрещении использования обозначения в виде слова "ОВИМЭКС" на вывесках, рекламе, документах и другими способами. Суд правомерно рассмотрел спор в рамках заявленных требований.

Ответчик также обжалует решение суда, касающегося частичного удовлетворения исковых требований к Лялькиной Е.С. Доводы жалобы также не принимаются.

Доменное имя "owimex.com" сходно с товарным знаком истца "ОВИМЭКС" по графическим, семантическим, фонетическим признакам.

Истец является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени "owimex.com".

Между тем в российской зоне сети Интернет доменное имя "owimex.com" администрируется Лялькиной Е.С., лицом, не имеющим отношения к деятельности истца и не получившим его согласие на использование товарного знака.

У Лялькиной Е.С. не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени "owimex.com", поскольку она не являлась и не является владельцем одноименного товарного знака. Ответчик Лялькина Е.С. не представила доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Само администрирование домена предоставляет ответчику Лялькиной Е.С. реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца, таким образом, создает потенциальную угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием ему использовать свое обозначение товарного знака в сети Интернет.

Несмотря на то, что доменное имя Лялькиной зарегистрировано 16.01.2008 г., ранее даты приоритета товарного знака истца (05.04.2010 г.), доменное имя не является объектом исключительных прав. Ответчик Лялькина Е.С. в установленном порядке не обжаловала регистрацию товарного знака до внесения изменения в ст. 1483 ГК РФ.

При таких обстоятельствах требования о признании действий Лялькиной Е.С. по администрированию доменного имени "owimex.com" нарушением права истца на товарный знак "ОВИМЭКС" и запрете Лялькиной Е.С. использовать в доменном имени обозначения, тождественного и сходного с товарным знаком истца "ОВИМЭКС", судом первой инстанции обоснованно удовлетворены.

Вместе с тем, выводы суда о квалификации действий Лялькиной Е.С. по использованию в доменном имени обозначения товарного знака, принадлежащего истцу, в качестве акта недобросовестной конкуренции, являются преждевременными. Таким образом, права и интересы УФАС по СО не затронуты. Оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам первой инстанции не имеется.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы истца, апелляционный суд считает, что оснований для их удовлетворения также не имеется.

Не принимается довод жалобы о том, что иск подлежал удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Истец обстоятельства, указанные в апелляционной жалобе, не доказал. Счет на оплату товаров, выставленный ООО "МИКС", довод жалобы не подтверждает, поскольку на момент выставления счета наименование ответчика было ООО "ОВИМЭКС". На день вынесения решения ответчик переименован в ООО "МИКС". Использование обозначения "ОВИМЭКС" после переименования ответчика в документах, опосредующих введение товаров в хозяйственный оборот, истцом не доказано.

Не принимается довод жалобы о том, что судом не учтена степень возможного нанесения ущерба истцу, следовало компенсацию взыскать в заявленном размере.

Согласно п.3,4 ст.1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

Таким образом, размер компенсации определен судом исходя из характера нарушения, с учетом всех обстоятельств дела, а также в пределах, указанных в данной статье.

Иные доводы истца к принятию незаконного решения не привели.

При таких обстоятельствах решение суда отмене или изменению в соответствии со ст.270 АПК РФ не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июня 2012 года по делу N А60-52709/2011 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Л.В.Рубцова

Судьи

А.Н.Лихачева В.Ю.Назарова