Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2012 г. N 11АП-9535/12

гор. Самара

29 августа 2012 г.

Дело N А65-33232/2011

Резолютивная часть постановления оглашена 23 августа 2012 года.

В полном объеме постановления изготовлено 29 августа 2012 года

Постановление изготовлено в полном объеме 29 августа 2012 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Николаевой С.Ю., судей Пышкиной Н.Ю., Терентьева Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Акимовой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 23 августа 2012 года в зале N 6 помещения суда

апелляционные жалобы Открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" и Открытого акционерного общества "Чистопольская кондитерская фабрика"

на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 июня 2012 года по делу N А65-33232/2011, судья Коротенко С.И.

по иску Открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" (ОГРН 1027700042985), гор. Москва

к Открытому акционерному обществу "Чистопольская кондитерская фабрика", (ОГРН 1021607552636), гор. Чистополь,

с участием третьего лица Финансово-бюджетной палаты Чистопольского муниципального района

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 40 000 000 руб.,

с участием в судебном заседании:

от истца (заявителя) - Кириченко Д.Ф. (доверенность),

от ответчика - Шеботнев С.В. (доверенность),

от третьего лица - не явился (извещен).

Установил:

Открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Открытому акционерному обществу "Чистопольская кондитерская фабрика" (далее - ответчик) о взыскании 40 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков истца.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06 февраля 2012 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечена Финансово-бюджетная палата Чистопольского муниципального района, гор. Чистополь, РТ.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 июня 2012 года с Открытого акционерного общества "Чистопольская кондитерская фабрика", гор. Чистополь, (ОГРН 1021607552636, ИНН 1652005243) в пользу Открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ", гор. Москва, (ОГРН 1027700042983, ИНН 7705033216) взыскано 1 200 000 руб. компенсации, 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Истец с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемое решение в части отказа в удовлетворении исковых требований отменить и принять в данной части новый судебный акт - об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемое решение отменить и принять новый судебный акт - об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

ОАО "РОТ ФРОНТ" не согласившись с решением суда в части отказа во взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков истца при производстве и реализации ответчиком конфет "Весна любви" и "Пилот-Ас" в связи с тем, что обстоятельства, имеющие значение для дела не выяснены, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, а также судом были неправильно применены нормы материального и процессуального права, что в соответствии со ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

Истец указывает, что судом первой инстанции не была дана правовая оценка, в нарушение норм ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленным в материалы дела заключению патентного поверенного Гоголева Д.О. и этикету продукции ответчика.

Кроме того, истец ссылается на то, что судом первой инстанции, фактически, по своей воле изменен предмет заявленных истцом исковых требований, что противоречит нормам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и проведены исследования лишь словесных элементов комбинированных обозначений "Весна любви" и "ПИЛОТ-АС", используемых ответчиком в качестве этикета для выпускаемых конфет.

По мнению истца, вывод суда об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками истца "Пилот" и "Весна" и используемыми ответчиком обозначениями "ПИЛОТ-АС" и "Весна любви" ввиду наличия в материалах дела противоречивых заключений патентных поверенных, не соответствует действительности и имеющимся в материалах дела доказательствам.

Так, относительно сходства товарного знака "Пилот" и обозначения "ПИЛОТ-АС" в материалах дела имеется лишь заключение Патентного поверенного Гоголева Д.О. (указывающее на наличие сходства до степени смешения). Иных заключений патентных поверенных относительно сходства товарного знака "Пилот" и обозначения "ПИЛОТ-АС" в материалах дела нет. Представителем ответчика приобщен сравнительный анализ обозначения "ПИЛОТ-АС" и товарного знака "Пилот", проведенный Шеботневым С.В., не являющимся патентным поверенным. Заключение патентного поверенного Шиловой М.А., так и проведенный представителем ответчика анализ не являются относимыми доказательствами.

Относительно сходства товарного знака "Весна" и обозначения "Весна любви" действительно представлены заключения патентного поверенного Гоголева Д.О. (указывающее на наличие сходства до степени смешения) и Шиловой М.А. (указывает на отсутствие схожести). Вместе с тем, заключение патентного поверенного Шиловой М.А. нельзя признать состоятельным, поскольку она использует термин "схожесть" и делает вывод о том, что товарный знак истца и используемое ответчиком обозначение не являются схожими. Смысл и значение введенного термина "СХОЖЕСТЬ" истцу не известны, законодательно данный термин не закреплен, а, следовательно, заключение патентного поверенного Шиловой М.А. не может быть принято в качестве доказательства отсутствия СХОДСТВА до степени смешения между товарным знаком истца и используемым ответчиком обозначением.

ОАО "Чистопольская кондитерская фабрика" не согласно с решением суда в части удовлетворения исковых требований о взыскании денежной компенсации в размере 1 200 000 руб. в связи с тем, что судом не приняты во внимание смягчающие обстоятельства:

- незначительность объемом производства кондитерских изделий;

- незначительность срока использования продукции - в 2009 году. После получения письма от ООО "Объединенные кондитеры" N 05-03/777 от 03 марта 2009 года, из которого ОАО "Чистопольская кондитерская фабрика" стало известно о том, что права на товарные знаки "Медвежонок", "Барбарис", "Школьные", "Весна", "Пилот" и "Ромашка" принадлежат предприятиям, входящим в группу "Объединенные кондитеры", производство продукции с указанными наименованиями было немедленно прекращено, а остатки продукции и этикета уничтожены.

- несознательность нарушения. Ответчик производил данную продукцию, находясь в неведении относительно нарушения прав третьих лиц на данные товарные знаки, и добровольно прекратило ее производство, немедленно по первому требованию истца. Это свидетельствует об отсутствии умысла при производстве и реализации кондитерских изделий с использованием принадлежащих истцу товарных знаков.

- добровольное признание вины. Ответчик не оспаривает, несмотря на отсутствие в деле достаточных доказательств производства указанной продукции. Истец не представил ни этикета данной продукции, ни тем более образцов самой продукции.

По мнению ответчика, несмотря на отсутствие надлежащих доказательств нарушения прав истца при производстве продукции с наименованиями "Медвежонок", "Барбарис", "Школьные", "Весна", "Пилот" и "Ромашка", факт производства был ими признан добровольно в самом начале разбирательства и никогда не оспаривался, несмотря на наличие достаточных оснований для того, чтобы занять иную позицию.

Ответчик считает размер компенсации в сумме 200 000 руб. за каждое из шести наименований необоснованно высоким.

Истец и ответчик в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в апелляционных жалобах.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился. О времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленные материалы и оценив доводы апелляционных жалоб в совокупности с исследованными доказательствами по делу, заслушав представителей сторон, явившихся в судебное заседание, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о необоснованности апелляционных жалоб по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

1. "Медвежонок" - свидетельство РФ N 150319, дата приоритета - 22.12.1995 года, дата регистрации - 28.02.1997 года, срок действия регистрации - 22.12.2015 года, в отношении 30 класса товаров МКТУ, а именно, кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы, за исключением соусов для салатов, пряности, пищевой лед;

2. "Барбарис" - свидетельство РФ N 137558, дата приоритета - 30.08.1993 года, дата регистрации - 15.02.1996 года, срок действия регистрации - 30.08.2013 года, в отношении 30 класса товаров МКТУ, а именно, хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки;

3. "Школьные" - свидетельство РФ N 156618, дата приоритета - 11.06.1996 года, дата регистрации - 22.09.1997 года, срок действия регистрации - 11.06.2016 года, в отношении 30 класса товаров МКТУ, а именно, кондитерские изделия на основе арахиса, вафли, восточные сладости (кондитерские изделия), драже, какао, какао с молоком, какао- продукты, карамель (конфеты), кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, кондитерские изделия мучные, конфеты, конфеты мятные, лакричные конфеты, лакричные палочки (кондитерские изделия), леденцовый сахар, кондитерские изделия на основе миндаля, мучные изделия кондитерские, напитки на основе какао, напитки на основе какао с молоком, напитки шоколадные, напитки шоколадные с молоком, пастила (кондитерские изделия), помадки (кондитерские изделия), пралине, резинка жевательная, сладкие плитки, торты, украшения съедобные для тортов и пирожных, шоколад, шоколадная глазурь, шоколадная глазурь с добавлениями, шоколадная масса для формования, шоколадный крем (паста), кондитерские изделия на основе фундука - лещинного ореха, халва, халвичная паста (паста на основе орехов, масличных семян), жировая глазурь, жировая глазурь с добавлениями;

4. "Весна" - свидетельство РФ N 149440, дата приоритета - 30.10.1995 года, дата регистрации - 15.01.1997 года, срок действия регистрации - 30.10.2015 года, в отношении 30 класса товаров МКТУ, а именно, кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы, за исключением соусов для салатов, пряности, пищевой лед;

5. "Пилот" - свидетельство РФ N 125797, дата приоритета - 17.09.1993 года, дата регистрации - 10.05.1995 года, срок действия регистрации - 17.09.2013 года, в отношении 30 класса товаров МКТУ, а именно, кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы, (приправы), пряности, пищевой лед;

6. "Ромашка" - свидетельство РФ 141755, дата приоритета - 17.09.1993 года, дата регистрации - 17.05.1996 года, срок действия регистрации - 17.09.2013 года, в отношении 30 класса товаров МКТУ, кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед.

Исковые требования истца мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав истца при производстве и реализации кондитерских изделий с использованием обозначений сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Как указывает истец, о нарушении ответчиком исключительных прав на товарные знаки ему стало известно из письма Государственного бюджетного учреждения Отдела внутренних дел по гор. Чистополю и Чистопольскому муниципальному району РТ N 4997 от 06.05.2011 года о результатах проверки бухгалтерской документации ответчика, которой установлены факты производства и реализации кондитерской продукции с наименованиями: "Межвежонок", "Барбарис", "Школьные", "Весна", "Весна любви", "Пилот", "Пилот-ас", "Ромашка".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Введение в гражданский оборот товара с наименованиями, сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, путем реализации товара, который является однородным по отношению к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, в отсутствие документов, разрешающих реализацию товаров с использованием указанных товарных знаков, является нарушением положений статей 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, влекущим ответственность, установленную настоящим Кодексом.

Доказательствами, имеющимися в материалах дела, подтверждается отсутствие у ответчика лицензионного договора на право использования спорных товарных знаков. Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается. Факт незаконного использования словесного обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком истца, ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции также не оспаривал и доказательства обратного не представлял.

Ответчик в отзыве, возражая против удовлетворения исковых требований, не отрицал факт производства кондитерской продукции с использованием шести спорных наименований "Медвежонок", "Барбарис", "Школьные", "Весна", "Пилот", "Ромашка", указал на незначительный объем произведенной и реализованной продукции, прекращение производства ответчиком продукции после получения 16 марта 2009 года от истца письма о нарушении исключительных прав, представил сведения об объемах выпущенной продукции за период с 01 января 2009 года по 01 января 2012 года, сведения об учете материально-производственных запасов за 2009, 2010 года. Факт производства и реализации продукции с использованием обозначений "Пилот-ас" и "Весна любви" ответчик отрицал, однако, впоследствии представил сведения о количестве реализованной продукции с использованием наименований "Пилот-ас" и "Весна любви" за период с 2009 по 2011 года, заключение патентного поверенного Шиловой М.А. об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака "Весна" и обозначения "Весна любви", приказы N 49 от 16 марта 2009 года, N 71 от 16 марта 2009 года о прекращении выпуска продукции со спорными наименованиями, акты об уничтожении продукции.

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения исключительных прав истца в отношении шести спорных обозначений, учитывая, период использования ответчиком шести наименований сходных с товарными знаками истца "Медвежонок", "Барбарис", "Школьные", "Весна", "Пилот", "Ромашка", характер правонарушения, объем реализованной продукции с использованием спорных наименований, вероятные убытки истца, а также прекращение ответчиком нарушения исключительных прав после получения соответствующего требования истца, арбитражный суд считает исковое требование о взыскании денежной компенсации подлежащим частичному удовлетворению в размере 1 200 000 руб.

Заявленный истцом размер компенсации снижен судом первой инстанции, поскольку при ее определении суд правомерно исходил их норм действующего законодательства, а также из того, что гражданско-правовая ответственность ответчика носит компенсационный характер; объем и стоимость реализованной продукции незначительны; фактов использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца ранее не допускалось.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, учитывая характер совершенного правонарушения и разъяснения, содержащиеся в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд апелляционной инстанции отклоняет довод ответчика о неразумном и несправедливом размере взысканной арбитражным судом первой инстанции компенсации в сумме 1 200 000 руб.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При наличии в материалах дела противоречивых заключений патентных поверенных, а также возможности решения вопроса о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, с позиции рядового потребителя без специальных познаний, с учетом положений абз. 5 § 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 года N 197, п. 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 года N 32, арбитражный суд первой инстанции правильно пришел к выводу о том, что обозначения "Пилот-Ас" и "Весна любви", используемые ответчиком при производстве кондитерских изделий, имеют различительную способность и не имеют сходства до степени смешения с товарными знаками истца "Весна" (свидетельство РФ N 149440) и "Пилот" (свидетельство РФ N 125797).

Довод истца по поводу терминов "СХОДСТВО" и "СХОЖЕСТЬ" судом во внимание не принимается, поскольку в соответствии с толковым словарем русского языка слово "СХОДСТВО" имеет значение - одинаковость, подобие, соответствии в чем-нибудь с кем-чем-нибудь, слово "СХОЖЕСТЬ" - имеет аналогичное значение, что и слово "СХОДСТВО".

Таким образом, доводы, изложенные в апелляционных жалобах, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, всем доводам в решении была дана надлежащая правовая оценка.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с нормами материального и процессуального права и основания для его отмены отсутствуют.

В соответствии со статьями 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционным жалобам подлежат отнесению на заявителей жалоб.

Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 июня 2012 года по делу N А65-33232/2011 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" и Открытого акционерного общества "Чистопольская кондитерская фабрика" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

С.Ю. Николаева

Судьи

Н.Ю. Пышкина Е.А. Терентьев