Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2012 г. N 09АП-18990/12

г. Москва

13 сентября 2012 г.

Дело N А40-23052/12-19-207

Резолютивная часть постановления объявлена 27 августа 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 сентября 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко,

при организации видеоконференц-связи по рассмотрению в открытом судебном заседании Арбитражного суда Волгоградской области апелляционной жалобы

Закрытого акционерного общества "Торговый дом "Волгоградские водки"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 04 мая 2012 года

по делу N А40-23052/12-19-207, принятое судьей Е.А. Хайло,

по иску ЗАО "Торговый дом "Волгоградские водки"

(ОГРН 1053444100379, 400019, г. Волгоград, ул. Слесарная, д. 103, стр. 1)

к ООО "Правда Поволжья"

(ОГРН 1073460002527, 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 8)

третье лицо: Роспатент

о досрочном прекращении товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Дятлинко С.Г. (по доверенности N 489 от 07.11.2011)

от ответчика: Бердников А.И. (по доверенности от 10.03.2012)

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: извещен

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Волгоградские водки" (далее - ЗАО "Торговый дом "Волгоградские водки") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Вечерний Волгоград" N 307892 вследствие его неиспользования в отношении товаров 33 класса МКТУ, зарегистрированного за обществом с ограниченной ответственностью "Правда Поволжья" (далее - ООО "Правда Поволжья").

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

В обоснование заинтересованности в прекращении правовой охраны спорного товарного знака ЗАО "Торговый дом "Волгоградские водки" указывает на то, что товарный знак "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД" по свидетельству Российской Федерации N 307892 служит препятствием для планируемого ЗАО "Товарный дом "Волгоградские водки" выпуска нового вида водки с разработанной для данной цели этикетки, содержащей словесные элементы сходные с охраняемым товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 307892, который правообладателем в Российской Федерации на алкогольной продукции не используется, в подтверждение чего представил договор поставки от 01.07.2010 N677 на поставку товара, договор поставки ликероводочной продукции от 01.09.2007 N 209, протокол разногласий к договору поставки от 14.09.2007 г., макет этикетки водки "Вечерний Волгоград", прайс-лист на 19.01.2012 г., лицензия N18809 от 10.06.2011 на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, выданной ЗАО "Торговый дом "Волгоградские водки", учредительные и регистрационные документы ЗАО "Торговый дом "Волгоградские водки".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04 мая 2012 года по делу N А40-23052/12-19-207 в удовлетворении требования ЗАО "Торговый дом "Волгоградские водки" отказано, поскольку ответчиком доказан факт использования спорного товарного знака.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ЗАО "Торговый дом "Волгоградские водки" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Заявитель апелляционной жалобы указывает, что представленные ответчиком документы (лицензионные договоры с иными юридическими лицами, товарно-транспортные накладные, договоры на изготовление полиграфической продукции и т.д.) не свидетельствуют об использовании правообладателем спорного товарного знака.

Судом апелляционной инстанции дело рассмотрено в порядке статей 123, 153 - 1, 156, 266, 268 АПК РФ путем использования систем видеоконференц-связи.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ответчика возражал против доводов жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав представителей сторон, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы 04 мая 2012 года на основании следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, регистрация словесного товарного знака "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД" по заявке N 2005716760/50 с приоритетом от 11.07.2005 произведена 02.06.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N307892 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ФГУП "Винодельческий завод "Волгоградский", 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 8.

В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 14.06.2007 за N РД0023118, исключительное право на товарный знак передано ООО "Южная Винно-Коньячная Компания", 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 8.

В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 26.07.2007 за N РД0024723, исключительное право на товарный знак передано ООО "Правда Поволжья", 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 8 (далее - правообладатель).

В соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 07.08.2007 за N РД0025161, неисключительная лицензия сроком на 5 лет выдана ООО "Южная Винно-Коньячная Компания" (далее - ООО "ЮВКК"), г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 8.

В соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 04.07.2008 за N РД0038163, неисключительная лицензии сроком до 31.12.2012 выдана ООО "Алкогольные Заводы Гросс", 432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла Либнехта, д. 15. Расторжение (досрочное расторжение) лицензионного договора с ООО "Алкогольные Заводы Гросс" зарегистрировано в Роспатенте 22.07.2009 за N РД0052888, с ООО "Южная Винно-Коньячная Компания" расторжение лицензионного договора зарегистрировано в Роспатенте 07.08.2007 за N РД0025161.

ЗАО "Торговый дом "Волгоградские водки", посчитав, что ответчиком товарный знак "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД" не используется на протяжении последних трех лет (с 31.01.2009 по 31.01.2012 включительно) обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.

Суд апелляционной инстанции считает не соответствующими материалам дела доводы апелляционной жалобы о том, что вывод суда первой инстанции об использовании зарегистрированного товарного знака ответчиком не подтверждается материалами дела и противоречит обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, непрерывно более трех лет ответчик не использует зарегистрированный за ним товарный знак, судом не дана правовая оценка доводам заявителя и представленным им доказательствам, и отклоняет на основании следующего.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации (статья 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Учитывая, что регистрация спорного товарного знака была произведена до 01.01.2008, то есть в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования места происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), и продолжилось после 01.01.2008, в период действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, к рассматриваемому спору, как верно установлено судом первой инстанции, подлежат применению оба законодательных акта.

В соответствии со статьей 1 Закона о товарных знаках, товарный знак - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

При этом согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в пункте 2.4 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого не использования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из положений части 1 статьи 22 Закона о товарных знаках следует, что под использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено только на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

При этом при доказывании использования товарного знака в отношении конкретных товаров и услуг институт однородности товаров не может применяться.

В обоснование исковых требований заявитель указывает, что ответчик не использовал товарный знак, так как нет доказательств отгрузки продукции в адрес ООО "ВОЛГА-АЛКО", лицензионный договор с ООО "Юпитер Продакшн" заключен после обращения в Росптент, получение санитарно-эпидемиологических заключений, заказ полиграфической продукции не является свидетельством ввода продукции в гражданский оборот.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих возражений.

Согласно статье 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному к выводу о доказанности факта использования в исследуемый период спорного товарного знака "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД", зарегистрированного за N 307892 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Оснований для переоценки данного вывода суда первой инстанции апелляционная коллегия не усматривает.

Как следует из материалов дела, решением коллегии Палаты по патентным спорам от 16.01.2012, ЗАО "ТД Волгоградские водки" было отказано в удовлетворении заявления от 11.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 307892, по причине его использования в период с 11.10.2008 по 10.10.2011 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 классов МКТУ правообладателем.

В рассматриваемом же случае период неиспользования спорного товарного знака заявлен ЗАО "Торговый дом "Волгоградские водки" с 31.01.2009 по 31.01.2012 включительно.

В качестве доказательств использования спорного товарного знака правообладателем - ООО "Правда Поволжья" были представлены лицензионные договоры, заключенные ООО "Правда Поволжья" с ООО "Южная Винно-Коньячная компания" от 07 августа 2007 г. N РД0025161, а также с ООО "Алкогольные заводы Гросс" от 04 июля 2007 г. N РД0038163 на использование товарного знака "Вечерний Волгоград".

ООО "Южная Винно-Коньячная компания" имеет лицензию сроком действия с 19 марта 2007 по 19 марта 2012 на производство, хранение и поставку спиртных напитков.

Кроме того, в целях выпуска алкогольной продукции, в том числе водки "Вечерний Волгоград", ООО "Южная Винно-Коньячная компания" была разработана Рецептура и Техническая инструкция, получен сертификат соответствия водки "Вечерний Волгоград" Госстандарту Российской Федерации, заключен договор поставки данной продукции от 12.09.2007 N 445-Ю с ООО "ВОЛГА-АЛКО".

Произведенную водку "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД" ООО "Южная Винно-Коньячная Компания" отгружало ООО "ВОЛГА-АЛКО" вплоть до конца сентября 2009.

Для ввода водки "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД" в гражданский оборот были оформлены необходимые документы: в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Волгоградской области -Санитарно-эпидемиологическое заключение N 34.12.01.918.П.000689.08.07 от 02.08.2007 со сроком действия до 02.08.2012; в подразделении системы сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА России - ООО "Волгоградский центр сертификации" - Сертификат соответствия N РОСС RU.AH28.B02594 со сроком действия с 27.08.2007 по 26.08.2010; в Федеральном государственном учреждении здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства, применения (использования) и реализации новых видов продукции от 26.07.2009 N 2989; в аккредитованном испытательном лабораторном центре "Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Протокол лабораторных испытаний N 3233 от 23.07.2009.

Для осуществления штрихкодирования водки "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД" правообладатель вступил в члены ассоциации автоматической идентификации "ЮНИСКАН/ГС1 РУС", куда ежегодно вносились членские взносы; для подготовки водки "Вечерний Волгоград" к выпуску ООО "Южная Винно-Коньячная Компания" заключило с ООО "Имедженси Принт" договор N 07/059 ИП от 28.05.2007 на разработку полиграфической продукции, поставка которой осуществлялась вплоть до середины 2009.

Правообладатель также заключил с ООО "Алкогольные заводы Гросс" лицензионный договор на право использования товарного знака "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД" и в соответствии с его условиями регулярно получало роялти.

ООО "Алкогольные заводы Гросс" было ликвидировано в связи с банкротством и вся документация, касающаяся его деятельности, была уничтожена. Однако факт выпуска и продажи водки "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД" ООО "Алкогольные заводы Гросс" в 2008-2009 подтверждается рекламными проспектами по продаже алкогольной продукции и материалами отчета об оценке рыночной стоимости исключительных прав ООО "Правда Поволжья" на объекты интеллектуальной собственности в 2008 году и первом квартале 2009 года, проведенными ООО "Бизнес-Оценка" в рамках договора N 11/БО-09 от 16.04 2009.

Факт поставки алкогольной продукции (водки "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД") документально подтвержден товарно-транспортными накладными N N 00000368, 00000369, 00000372, 00000417 от октября- ноября 2008, а также платежными поручениями NN 36 от 15.01.2008, 119 от 07.02.2008, 140 от 11.02.2008, 613 от 07.08.2008, 618 от 10.06.2008, 634 от 16.06.2008, 638 от 16.06.2008, 659 от 20.06.2008 с указанием платежа по договору поставки N445-Ю от 12.09.2007.

ООО "Алкогольные заводы Гросс" также имело лицензию сроком действия до 31 декабря 2012 г. на право использования спорного товарного знака при производстве алкогольной продукции (как и водки "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД") общество регулярно перечисляло правообладателю роялти, в подтверждение чего в материалы дела представлены платежные поручения N 13 от 28.05.2008 г., N 511от 19.08.2009 г., N 894 от 11.09.2009.

В материалах дела также имеется договор от 16.03.2009 заключенный между ООО "Правда Поволжья" и ООО "Бизнес-Оценка" о проведении оценки товарных знаков принадлежащих ответчику, с целью получения кредита для развития алкогольного бизнеса.

Кроме того, 10.10.2011 между ООО "Правда Поволжья" (лицензиар) и ООО "Юпитер Продакшн" (Лицензиат) был подписан лицензионный договор о предоставлении лицензиату простой неисключительной лицензии на право использования товарных знаков "Вечерний Волгоград" по свидетельству N 363367 и N 3078932, зарегистрированный в Роспатенте 28.02.2012 NРД0095460.

Платежным поручением от 15.03.2012 N 651 подтверждается факт перечисления денежных средств за использование спорного товарного знака. Также был оформлен сертификат соответствия на водку "Вечерний Волгоград", свидетельство о государственной регистрации данной продукции, протокол лабораторных испытаний и ряд необходимых документов, необходимых для ее выпуска.

Суд первой инстанции указал на тот факт, что в 2012 году водка начала производиться лицензиатом и по договору поставки и спецификациям от 30.12.2011 отгружалась ООО "Юпитер" (лицензия N А 600929 от 29 февраля 2012 года) на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции. Данные обстоятельства документально обоснованы товарно-транспортной накладной N 0345009 от 19.03.2012, товарной накладной N СП0330212 от 19.03.2012 г., справками и счет- фактурой N СП00205.

Из перечисленных доказательств следует, что ООО "Правда Поволжья" принимало все необходимые действия, чтобы ввести в гражданский оборот продукцию 33 класса МКТУ, маркированную товарный знаком "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД".

В силу изложенных обстоятельств, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований о досрочном прекращении охраны товарного знака "ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД" по свидетельству N 307892.

Нарушений норм процессуального права при принятии решения судом первой инстанции от 04 мая 2012 года по делу А40-23052/12-19-207 не допущено.

Руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 04 мая 2012 года по делу N А40-23052/12-19-207 оставить без изменения, апелляционную жалобу Закрытого акционерного общества "Торговый дом "Волгоградские водки" - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын