Изменения в практике защиты товарных знаков, лицензирования и передачи прав в связи с вступлением в силу IV части Гражданского кодекса РФ (T.B. Петрова, "Закон", N 10, октябрь 2007 г.)

Изменения в практике защиты товарных знаков,
лицензирования и передачи прав в связи с вступлением в силу
IV части Гражданского кодекса РФ

С 1 января 2008 г. вступит в силу IV часть Гражданского кодекса. Не затрагивая ее достоинств и недостатков, попробуем перечислить те практические моменты, на которые следует обратить внимание владельцам товарных знаков. К счастью или, возможно, к сожалению, принципы охраны товарных знаков не претерпели значительных изменений в новом законе. В связи с этим полагаем, что законодательство о товарных знаках нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Распоряжение исключительным правом на товарные знаки

Прежде всего отметим, что IV часть ГК РФ содержит главу 69 "Общие положения", касающуюся прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Эта глава содержит положения, относящиеся к распоряжению исключительным правом, договорам об отчуждении права, лицензионным договорам и другим аспектам, которые связаны с переходом прав на товарные знаки. Появление этих норм можно только приветствовать, поскольку уже очень долго эта область оставалась без достаточного нормативно-правового регулирования и фактически регулировалась практикой Роспатента и судебных органов.

Статья 1232 главы 69 помимо требования о регистрации в Роспатенте лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права (т.е. уступки товарного знака в соответствии с ныне действующей терминологией) содержит новое требование об обязательной регистрации договоров залога, а также требование о регистрации перехода исключительных прав без договора, например по наследству, в результате реорганизации предприятия, на основании судебного решения и по другим основаниям, установленным законом. Помимо этого, как и прежде, договор коммерческой концессии, если он содержит товарные знаки или другие зарегистрированные объекты, подлежит регистрации в Роспатенте. При этом без такой регистрации все эти договоры будут недействительны, а переход права без договора будет считаться несостоявшимся.

Какие изменения коснутся договора об отчуждении исключительного права, т.е. договора уступки товарного знака? Прежде всего, ст. 1234 говорит о том, что цена такого договора является существенным условием. В возмездном договоре необходимо наличие условия о размере вознаграждения или порядке его определения. Без этого условия договор будет считаться незаключенным. Положения п. 3 ст. 424 ГК РФ о правиле определения цены*(1) теперь не могут применяться к таким договорам. А в соответствии со ст. 575 ГК РФ безвозмездный договор между коммерческими организациями не допускается. Кроме того, для того чтобы договор считался договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, он должен содержать магические слова о том, что сторона передает право "в полном объеме". Если договор не содержит фразы "в полном объеме", то такой договор будет считаться лицензионным.

Теперь о лицензионных договорах на товарные знаки. Кодекс определил условия, которые должны содержаться в лицензионном договоре. Прежде всего это предмет договора. В отношении товарных знаков в договоре должны содержаться номер регистрации и дата регистрации товарного знака. Второе условие - должны быть указаны способы использования товарного знака, а также "сфера предпринимательской деятельности", применительно к которой предоставляется право использования знака. Напрямую "перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставляется лицензия", не упомянут в качестве существенного условия. Но, полагаем, без этого не обойтись. Видимо, предполагается, что эта информация должна содержаться в способе использования знака. Третье условие: как и в договоре об отчуждении, в лицензионном договоре необходимо наличие условия о размере вознаграждения или порядке его определения. В договоре также должна быть указана территория; если она не указана, то территорией считается вся Российская Федерация. Договор должен содержать условие о сроке его действия, но если срок не указан, то считается, что договор заключен на 5 лет. Договор также должен содержать указание на вид лицензии - исключительная или неисключительная. Причем в отношении разных способов использования могут быть выданы разные виды лицензий. Если в договоре не указан вид лицензии, то лицензия предполагается неисключительной. Следует отметить, что лицензиат по исключительной лицензии обладает дополнительным правом защищать свои нарушенные третьими лицами права наравне с правообладателем (ст. 1254 ГК РФ).

По-прежнему существенным условием лицензионного договора является условие о качестве товаров. Однако, с нашей точки зрения, оно изменено в лучшую сторону. Если раньше качество товаров лицензиата должно было быть не ниже качества товаров лицензиара, то теперь качество таких товаров должно просто соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемому лицензиаром. Кроме того, теперь лицензиар будет иметь право - но не обязанность - контролировать качество товаров. Это, конечно, приятные изменения, поскольку существует множество лицензиаров, которые являются только владельцами товарных знаков, но сами не производят товар, а лишь выдают соответствующие лицензии. Для таких лицензий предыдущее условие выглядело абсурдно, но все-таки его необходимо было вставлять в договор. Тем не менее надо заметить, что теперь лицензиат вполне законно может снизить качество товаров, производимых по лицензии в России по сравнению с качеством тех же товаров, производимых в других странах. По-видимому, предполагается, что в интересах самого лицензиара - не допустить значительного снижения качества.

Начиная с 2002 г. в том случае, если в отношении товарного знака зарегистрирован лицензионный договор, Роспатент при уступке этого товарного знака требовал согласия лицензиата на уступку такого знака. Напрямую такого требования в законодательстве не содержалось. Такие требования основываются на решениях Верховного Суда.*(2) IV часть напрямую не содержит отмены этого требования. Тем не менее п. 7 ст. 1235 части IV ГК РФ содержит положение о том, что переход исключительного права на средство индивидуализации не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Нам представляется, что эта статья является гарантией того, что права лицензиата при отчуждении права не будут нарушены, а поэтому нет необходимости в получении его согласия. Однако формулировка этой статьи оставляет желать лучшего, и вполне возможно, что Роспатент останется на прежней позиции и по-прежнему будет требовать в таких случаях согласия лицензиата.

Вопрос о необходимости регистрации лицензионных договоров зачастую возникает в связи с возможностью прекращения правовой охраны товарного знака на основании неиспользования. В ныне действующем законе использованием товарного знака считается применение его на товарах или их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе зарегистрированного лицензионного договора. В крупных компаниях достаточно распространена практика, когда владельцем товарного знака является одно юридическое лицо, а производителями товаров - его дочерние или родственные компании в разных странах мира. В соответствии с ныне действующим законодательством использование знака считается законным только в том случае, если существует зарегистрированный лицензионный договор между правообладателем и пользователями. Поэтому даже если коммерческой необходимости в заключении таких договоров не было, то приходилось регистрировать лицензионные договоры и между родственными компаниями, для того чтобы уберечь знаки от ликвидации на основании неиспользования. IV часть содержит новое положение. Пункт 2 ст. 1486 говорит о том, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем, лицензиатом, на основании зарегистрированного договора либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. Таким образом, появился третий субъект, который может законно использовать знак. Казалось бы, это положение может применяться к использованию знака родственными компаниями. Однако с практической точки зрения пока неясно, кто эти лица, использующие знак под контролем правообладателя, и как на практике это надо будет доказывать. Достаточно ли будет Палате по патентным спорам простого заявления правообладателя о том, что это лицо использовало знак под его контролем, или надо будет доказывать, что само это лицо находилось под контролем правообладателя? А, кроме того, вполне может быть, что Палата потребует представить документы, подтверждающие, что правообладатель осуществлял контроль за производством товаров, например результаты проверок качества выпускаемых товаров, акты ревизионных комиссий и т.п. Зная менталитет Палаты по патентным спорам, опасаемся, что она пойдет по последнему пути и заставит правообладателей представлять такие документы. Поэтому, пока не сложилась правоприменительная практика или пока Роспатент не издал какие-то нормативные акты в этой области, полагаем, что правообладателям лучше положиться на старый добрый зарегистрированный лицензионный договор. По крайней мере в отношении их ключевых брендов.

Это основные моменты, на которые стоит обратить внимание в новом законодательстве о передаче прав на товарные знаки. В целом представляется, что новое законодательство увеличит оборотоспособность товарных знаков и другой интеллектуальной собственности.

1. Регистрация товарных знаков

Регистрации и защите самих товарных знаков посвящен параграф 2 главы 76. В IV части очередной раз изменено определение товарного знака. Оно разделено на два определения - товарного знака и знака обслуживания. Кроме того, термин физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, заменен на термин индивидуальный предприниматель в соответствии с остальными частями ГК РФ. Однако, как представляется, никаких практических изменений в охране знаков такие определения не повлекут.

Абсолютные основания для отказа в регистрации товарных знаков остались прежними. Однако в относительные основания для отказа добавлено несколько слов, которые могут значительно сказаться на объеме и надежности правовой охраны, которая предоставляется правообладателю на основании свидетельства о регистрации товарного знака. В соответствии с п. 8 ст. 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначений) либо с наименованием селекционного достижения. Таким образом, введены новые объекты - коммерческое обозначение, селекционное достижение. Кроме того, в соответствии с прежним законом нельзя было регистрировать обозначения, тождественные с фирменным наименованием. Сейчас речь идет не только о тождестве, но и о сходстве до степени смешения. Не совсем понятно, какие критерии сходства до степени смешения между товарными знаками и фирменными наименованиями будут применяться. Будут ли это те же критерии, которые Роспатент сейчас применяет по отношению к сходству между товарными знаками? Или те критерии, которые сейчас суды применяют по отношению к сходству между фирменными наименованиями? В большинстве случаев суды считают, что фирменные наименования несходны, если отличие заключается только в одной букве или в организационно-правовой форме. Надеемся, что будут применяться критерии, выработанные Роспатентом, хотя, несомненно, они тоже нуждаются в адаптации для применения их к фирменным наименованиям.

В п. 9 указанной статьи говорится, что не могут быть зарегистрированы обозначения тождественные, и дальше идет перечень объектов, который соответствует прежнему перечню, за исключением того, что в подп. 3 добавлено доменное имя. Кроме того, из подп. 3 п. 9 исчезли слова "в Российской Федерации". Таким образом, теперь не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета заявки в любой стране мира. А, кроме того, поскольку из проекта IV части ГК РФ исчезла глава о доменных именах, по-прежнему в ГК РФ не содержится определения того, что же является доменным именем. Представляется, что законодатель имел в виду только домены второго уровня и не выше. Однако напрямую из закона это не следует, и возможно, что любой домен в любой зоне Интернета, а не только в ru-зоне, может быть противопоставлен российскому товарному знаку.

Следует обратить внимание на то, что в процессе проведения экспертизы Роспатент не проводит проверку по п. 8 и 9 ст. 1483. Кроме того, в соответствии со ст. 1512 (основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку) на основании этих пунктов знак может быть признан недействительным в течение всего срока действия исключительного права. То есть никакого срока давности здесь не существует.

Правообладатель мог бы сам провести поиск по таким объектам перед подачей заявки на товарный знак. Однако здесь мы также сталкиваемся со значительными трудностями. Найти тождественные доменные имена 2-го уровня в зонах ru, com, org и других международных зонах достаточно просто, поскольку есть база данных WHOIS. В национальных зонах провести проверку труднее, но возможно. Проверку в зонах 3-го и 4-го уровня, полагаем, сделать затруднительно.

По фирменным наименованиям можно провести поиск, который выявит все фирменные наименования, содержащие заданное обозначение. Однако, насколько нам известно, поиск по фирменным наименованиям, сходным, но не тождественным, в настоящее время невозможен.

По коммерческим наименованиям никакой базы данных не существует, и вряд ли в ближайшие годы она будет создана. Единственный поиск, который здесь доступен, - это поиск в Интернете. Но, к сожалению, результаты такого поиска не дают никаких гарантий того, что интересующее вас обозначение не используется в качестве коммерческого наименования.

Таким образом, правообладатель, получив регистрацию на товарный знак и вложив серьезные средства в развитие бренда, может оказаться в такой ситуации, что спустя 10 или 20 лет его знак будет ликвидирован на основании сходства или тождества с одним из вышеперечисленных объектов. Полагаем, что в будущем возникнет необходимость в проведении полных поисков по всем средствам индивидуализации. Но для этого необходимо создание соответствующих баз данных, как, например, в США и многих других странах, где перед подачей заявки заявители проводят поиск по всем коммерческим обозначениям и товарным знакам, используемым без регистрации. Такие базы данных содержат всевозможные публикации, рекламные материалы и т.д.

Хотелось бы обратить внимание на то, что в новом законе возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку должно быть подано не любым, а только заинтересованным лицом. Однако представляется, что это ограничение очень легко обойти. В большинстве случаев достаточно лишь подать заявку на сходный товарный знак, и вы становитесь заинтересованным лицом.

2. Защита товарного знака

Другой момент, который претерпел значительные изменения в новом законодательстве, - это нормы, раскрывающие содержание исключительного права на товарный знак и его защиту.

Прежде всего изменена структура нормы, относящейся к определению исключительного права на товарный знак. Раньше ст. 4 Закона о товарных знаках содержала определение того, что является нарушением исключительного права на товарный знак. Теперь ст. 1229 и 1484 содержат определения того, как и каким образом правообладатель может использовать свое исключительное право. Статья 1229 гласит, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным. А п. 2 ст. 1484 содержится перечень некоторых способов, которые считаются использованием, но этот перечень не является исчерпывающим. Пункт 3 ст. 1484 говорит о том, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В соответствии с недавней судебной практикой ВАС РФ в спорах о столкновении средств индивидуализации принимается за основу так называемое правило треугольника, которое предполагает оценку в каждом споре трех критериев: различительной способности (силы) обозначения правообладателя, сходства обозначений истца и ответчика до степени смешения и однородности товаров и услуг. По-видимому, "вероятность смешения" в IV части ГК РФ является аналогом "различительной способности обозначения", и теперь в судах правообладателям придется доказывать не только то, что обозначения сходны, а товары однородны, но и то, что в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Нам представляется, что структура этих новых норм оставляет желать лучшего и допускает двоякое толкование, что может привести к дополнительным проблемам правообладателей при защите прав на товарные знаки. И полагаем, что правоприменительная практика преподнесет нам много сюрпризов в процессе применения этих норм.

Кроме того, появилось две новых возможности для подсчета компенсации за незаконное использование знака. Правообладатель по-прежнему может требовать выплаты компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Но теперь компенсация может быть также вычислена и другими способами:

1) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или

2) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (так называемая цена лицензии).

В настоящее время такой лицензионный способ подсчета компенсации может вызвать затруднения, поскольку цена заключаемых и регистрируемых в Роспатенте лицензионных договоров не публикуется. Можно, конечно, использовать цены, которые взимаются в других странах (в большинстве стран такая информация доступна), однако нет никакой уверенности, что российский суд воспримет обоснование цены компенсации на основании зарубежного опыта. Правда, в соответствии с IV частью ГК РФ цена лицензии становится существенным условием возмездного лицензионного договора, поэтому есть надежда, что Роспатент начнет публиковать такие сведения.

Хотелось бы также отметить изменения, внесенные в положения, относящиеся к ответственности за незаконное использование товарного знака. Теперь по решению суда могут быть изъяты из оборота и уничтожены не только контрафактные товары и упаковки, но и оборудования и материалы, используемые для совершения нарушения. Появилась новая норма о возможности ликвидации юридического лица, которое неоднократно или грубо нарушает исключительное право на товарный знак (ст. 1253 ГК РФ).

В заключение хотелось бы отметить, что IV часть ГК РФ будет применяться к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. Поэтому уже получившие охрану товарные знаки и фирменные наименования будут охраняться и дальше. Нет необходимости вносить изменения в уже заключенные договоры. Однако несомненно, что нормы IV части ГК РФ заслуживают самого тщательного изучения и дальнейшей шлифовки, и только правоприменительная практика покажет нам все преимущества и недостатки нового закона.

T.B. Петрова,

патентный поверенный "Клиффорд Чане СНГ Лимитед"

"Закон", N 10, октябрь 2007 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) В соответствии с указанной статьей исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

*(2) См.: Решение Верховного Суда РФ от 01.03.2002 N ГКПИ2002-50.