Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2012 г. N 09АП-22541/12

г. Москва

26 сентября 2012 г.

Дело N А40-28433/12-51-220

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 сентября 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ЗАО "ААЦ - инвест"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.06.2012 г.

по делу N А40-28433/12-51-220, принятое судьей Т.В. Васильевой,

по иску ООО "Гранд Сервис Билдинг"

к ЗАО "ААЦ - инвест"

третье лицо - Роспатент

о прекращении правовой охраны товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: Пермяков П.Н. (по доверенности от 15.12.2011)

от ответчика: Литвинова М.Ф. (по доверенности от 17.09.2012)

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Сервис Билдинг" (далее - ООО "Гранд Сервис Билдинг", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЯУЗА" N 213334 вследствие его неиспользования в отношении товаров 09 и 42 классов МКТУ, зарегистрированного за обществом с ограниченной ответственностью "ААЦ-Инвест" (далее - ООО "ААЦ-Инвест", ответчик).

В порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) ответчик был заменен на ЗАО "АЦЦ-Инвест".

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

В обоснование заинтересованности в прекращении правовой охраны спорного товарного знака ООО "Гранд Сервис Билдинг" указывает, что он имеет намерение реально использовать в гражданском обороте для индивидуализации своих услуг комбинированное обозначение со словесным элементом "ЯУЗА", сходное с товарным знаком по свидетельству N 213334.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01 июня 2012 года заявленные требования удовлетворены, поскольку ответчиком не доказан факт использования спорного товарного знака за период с 14.02.2009 по 14.02.2012.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ЗАО "ААЦ-Инвест" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявленного требования отказать.

Заявитель апелляционной жалобы указывает, что в подтверждение использования товарного знака в отношении услуг 09 класса МКТУ истцом представлены договоры поставки, заключенные между ООО "Автоаудиоцентр" и ООО "Эльф ЛГ".

Также ответчик ссылался на неизвещение о времени и месте судебного заседания представителя третьего лица - Роспатента.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца возражал против доводов апелляционной жалобы, просил оспариваемое решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав представителей сторон не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 01 июня 2012 года на основании следующего.

Как следует из материалов дела, на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана комбинированному товарному знаку "ЯУЗА" N 213334 с датой приоритета от 12.09.2000, с датой регистрации от 27.05.2002, для части товаров 09 класса (аппаратура для воспроизводства и передачи звука) и услуг 42 классов (реализация товаров, указанных в 09 классе) МКТУ. Правообладателем исключительных прав на товарный знак N 213334 на момент обращения в суд является ЗАО "ААЦ-инвест".

ООО "Гранд Сервис Билдинг" оказывает в РФ широкий спектр услуг в области строительства, обслуживания и обеспечения функционирования жилых и нежилых комплексов (бизнес-центров, торгово-развлекательных центров), что подтверждается материалами дела.

Одними из объектов истца являются многофункциональные торгово-развлекательные и бизнес-центры "Яуза Тауэр I" и "Яуза Тауэр II" (Yauza Tower), в составе которого присутствует полный перечень возможных услуг для осуществления предпринимательской деятельности, досуга, питания и отдыха.

Как усматривается из материалов дела, истцом направлена заявка в Роспатент на регистрацию в Российской Федерации в качестве товарного знака комбинированного обозначения "Яуза Тауэр" N 2011720786 от 30.06.2011, для полного перечня услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ (л.д 24 том 1).

Обращаясь с настоящим иском в арбитражный суд, ООО "Гранд Сервис Билдинг" указало, что регистрация товарного знака "Яуза" за ответчиком может препятствовать хозяйственной и предпринимательской деятельности истца и регистрации его заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ, поскольку товарный знак N 213334 зарегистрирован для соответствующей части однородных услуг 42 класса МКТУ "реализация товаров", которое является общепринятым определением услуг "торговля, продвижения товаров для третьих лиц и т.д.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом, изложенным в решении Арбитражного суда города Москвы от 01 июня 2012 года о необходимости досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ЯУЗА" в отношении услуг 42 класса МКТУ по следующим основаниям.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации (пункт 1 статья 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации(далее - ГК РФ).

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии со статьей 1 Закона о товарных знаках, товарный знак - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

При этом согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в пункте 2.4 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого не использования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из положений части 1 статьи 22 Закона о товарных знаках следует, что под использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено только на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

При этом при доказывании использования товарного знака в отношении конкретных товаров и услуг институт однородности товаров не может применяться.

Истец в обоснование заявленных требований представил доказательства, подтверждающие его деятельность на рынке оказания услуг в области строительства, обслуживания и обеспечения функционирования жилых и нежилых комплексов, в том числе всего комплекса необходимых услуг собственникам и арендаторам для их предпринимательской деятельности, рекламы, связи, функционирования сети Интернет и т.д.

Так, в материалах дела имеется информация о компании ООО "Гранд Сервис Билдинг" и об услугах, которые оказывает компания, размещенная на действующем сайте истца www.gsbuilding.ru. На данном сайте имеется информация об объектах "Яуза Тауэр I" и "Яуза Тауэр II", которые обслуживаются истцом (л.д. 12-13 том 1).

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих возражений.

Суд апелляционной инстанции приходит к вводу, что истец является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ. Сведений об использовании ответчиком вышеуказанного товарного знака в отношении заявленных истцом услуг 42 МКТУ непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска в суд ответчиком не представлено.

Ссылка ответчика на договоры, заключенные между ООО "Автоаудиоцентр" и ООО "Эльф ЛГ", а также товарные накладные от 11.02.2009 N 36 и от 07.05.2009 N 120 не могут быть приняты во внимание.

Отгрузка ответчиком аппаратуры для воспроизводства и передачи звука отдельным компаниям для дальнейшей реализации (например, ООО "Эльф ЛГ") не является услугой торговли в ее понимании для 42 класса МКТУ, а относится к иным услугам 35 класса МКТУ.

Подтверждением того, что в последующем аппаратура для воспроизводства и передачи звука была объектом купли-продажи, продавцом по которой выступало ООО "Эльф ЛГ", являются имеющиеся в материалах дела договоры поставки и товарные накладные о поставке третьим лицам указанного оборудования.

Согласно договору от 07.10.2008 N 058/10 ООО "Автоаудиоцентр" поставило в адрес ООО "Эльф ЛГ" аппаратура для воспроизводства и передачи звука.

Впоследствии покупателем по договорам от 18.02.2009 N 020/02, от 11.02.2009 N 017/02 является индивидуальный предприниматель Фильков А.М. (л.д. 102, 110 том 1).

Таким образом, ответчик не осуществлял деятельность по торговле оборудованием, а закупал и обеспечивал предпринимателей товарами.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что с учетом сходства до степени смешения с названием указанных комплексов "Яуза Тауэр", товарный знак "Яуза" N 213334 может препятствовать хозяйственной и предпринимательской деятельности истца и регистрации его заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ, так как товарный знак N 213334 зарегистрирован для соответствующей части однородных услуг 42 класса МКТУ "реализация товаров", которое является общепринятым определением услуг "торговля, продвижения товаров для третьих лиц и т.д".

Суд приходит к выводу, что все представленные ответчиком доказательства его использования товарного знака "Яуза" по рекламе и продвижению (реализации) относятся к продукции, производимой непосредственно им. Доказательств оказания услуг третьим лицам, заключения с ними соответствующих договоров, получение вознаграждения за оказанную услугу, в материалы дела не представлено.

Довод ответчика о том, что третьему лицу - Роспатенту, не направлено уведомление о вызове представителя третьего лица в судебное заседание, опровергается материалами дела.

В материалы дела представлен отзыв Роспатента на исковое заявление ООО "Гранд Сервис Билдинг", в котором третье лицо ходатайствовало о рассмотрении настоящего дела в отсутствие представителя Роспатента (л.д. 68 том 1), что говорит о его осведомленности в отношении рассматриваемого дела и надлежащем извещении о дате и месте судебного заседания.

Нарушений норм процессуального права при принятии решения судом первой инстанции от 01 июня 2012 года по делу А40-28433/12-51-220 не допущено.

Руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01 июня 2012 года по делу N А40-28433/12-51-220 оставить без изменения, апелляционную жалобу ЗАО "ААЦ - инвест" - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын