Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2012 г. N 09АП-8482/12 (ключевые темы: компенсации - товарный знак - гражданский оборот - таможенная декларация - нарушение исключительных прав)

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2012 г. N 09АП-8482/12

г. Москва

26 сентября 2012 г.

Дело N А40-96129/11-12-700

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 сентября 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-96129/11-12-700

по иску по иску Компании "Диаджео Айерлэнд" ("DIAGEO IRELAND")

(St. James's gate, Dublin 8, Ireland)

к ООО "Да-Линк"

третье лицо: фирма "CARENIO COMMERCIAL LTD"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков "GUINNES" и "GUINNES EXTRA STOUT"

при участии в судебном заседании:

от истца: Горбенко В.С. (по доверенности от 26.07.2012)

в судебное заседание не явились представители:

от ответчика: извещен

от третьего лица: извещено.

УСТАНОВИЛ:

Компания "Диаджео Айерлэнд" ("DIAGEO IRELAND") (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Да-Линк" (далее - ООО "Да-Линк", ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков "GUINNES" и "GUINNES EXTRA STOUT".

Исковые требования заявлены в соответствии со статьями 1229, 1250, 1252, 1260, 1272, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле было привлечено фирма "CARENIO COMMERCIAL LTD".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2012 с ООО "Да-Линк" в пользу Компании "Диаджео Айерлэнд" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "GUINNES" (свидетельство N 23486), выразившееся во ввозе ответчиком на территорию Российской Федерации пива "GUINNES DRAUGHT" и "GUINNES EXTRA STOUT" по таможенным декларациям N 10009142/161110/0004466, N 10009150/151210/0013901 в размере 100 000 рублей, а также 8 600 рублей расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

С решением не согласился ответчик, и обратился с апелляционной жалобой в которой просил решение отменить, в иске Компании "Диаджео Айерлэнд" отказать.

Определением от 16.08.2012 Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела в апелляционном суде по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения в суде первой инстанции, поскольку судом первой инстанции уточнение требований истца не были рассмотрены в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Как следует из материалов дела, в судебном заседании 24.01.2012 Компания "Диаджео Айерлэнд" заявило письменное ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просило взыскать с ООО "Да-Линк" компенсацию за незаконное использование товарного знака "GUINNES" (свидетельство N 23486), выразившееся во ввозе ответчиком на территорию Российской Федерации пива "GUINNES DRAUGHT" и "GUINNES EXTRA STOUT" по таможенной декларации N 10009142/161110/0004466 в размере 100 000 рублей (л.д. 42), затем - 5 000 000 рублей (л.д. 43).

Впоследствии истец заявил отказ от иска в части требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "GUINNES", выразившееся в размещении товарного знака в указанных декларациях (л.д. 124).

Приняв ходатайство истца, как уточнение исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ протокольным определением от 24.01.2012 суд первой инстанции не выяснил действительного волеизъявления истца в отношении, изначально заявленного требования и как следствие не определил юридическую судьбу требования применительно к правилу статьи 49 АПК РФ.

Из протокола судебного заседания Арбитражного суда города Москвы от 24.01.2012 видно, что судом ходатайство истца не рассмотрено. Суд определил не рассматривать заявленное ходатайство в связи с тем, что суду не понятно заявленное требование.

Суд апелляционной инстанции, исходя из первоначально заявленных требований, полагает, что истцом заявлены были требования о взыскании компенсации за два правонарушения "ввоз товара" и "размещение товарного знака на документах юридического лица". Затем истец, воспользовавшись своими процессуальными правами, отказался от взыскания компенсации за правонарушение, связанное с размещением товарного знака в таможенных декларациях ответчика.

При рассмотрении дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, истцом заявлено ходатайство об отказе от части исковых требований требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N 69506, выразившееся во ввозе на территорию Российской Федерации по таможенным декларациям от 26.11.2010 и 15.12.2010, а также в размещении товарного знака N 69506 в указанных декларациях.

Указанный отказ от исковых требований принят судом апелляционной инстанции.

В заседании апелляционной инстанции ответчиком было установлено, что через канцелярию Девятого арбитражного апелляционного суда поступило ходатайство от ответчика об истребовании доказательств и приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

Представитель истца возражал против заявленного ходатайства. Судом ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов отклонено, поскольку данные материалы не относятся к предмету заявленных требований. Истцом избран способ защиты права - взыскание компенсации в фиксированной сумме, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Ответчик и третье лицо, уведомленные надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили, в связи с чем, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика и представителей третьих лиц.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 09.02.2012 подлежащим отмене, а исковые требования удовлетворению на основании части 3 статьи 270 АПК РФ исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "GUINNES" по свидетельству N 23486 в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво).

Согласно материалам дела, истцом были получены письма Центральной акцизной таможни от 16.11.2010, в котором было указано о приостановлении выпуска товаров, содержащих товарный знак "GUINNES" по свидетельству N 23486. Таможенное оформление и декларирование данного товара производилось ООО "Да-Линк" по декларации товаров N 10009142/161110/0004466.

Согласно положениям пункта 1 статьи 399 Таможенного кодекса Российской Федерации, если до истечения срока приостановления выпуска товаров от уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации органа не будет получено решение об изъятии товаров, о наложении ареста на них, либо об их конфискации, решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день, следующий за днем истечения срока приостановления выпуска товаров.

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Принцип исчерпания права имеет территориальное действие - товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, следует отметить, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, что согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Факт незаконного использования товарного знака "GUINNES" по свидетельству N 23486 подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно части 4 статьи 1252 ГК РФ, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

В силу положений части 2 статьи 1484 ГК РФ ввоз на таможенную территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком, является формой использования товарного знака при введении в гражданский оборот на территории России, при этом, статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит ограничение прав правообладателя товарного знака, вытекающих из его регистрации, которое заключается в указании на то, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно материалам дела, истец и ответчик в договорных отношениях не состоят, при этом, согласия ответчику на ввоз продукции (пива) маркированного товарным знаком "GUINNESS" по свидетельству N 23486 по декларации товаров N 10009142/161110/0004466 в общем количестве 34 344 бутылок и банок истец не давал, что сторонами и не оспаривается.

Согласно части 1 статьи 1229 ГК РФ, отсутствие запрета не считается согласием (разрешением), а использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования товарного знака, а доказательств передачи правообладателем либо истцом исключительных прав на указанный товарный знак ответчиком суду не представлено, то требование истца о взыскании с ответчика компенсации суд признал правомерным.

Исходя из позиции, изложенной в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 или подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

Истец, воспользуюсь правом, установленным частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации в размере 5 000 000 рублей.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения, ссылаясь, при этом, на судебную практику.

Между тем, суд не принял во внимание указанную позицию, поскольку представленная судебная практика по аналогичным делам не отражает единообразие подхода и метода исчисления размера компенсации. Кроме того, все судебные акты приняты по конкретным делам с учетом конкретных обстоятельств и не влияют и не могут влиять на исчисление размера компенсации по настоящему делу. Данный подход считается формальным и не может применяться однозначно.

В силу части 1 статьи 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из конструкции данной нормы, можно отметить, что существенным условием для определения размера компенсации за нарушения интеллектуальных прав является установление последствий таких прав.

В обоснование размера компенсации истец не представил достаточных и допустимых доказательств наступления негативных последствий для правообладателя от ввоза спорных товаров.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

В соответствии со статьей 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Из содержания главы 59 ГК РФ следует, что общим условием деликтной ответственности является наличие состава правонарушения, включающего в себя: наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между двумя первыми элементами, вину причинителя вреда, размер причиненного вреда.

Удовлетворение исковых требований возможно при доказанности всей совокупности вышеуказанных условий деликтной ответственности.

Следовательно, из указанных выше норм права следует, что на истце лежало бремя доказывания факта совершения противоправного действия (бездействия), возникновения у потерпевшего убытков (в том числе возникновение убытков в заявленном размере), а также наличия причинно-следственной связи между противоправными действиями и наступившими последствиями в виде возникновения убытков.

Согласно статье 65 АПК РФ Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

В силу статьи 4 АПК РФ любое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за судебной защитой нарушенного права, будучи, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанным доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Кроме того, в силу статьи 68 АПК РФ обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, отсутствие вследствие этого нарушения у истца убытков, количество и стоимость товаров, маркированных товарным знаком истца, степени вины нарушителя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 200 000 рублей.

В соответствии с части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 4 части 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270 и статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 февраля 2012 года по делу N А40-96129/11-12-700 отменить.

Принять отказ Компании "Диаджео Айерлэнд" ("DIAGEO IRELAND") от требований о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N 69506 на товаре ввезенном на территорию Российской Федерации по ТД N 10009150/261110/0012880, N 10009150/151210/0013901, и размещении указанного товарного знака в указанных таможенных декларациях.

Производство по делу N А40-96129/11-12-700 в данной части прекратить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Да-Линк" (ОГРН 1037739979562, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 5, корп. 1) в пользу Компания "Диаджео Айерлэнд" ("DIAGEO IRELAND") компенсацию за незаконное использование товарного знака "GUINNES" (свидетельство N 23486), выразившееся во ввозе ответчиком на территорию Российской Федерации пива "GUINNES DRAUGHT" и "GUINNES EXTRA STOUT" по таможенной декларации N 10009142/161110/0004466 в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и расходы по оплате государственной пошлине в размере 8 600 (Восемь тысяч шестьсот) рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Да-Линк" (ОГРН 1037739979562, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 5, корп. 1) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 39 400 (Тридцать девять тысяч четыреста) рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын