Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 октября 2012 г. N 15АП-11842/12

город Ростов-на-Дону

01 октября 2012 г.

дело N А53-22658/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 01 октября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 октября 2012 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Галова В.В.,

судей Авдониной О.Г., Ломидзе О.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яковлевой А.В.,

при участии:

от ответчика: представитель Гусева Вероника Сергеевна (доверенность от 08.08.2012 N 4),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ОбщеБИТ"

на решение Арбитражного суда Ростовской области (судья Лусегенова З.С.)

от 17 августа 2012 года по делу N А53-22658/2011

по иску общества с ограниченной ответственностью "Юниверфуд" (ИНН 6658162940, ОГРН 1036602653768)

к обществу с ограниченной ответственностью "ОбщеБИТ" (ИНН 6168034177, ОГРН 1106194005500),

о защите прав на знак обслуживания,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Юниверфуд" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ОбщеБИТ" о запрете использования при осуществлении деятельности обозначения "БлинкOff", сходное до степени смешения со знаком обслуживания истца "БлинОфф", для товаров и услуг 30 и 43 класса МКТУ; об обязании удалить обозначение "БлинкOff", сходное до степени смешения со знаком обслуживания истца "БлинОфф": путем демонтажа вывесок "БлинкOff" по адресам: ТРЦ "МЕГА" - республика Адыгея, аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, пом. N 3044; ТЦ "Галерея" - г. Краснодар, ул. Головатого, д. 313, 2 этаж, пав. 2-3 путем удаления сходного до степени смешения с товарным знаком истца, обозначения "БлинкОff" с фискальных регистраторов ККТ ответчика, установленных по адресам: ТРЦ "МЕГА" - республика Адыгея, аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, пом. N 3044; ТЦ "Галерея" - г. Краснодар, ул. Головатого, д. 313, 2 этаж, пав. 2-3; о взыскании 500 000 рублей - компенсации; об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя товарного знака, в печатном издании в сфере ресторанного бизнеса: журнале "Искусство потребления".

Решением от 17.08.2012 Арбитражный суд Ростовской области запретил обществу с ограниченной ответственностью "ОбщеБИТ" использовать при осуществлении своей деятельности обозначение "БлинкOff"; обязал общество с ограниченной ответственностью "ОбщеБИТ" удалить обозначение "БлинкOff", сходное до степени смешения с товарным знаком "БлинОфф", путем демонтажа вывесок кафе "БлинкOff" по адресам: ТРЦ "МЕГА", Республика Адыгея, аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, пом. N 3044 и ТРЦ "Галерея", г. Краснодар, ул. Головатого, д. 313, 2-й этаж, пав. 2-3, путем удаления сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения "БлинОфф" с фискального регистратора ККТ ответчика; обязал общество с ограниченной ответственностью "ОбщеБИТ" опубликовать решение суда о допущенных нарушениях с указанием действительного правообладателя товарного знака в печатном издании в сфере ресторанного бизнеса: журнале "Искусство потребления" в 30-дневный срок после вступления решения суда в законную силу.

Суд также взыскал с общества с ограниченной ответственностью "ОбщеБИТ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Юниверфуд" 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 17 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины и 33 200 рублей расходов по оплате судебной экспертизы.

В остальной части исковых требований отказано.

Судебный акт вынесен с учетом результатов проведенной экспертом ФГБОУ ВПО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" Орловой В.В. и экспертами Межрегионального центра "Югпатент" Ивановой Н.В., Коптевой В.М. и Кравчук А.Г. комиссионной судебной экспертизы.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил решение отменить.

Апеллянт указал, что товарный знак по свидетельству РФ N 289050, и обозначение, используемое ответчиком, имеют характер комбинированного обозначения. По мнению апеллянта, элемент "БЛИН" имеет самостоятельное обособленное положение, в связи с чем, ответчик считает, что судом неправильно применены критерии для определения сходства обозначений, то есть, не использованы утвержденные приказом Роспатента N 197 от 31.12.2009 "Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство" (далее - рекомендации). Учитывая, что в составе товарного знака словесная часть - слово "БЛИН", носит описательный характер (описывает изготавливаемые истцом товары), оно является неохраняемым элементом, и, согласно рекомендациям, не должно учитываться при сравнении. Сравнению подлежат только графические части товарного знака и обозначения, используемого ответчиком, то есть окружность и словесный элемента "фф" ("БлинОфф") и стилизованное изображение готового блина и приспособлений для изготовления блинов - поварешки и лопаточки ("БлинкоFF").

Апеллянт также указал, что словесные элементы различаются по фонетическому признаку. При оценке смыслового сравнения не учтено, что при визуальном восприятии товарного знака "БлинОфф" - основную смысловую нагрузку имеет словесный элемент "БЛИН" при этом словесный элемент "фф" и окружность не имеют никакого смыслового значения. При этом, в комбинированном обозначении, используемом ответчиком ("БлинкоFF"), словесный элемент "БЛИНК" является фантазийным и не имеет никакого смыслового значения. Ассоциативную связь с процессом изготовления блинов ему придают расположенные рядом графические изображения готового блина - поварешка и лопаточка. Таким образом, словесные элементы различаются по смысловому признаку. При таких обстоятельствах, кардинальное различие между товарным знаком по свидетельству РФ N 289050 и обозначением, используемым ответчиком, очевидно. Оценивая заключение комиссионной экспертизы, суд принял во внимание лишь ту ее часть, которая по ходатайству истца выполнена ФГБОУ ВПО "РГАИС", не принимая во внимание, что в экспертном заключении МЦ "Югпатент" содержатся совершенно противоположные выводы, свидетельствующие об отсутствии признаков сходства между товарным знаком по свидетельству РФ N 289050, и обозначением, используемом ответчиком. Кроме того, экспертное заключение МЦ "Югпатент" более полно и обоснованно. При этом суд мотивирует принятие решение, основываясь на экспертном заключении ФГБОУ ВПО "РГАИС", указывает, что "опасность смешения обозначений в глазах потребителя существует".

В отзыве истец указал на необоснованность доводов апелляционной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы. Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, представителя в судебное заседание суда апелляционной инстанции не направил, в связи с чем, в отношении истца дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя ответчика, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "БлинОфф", свидетельство N 289050, с приоритетом от 01.08.2003 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (блины, кафе, бары, рестораны, услуги по приготовлению блюд), зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.05.2005. Срок действия регистрации - до 01.08.2013.

Истец указал, что ответчик, без согласия правообладателя, незаконно использует товарный знак истца в кассовых чеках, на вывеске кафе, размещенной на фудкортах: ТРЦ "МЕГА" по адресу: Республика Адыгея, аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, пом. N 3044 и ТРЦ "Галерея" по адресу: г. Краснодар, ул. Головатого, д. 313, 2-й этаж, пав. 2-3.

14.06.2011 в адрес ответчика было направлено требование о прекращении незаконного использования товарного знака истца, что подтверждается претензиями, полученными ответчиком 22.06.2011.

По мнению истца, ответчик грубо нарушает права правообладателя товарного знака, зная о правах истца, продолжает незаконно использовать товарный знак, реализует в кафе аналогичную продукцию, вводя тем самым потребителя в заблуждение, пользуясь репутацией и известностью имени сети кафе "БлинОфф".

Истец, считает, что используемое ответчиком обозначение "БлинкОff" сходно до степени смешения с товарным знаком "БлинОфф", N 289050, принадлежащим истцу.

В обоснование своих доводов истец представил в материалы дела заключение специалиста N 12/14-419 от 04.10.2011, согласно которому конфликтующее обозначение "Блинкоff" имеет высокую степень фонетического сходства и семантического сходства с товарным знаком "Блинофф" N 289050, обусловленное совпадением по подавляющему количеству звуков в их последовательности, одинаковым количеством слогов, полным вхождением товарного знака в конфликтующее обозначение, а также созданием сходных ассоциаций, которые у Российского потребителя связаны с блинами и представлены в сходной словесной форме - в виде вымышленных фамилий с характерным окончанием на сдвоенный звук "ф", формируя сходные смысловые и звуковые (фонетические) представления потребителей, которые усиливаются изобразительными средствами, направленными на создание образа блинов и технологии их приготовления, что неизбежно должно вызывать у потребителя представления о принадлежности обозначений одному изготовителю (производителю) товаров (услуг). Отличия в фонетическом признаке в виде глухой буквы "к" в середине конфликтующего обозначения и разница в стилях графического исполнения словесных элементов носят характер отдельных отличий, не оказывающих существенного влияния на создание потребительских ассоциаций в целом; товары и услуги, маркированные конфликтующим обозначением Блинкoff, идентичны товарам 30 класса МКТУ товарного знака "блины", однородны услугам 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц)", подпадают под действие услуг 43 класса МКТУ "закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом", т.е. в зависимости от конкретной формы обслуживания ООО "ОбщеБИТ" (кафе или закусочная или кафетерий), являются идентичными тем же услугам, поименованном в товарном знаке, а по отношению к остальным услугам 43 класса МКТУ, поименованным в товарном знаке "Блинофф" N 289050, являются однородными, близкими к идентичности, так как. имеют одно и тоже назначение, одни и те же каналы реализации и круг потребителей.

Указанные обстоятельства послужили причиной обращения истца в арбитражный суд с вышеуказанными требованиями.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Согласно статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается:

в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Товарному знаку "БлинОфф" предоставлена правовая охрана в отношении услуг по классу 29, 30, 32, 33, 35, 43 МКТУ - перечисленных в свидетельстве на товарный знак N 289050 - в частности блины, кафе, бары, рестораны, услуги по приготовлению блюд.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

С целью определения сходства до степени смешения обозначения, используемого ответчиком, с товарным знаком, принадлежащим истцу, определением суда первой инстанции от 25.04.2012, по ходатайству истца, была назначена комиссионная судебная экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ФГБОУ ВПО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" Орловой В.В. и экспертам Межрегионального центра "Югпатент" Ивановой Н.В., Коптевой В.М. и Кравчук А.Г.

С учетом представленных заключений, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в части.

Обжалуя решение суда первой инстанции, ответчик указал: оценивая заключение комиссионной экспертизы, суд принял во внимание лишь ту ее часть, которая по ходатайству истца выполнена ФГБОУ ВПО "РГАИС", не принимая во внимание, что в экспертном заключении МЦ "Югпатент" содержатся совершенно противоположные выводы, свидетельствующие об отсутствии признаков сходства между товарным знаком по свидетельству РФ N 289050, и обозначением, используемом ответчиком.

Указанный довод отклоняется судом апелляционной инстанции ввиду следующего.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" указано, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Сравнительный анализ обозначения "БлинкOff" и знака обслуживания истца "БлинОфф" позволяет без назначения экспертизы прийти к выводу о возможности смешения обозначений в глазах потребителя.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Проанализировав заключение эксперта Орловой В.В. - доктора юридических наук, профессора, патентоведа, действительного члена Российской академии естественных наук, проректора по научной работе и международному сотрудничеству ГОУ ВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности" - суд первой инстанции указал на отсутствие признаков недостоверности, неясности и неполноты заключения.

Ответчик, обжалуя решение суда первой инстанции, не представил доказательств, подтверждающих необоснованность заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта Орловой В.В.

Более того, в экспертном заключении эксперты МЦ "Югпатент" указывают на наличие смыслового сходства между сравниваемыми обозначениями.

Довод жалобы о том, что в составе товарного знака истца слово "БЛИН" носит описательный характер (описывает изготавливаемые истцом товары), является неохраняемым элементом и не должно учитываться при сравнении, отклоняется судом апелляционной инстанции как немотивированное.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными Приказом Роспатента от 05 марта 2003 года N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из раздела 14 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) следует, что решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации принимается по результатам экспертизы.

Согласно пункту 14.4.2 названных Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Использование ответчиком обозначения "БлинкOff", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, зарегистрированным в законном порядке, является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков, выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований не согласиться с решением суда первой инстанции в части взыскания 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. При определении размера компенсации, суд первой инстанции учел характер допущенного нарушения, срок незаконного использования исключительного права, количество объектов ответчика на которых были незаконно использованы обозначения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение. Доводы апелляционной жалобы основаны на неверном понимании норм материального права заявителем.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований к отмене либо изменению решения суда первой инстанции. Суд правильно определил спорные правоотношения сторон и предмет доказывания по делу, с достаточной полнотой выяснил обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. Выводы суда основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым дана оценка в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 17 августа 2012 года по делу N А53-22658/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.

Председательствующий

В.В. Галов

Судьи

О.Г. Авдонина О.Г. Ломидзе