Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2012 г. N 09АП-27569/12 (ключевые темы: товарный знак - международная классификация товаров, услуг - однородные товары - дочернее предприятие - отказ в государственной регистрации)

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2012 г. N 09АП-27569/12

г. Москва

01 ноября 2012 г.

Дело N А40 - 9614/12-27-117

Резолютивная часть постановления объявлена 25 октября 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 ноября 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Цымбаренко И.Б.

судей:	Захарова С.Л., Москвиной Л.А.
при ведении протокола	секретарем судебного заседания Кобяковой И.Г.

при участии:

от заявителя:	Ужакин Ю.А. по дов. от 10.10.2012, Салаева О.С. по дов. от 10.10.2012;
от ответчиков:	1) Кольцова Т.В. по дов. от 18.09.2012; 2) Кольцова Т.В. по дов. от 02.08.2012;
от третьего лица:	Евдокимов И.А. по дов. от 16.01.2012, Попов С.А. по дов. от 25.06.2012, Бостан О.Н. по дов. от 25.06.2012, Шайхутдинова П.А. по дов. от 14.05.2012;

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 13 апелляционную жалобу Дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН" на решение Арбитражного суда г.Москвы от "31" июля 2012 г. по делу N А40-9614/12-27-117 судьи Хатыповой Р.А.

по заявлению Дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (25392188, 04176, г.Киев, ул.Электриков, д.26/9)

к 1) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 2) ФГБУ "ФИПС"

3-е лицо: ОАО "РотФронт"

о признании решения недействительным

установил:

Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 06.09.2011, а также об обязании данного ответчика вынести решение об удовлетворении возражения заявителя от 11.03.2011 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010712285 от 16.02.2011.

Решением от 31.07.2012, принятым по настоящему делу, суд отказал в удовлетворении заявления Дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН". В обоснование принятого решения суд сослался на то, что все противопоставленные знаки принадлежат одному лицу, и регистрация заявленного обозначения на имя иного лица способна, в случае маркировки их сравниваемыми обозначениями, привести к возникновению у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, заявитель в апелляционной жалобе просит его отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. В обоснование указывает, что судом неправильно применены нормы материального права; не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела, которые суд посчитал установленными и сделаны выводы не соответствующие обстоятельствам дела. Полагает, что наличие словесного элемента "ласточка" в товарных знаках, правообладателями которых являются иные лица, чем ОАО "Рот Фронт", исключает возникновение у потребителя представления о принадлежности всех возможных знаков со словесным элементом "ласточка" исключительно данному производителю.

Представитель третьего лица в отзыве на апелляционную жалобу просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. При этом он указывает на несостоятельность доводов апелляционной жалобы.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчиков в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы. Представил письменные пояснения в порядке ст.81 АПК РФ, которые приобщены судом к материалам дела.

Представитель третьего лица в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы в соответствии с отзывом на апелляционную жалобу в порядке ст. 262 АПК РФ, который приобщен судом к материалам дела.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность определения в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ, с учетом исследованных доказательств по делу, установленных обстоятельств, а также доводов апелляционной жалобы полагает, что принятое по данному делу судебное решение подлежит отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, Дочернее предприятие "Кондитерская корпорация "РОШЕН" (истец) - юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Украины, ведет хозяйственную деятельность на товарных рынках на территории Российской Федерации и Украины. Истец является крупным производителем кондитерской продукции, реализуемой в на указанных товарных рынках.

15.04.2010 истцом на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ было заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" (далее - заявленное обозначение), состоящее из изобразительных и словесных элементов.

Заявителем испрашивалась регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке N 2010712285 с приоритетом от 15 апреля 2010 года в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

До вынесения решения истцом в материалы заявки были направлены следующие письменные доказательства отсутствия сходства до степени смешения с товарными знаками:

- заключение Института социологии РАН от 13.01.2011 (далее - заключение РАН);

- заключение специалиста Российского государственного института интеллектуальной собственности (РГИИС) Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - проректора по научной работе и международному сотрудничеству, профессора кафедры промышленной собственности Орловой В.В. (далее - заключение РГИИС).

Решением отдела товарных знаков ФГУ ФИПС Роспатента от 16.02.2011 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров указанных в перечне к заявке, по причине его несоответствия требованиям п.2 ч.6 ст.1483 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ). Основанием для принятия указанного решения явилось заключение экспертизы, по результатам проведения которой сделан вывод, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированной в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО "Рот Фронт" ( 113184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15) серией товарных знаков по свидетельствам РФ N N 163649 (далее - товарный знак N1), 124607 (далее - товарный знак N2), 226227 (далее - товарный знак N3).

11 марта 2011 года ДП "Кондитерская корпорация "РОШЕН" подало возражение в Палату по патентным спорам с просьбой об отмене решения Роспатента от 16 февраля 2011 года.

06 сентября 2011 года решением Роспатента в удовлетворении возражения от 11 марта 2011 отказано, а решение Роспатента от 16 февраля 2011 года оставлено в силе. При этом было признано правомерным решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения товарного знака.

Апелляционный суд считает указанное решение Роспатента незаконным и нарушающим права и законные интересы заявителя, основываясь на следующем.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с ч.3 ст.189 АПК РФ обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, возлагается на органы и лиц, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие).

Из положений пп.2 п.6 ст. 1483 ГК РФ следует, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Заявителем по делу на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ было заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" (далее - заявленное обозначение), состоящее из изобразительных и словесных элементов. Основным изобразительным элементом заявленного обозначения, на фоне которого расположены остальные элементы, представляет собой прямоугольник, визуально разделенный по вертикали на три части. Боковые части прямоугольника выполнены в светло-зеленом цвете, а на их фоне расположены широкие изогнутые линии салатного цвета, имеющие белый контур. По контуру боковых частей прямоугольника расположены небольшие овальные элементы белого цвета. Центральная часть прямоугольника выполнена в светло-сером цвете. На фоне центральной части прямоугольника расположены голубые и светло-голубые широкие изогнутые линии, имеющие белый контур. На фоне указанных линий расположены стилизованные изображения птиц (ласточек), выполненные в темно-сером, черном и белом цветовом сочетании. Между изображениями ласточек расположены повторяющиеся словесные элементы "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ", выполненные специальным шрифтом в кириллице буквами темно-серого цвета с белым контуром.

Основанием для принятия решения Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения явилось экспертное заключение, на основании которого сделан вывод, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированной в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО "Рот Фронт" (113184, Москва, 2-Новокузнецкий пер., 13/15) серией товарных знаков по свидетельствам РФ N N 163649 (товарный знак N1), 124607 (товарный знак N2), 226227 (товарный знак N3).

Сопоставляя заявленное обозначение и товарный знак - N 1 суд первой инстанции исходил из сходства изобразительных элементов в совокупности с фонетическим и семантическим сходством словесных элементов, однако не осуществил надлежащего сопоставления комбинированных обозначений в целом с учетом существенного влияния особенностей каждого элементов на целостность и полноту общего восприятия потребителя.

Выводы в решении суда о сходстве до степени смешения заявленного товарного знака с указанными зарегистрированными товарными знаками противоречат Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, (утверждены Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. N32; далее - Правила), а также Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, (утверждены Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. N197; далее - Методические рекомендации).

Так, в соответствии с 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

(а) Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

(б) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

(в) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

(г) Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются согласно п. 14.4.2.4 Правил:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Однако вопреки требованиям подпункта а) пункта 14.4.2.2 Правил судом первой инстанции не дана надлежащая оценка числу слогов в обозначениях, а также иным параметрам фонетического сходства.

Кроме того, согласно подпункту 4.2.3.1 Методических рекомендаций смысловое сходство определяется, в частности, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей.

В тексте решения ответчики провели лингвистический сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения истца и представленного им значительного перечня существующих регистрации в отношении однородных товаров с использованием словесного элемента "ЛАСТОЧКА". Дополнительная информация также была приведена в заключении РГИИС. Ответчики указали, что приведенные заявителем по делу примеры регистрации товарных знаков существенно отличаются от рассматриваемой ситуации, в силу чего не могут быть оценены как случаи аналогичные практике ответчиков. Данный вывод ответчиков представляется ошибочным.

Так, сравниваемые словесные элементы (ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ - ЛАСТОЧКА - ЛАСТОЧКИ) имеют в своем составе различное количество слов, соответственно, одно и два, что существенным образом отражается на длительности их звучания и соответственно на восприятии потребителем, для которого слово и словосочетание, состоящее из двух слов, являются явно различными фонетическими и семантическими единицами.

Кроме того, первая часть словосочетания "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ", а также словесные элементы "ЛАСТОЧКА", "ЛАСТОЧКИ" хотя и совпадают в определенной степени, однако, словосочетание "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" является индивидуально отличимым словосочетанием. В состав данного словосочетания входят два имени существительных, одно из которых является определением "ПЕВУНЬЯ", а другое определяемым словом "ЛАСТОЧКА". Эти слова в словосочетании неразрывно связаны грамматически и семантически.

Грамматическая связь слов в рассматриваемом словосочетании заявленного обозначения товарного знака выражается также в его написании через дефис, наличие которого указывает на целостность и неразрывность словосочетания "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ", а не рядом независимых друг от друга словесных элементов.

Такая форма объединения слов придает иное смысловое значение данному словосочетанию, которое существенно отличается от изначального смыслового значения каждого из слов, образующих данное словосочетание. На данное обстоятельство указывает прецедентное значение фольклорных текстов как нормы для словообразования русского языка, в которых словосочетанию "ласточка - певунья" придается значение самобытного, положительного и более содержательного образа птицы.

Сравнение заявленного обозначения и товарных знаков N N 2, 3 с точки зрения графического сходства показывает, что они выполнены различными шрифтами - словесные элементы "ЛАСТОЧКА", "ЛАСТОЧКИ" - стандартным шрифтовым исполнением, словосочетание "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" - специальным стилизованным шрифтом, характерными особенностями которого являются скругленные линии букв, а также обводка белого цвета. При этом товарные знаки 2,3 являются словесными товарными знаками, словосочетание "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" является частью комбинированного обозначения, выполненного с яркими и запоминающимися изобразительными элементами.

Что касается практики регистрации ответчиком товарных знаков N N 1 и 2, то она прямо показывает, что в отношении однородных товаров могут быть зарегистрированы товарные знаки, в состав которых входит тождественный словесный элемент, имеющий, однако, дополнение или определение, отчасти меняющее значение тождественного элемента и придающего словосочетанию в целом новое смысловое значение.

Так широкий перечень сосуществующих в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ товарных знаков с использованием словесного элемента ЛАСТОЧКА и перечень подобных регистрации, указан в заключении РГИИС (стр. 6), которые были предметом рассмотрения при вынесении решения.

Ввиду изложенного вывод суда первой инстанции о наличии общего, а также фонетического и семантического сходства словесного элемента Товарного знака N 1 и словесных Товарного знака N 2, Товарного знака N 3, с одной стороны, а также словесного элемента заявленного обозначения, с другой стороны, является ошибочным.

В тексте решения ответчиком указано, что представленное истцом заключение РАН не имеет отношения к мотивам отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010712285, изложенным в решении ответчиков от 16.02.2011, поскольку относится к вопросу введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в случае одновременного присутствия на рынке конфет "ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ" заявителя и конфет "Ласточка", произведенных компаниями "Красный Октябрь", "Пензенская", "Сормовская" и др.

При этом в своем решении ответчик указывает, что на вывод о сходстве заявленного и зарегистрированных товарных знаков повлияло то обстоятельство, что все противопоставленные знаки принадлежат одному лицу, и регистрация заявленного обозначения на имя иного лица способна привести к возникновению у потребителя представления о принадлежности товаров, в случае маркировки их сравниваемыми знаками, одному производителю.

В соответствии с положениями ст. 1477 ГК РФ товарный знак выполняет индивидуализирующую функцию между товарами/услугами юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Для установления и оценки восприятия потребителями того или иного товара или услуги, возможности их смешения с товарами или услугами других лиц, необходимо принимать во внимание результаты социологических экспертиз, проведенных на территории РФ независимыми компетентными органами в рамках существующих научных подходов и методик.

При этом выводы по результатам социологической экспертизы формируются непосредственно указанным органом в рамках его компетенции и должны были быть учтены ответчиками при вынесении решения.

В тексте возражения заявителем по делу указывалось, что заявленное обозначение не содержит элементы копирования комбинированных обозначений лицензиатов правообладателя, товары выполнены в различных цветовых/шрифтовых/композиционных исполнениях, общим является использование стилизованных изображений птиц - ласточек, вид используемого изображения определяется исключительно словесной частью обозначений.

Представленное истцом заключение РАН проводилось в отношении товара истца, маркированного заявленным обозначением и товаров, производимых на основании лицензионных договоров, заключенных с правообладателем товарных знаков.

В результате проведенной социологической экспертизы исполнителем были подготовлены и обоснованы следующие выводы:

1) большинство опрошенных знают все конфеты "Ласточка" в различных упаковках, принимавшие участие в исследовании (производящиеся компаниями: "Красный октябрь", "Пензенская", "Самойловские сладости", "Сормовская" и "Южуралкондитер") и конфету "Ласточка-певунья". Тем не менее, конфету "Ласточка-певунья" знает большее число респондентов. Также в подавляющем большинстве случаев респонденты смогли указать правильное название конфет;

2) большинство полагает, что представленные конфеты производятся разными компаниями, и права на их производство тоже имеют независимые друг от друга компании;

3) более половины опрошенных полагает, что конфеты "Ласточка-певунья" и "Ласточка" в различных вариантах упаковок - это разные конфеты, а не одна и та же, представленная в разных упаковках;

4) введение в заблуждение относительно производителя и правообладателя не является возможным, так как респонденты не ассоциируют данные конфеты с конкретным производителем; в силу того, что доля однозначно смешивающих потребителей мала и более чем в 10 раз меньше, чем доля однозначно не смешивающих, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения.

В результате проведенной социологической экспертизы также было установлено, что при восприятии потребителем товаров 30 класса МКТУ "конфеты" прежде всего воспринимается сам словесный элемент "ЛАСТОЧКА". Он ассоциируется как основной элемент различительной способности. Его восприятие потребителем не зависит от вариантов исполнения этикетки товара и не указывает на какого-либо одного производителя при его использовании. Добавление дополнительных элементов (словесного элемента "ПЕВУНЬЯ"), как существенно значимого в фонетическом и в семантическом смысле, исключает возможность смешения подобного товара с категорией вышеуказанных товаров.

При сопоставлении заявленного обозначения и Товарного знака N 1 суд первой инстанции также исходил из сходства изобразительных элементов в совокупности с фонетическим и семантическим сходством словесных элементов, однако не провел сопоставление комбинированных обозначений в целом, что существенно повлияло на окончательные выводы в решении суда.

В соответствии с положениями подпункта 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. N197 (Методические рекомендации) предусмотрено, что при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Подпунктом 6.3.2 Методических рекомендаций предусмотрено, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцептируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Изобразительные элементы заявленного обозначения отличаются от изобразительных элементов Товарного знака N 1 рядом особенностей, которые не могут остаться не замеченными. Обладающие некоторым сходством изобразительные элементы не приводят к сходству до степени смешения в силу отсутствия фактора доминирования в заявленном обозначении и ряда отличий от Товарного знака 1.

Так, в комбинированном Товарном знаке N 1 явно доминирует изобразительный элемент в силу периферийного расположения словесного. Заявленное обозначение не имеет характера доминирования изобразительного элемента т.к. словесный элемент исполнен крупным шрифтом, занимает центральную, удобную для восприятия позицию в обозначении.

Согласно п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13.12.2007, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В решении суда первой инстанции не дана надлежащая правовая оценка ссылкам ДП "Кондитерская корпорация "РОШЕН" на регистрацию Роспатентом целого ряда товарных знаков, содержащих словесный элемент "ласточка".

Так, в настоящее время в отношении товаров 30 класса МКТУ конфеты, кондитерские изделия зарегистрированы знаки: 205293 ДИВНАЯ ЛАСТОЧКА, 419001 БЕРЕГ ЛАСТОЧЕК, 181344 ЛАСТОЧКА ВЕСТНИЦА ВЕСНЫ, 186768 ГНЕЗДО ЛАСТОЧКИ, 343014 ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА, 258239 ЗОЛОТАЯ ЛАСТОЧКА, 226182 ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА, 319177 СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ, 180542 ВЕСЕННЯЯ ЛАСТОЧКА, 247977 ПОЛЕТ ЛАСТОЧКИ, 286420 ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА, 171624 ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА, 401394 ЛАСТОЧКИНА ВЕСТЬ, 183427 ЛАСТОЧКИН ПОЛЕТ, 147925 ЛАСТОЧКИНА ПЕСНЯ, 412200 ЛАСТОЧКИН ВИРАЖ, 338386 ЛАСТОЧКИНА ПОЧТА.

О необходимости учитывать практику Роспатента предоставлять правовую охрану товарных знаков, содержащих конкретное слово, в отношении однородных товаров не только правообладателю, но и другим лицам, указано и в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 марта 2008 г. N16744/07.

На основании результатов анализа установленных по делу обстоятельств, а также представленных сторонами доказательств и действующего законодательства, апелляционный суд пришел к общему выводу

При таких обстоятельствах решение Роспатента от 06.09.2011 об отказе в удовлетворении возражений заявителя от 11.03.2011 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010712285 от 16.02.2011 не соответствуют упомянутым нормам права и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно положениям ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Ввиду изложенного суд апелляционной инстанции полагает необходимым принять по делу новый судебный акт, отменив оспоренное решение суда первой инстанции ввиду того, что судом неправильно применены нормы материального права; нарушены нормы процессуального права; не полно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела, которые суд посчитал установленными и сделаны выводы не соответствующие обстоятельствам дела.

При этом суд учитывает разъяснения, содержащиеся в пункте 53 Постановления совместного Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

С учетом изложенного апелляционный суд, руководствуясь также ст. ст. 110, 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ,

постановил:

решение Арбитражного суда г.Москвы от "31" июля 2012 г. по делу N А40-9614/12-27-117 отменить.

Признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента) от 06.09.2011, принятого по результатам рассмотрения коллегией Отделения 9 "Палата по патентным спорам" Федерального государственного учреждения (ФГУ) Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) возражения от 11.03.2011 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010712285 от 16.02.2011.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам устранить допущенное нарушение прав Дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН" путем вынесения решения об удовлетворении возражения заявителя от 11.03.2011 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010712285 от 16.02.2011 в 30-дневный срок после вступления данного судебного акта в законную силу.

Возвратить Дочернему предприятию "Кондитерская корпорация "РОШЕН" из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по заявителем по чек-ордеру СБ8593/0055 от 23.11.2011 (т.1 л.д.14) в размере 4000 рублей и по апелляционной жалобе по чек-ордеру СБ N 9038 от 14.08.2012 (т.5 л.д. 109), в размере 2000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

И.Б. Цымбаренко

Судьи

С.Л. Захаров Л.А. Москвина