Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2012 г. N 03АП-4394/12

г. Красноярск

06 декабря 2012 г.

Дело N А33-7077/2012

Резолютивная часть постановления объявлена "28" ноября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен "06" декабря 2012 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хасановой И.А.,

судей: Петровской О.В., Споткай Л.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бахтеевой Э.Б.,

при участии:

от ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" (ответчика): Ильдугановой И.А. - представителя по доверенности от 06.11.2012,

от ОАО "Рот Фронт" (истца): Карагиоз С.В. - представителя по доверенности N 003-76 от 13.01.2012,

от Управления ФАС по Красноярскому краю - Шмыгина С.И.- представителя по доверенности N 70 от 27.11.2012,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Минусинская кондитерская фабрика", ОГРН 1022401531514,

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от "10" августа 2012 года по делу N А33-7077/2012, принятое судьей Сазонцевым С.В.,

установил:

открытое акционерное общество "Рот Фронт" (далее - истец, ОАО "Рот Фронт", ОГРН 1027700042985) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к закрытому акционерному обществу "Минусинская кондитерская фабрика" (далее - истец, ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика", ОГРН 1022401531514) о взыскании 440 312 рублей 28 копеек компенсации за незаконное использование товарного знака "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" N 141209.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 10 августа 2012 года иск удовлетворен. С закрытого акционерного общества "Минусинская кондитерская фабрика" в пользу открытого акционерного общества "Рот Фронт" взыскано 440 312 рублей 28 копеек компенсации.

Не согласившись с апелляционной жалобой, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, в иске отказать, указывая при этом на следующее:

- обозначение "Птичье молоко" по свидетельству N 141209 с советских времен использовалось множеством кондитерских фабрик для обозначения товара, обладающего определенными свойствами. В материалах дела имеется рецептура N 111 конфет "птичье молоко", утвержденная в справочнике ГОСАГРОПРОМ СССР в 1986 г.;

- у потребителя отсутствует вероятность смешения обозначения, используемого ответчиком с товарным знаком истца, поскольку использование обозначения "Птичье молоко" не вызывает ассоциацию с правообладателем в сознании потребителей, а формирует представление об определенных свойствах товара;

- Минусинская кондитерская фабрика имеет локальный рынок сбыта, на котором она и её продукция хорошо знакомы потребителям, поэтому потребители продукции ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" не будут введены в заблуждение и не перепутают хорошо известную им продукцию ответчика со столичной продукцией ОАО "Рот Фронт";

- судом не обоснованно не применена статья 4 Федерального закона "О защите конкуренции" и статья 10 ГК РФ, о чем дано разъяснение в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

- судом необоснованно применен подпункт 2 статьи 1515 ГК РФ и взыскана компенсация в размере двухкратной стоимости товаров, на который нанесен товарный знак, тогда как спорное обозначение нанесено не на товар - конфеты, а на упаковку товара.

Апелляционная жалоба принята к производству, назначено её рассмотрение на 07.11.2012, с последующим отложением на 28 ноября 2012 года.

На основании пункта 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 N 30 (ред. от 14.10.2010) "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" арбитражный суд известил антимонопольный орган о рассматриваемом деле.

В отзыве на апелляционную жалобу истец отклоняет доводы апелляционной жалобы, просит оставить вынесенный судебный акт без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Согласно свидетельству N 141209 товарный знак "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" зарегистрирован на имя правообладателя - ОАО "Рот Фронт" в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 15.04.1996. Приоритет товарного знака с 23.08.1993, срок регистрации истекает 23.08.2013. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) - хлебобулочных и кондитерских

изделий.

05.10.2011 представителем истца в фирменном магазине ответчика Универсам "Корзина", был приобретен товар - конфеты под названием "Птичье молоко трио", на которых использованы (воспроизведены) изображения, обладающие сходством с товарным знаком "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" N 141209.

В подтверждение факта реализации ответчиком данного товара истцом представлен кассовый чек N 429689 от 05.10.2011 на сумму 29 рублей 86 копеек Кассовый чек, приобщенный к материалам дела, содержит в себе следующие реквизиты: ЗАО "МКФ" Универсам "Корзинка" * ИНН 2455007821 * Док. N 429689 * Наименование товара: Конфеты мкФ Птичье молоко трио * Стоимость 29,86. Информация (ИНН) о продавце, содержащаяся в кассовом чеке, совпадает с аналогичными данными, указанными в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" от 18.04.2012, представленной в материалы дела.

В подтверждение незаконности использования ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" принадлежащего истцу товарного знака при производстве, продаже и предложении к продаже кондитерских изделий, а именно конфет под названием "Птичье молоко трио", этикетка которых сходна до степени смешения с товарным знаком истца "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" N 141209, истец представил в материалы дела:

- оригинал спорной этикетки конфеты под названием "Птичье молоко трио". Согласно информации на этикетке, производителем конфеты "Птичье молоко трио" является ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" (РФ, 662608, Красноярский край, Минусинский р-н, г. Минусинск, ул. Ленина, 92);

- Сертификат соответствии N РОСС RU.AЯ08.Н04955 от 28.01.2011 и Декларацию соответствия ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" от 28.01.2011 на конфеты, включая конфеты особые глазированные шоколадной глазурью "Птичье молоко трио";

- распечатку с Интернет-сайта ответчика - mkf.kristel.ru с предложением к продаже конфет "Птичье молоко трио" - прайс-листом продукции ответчика от 01.11.2010.

Полагая, что действиями ответчика по продаже указанного товара, содержащего изображения, обладающие сходством с товарным знаком "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" N 141209, нарушены его исключительные права на объекты интеллектуального права, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик, возражая на заявленные требования, в письменном отзыве на иск указал следующее:

- товарный знак "Птичье молоко" по свидетельству N 141209 обладает крайне слабой различительной способностью, так как это обозначение с советских времен использовалось множеством кондитерских фабрик для обозначения товара, обладающего определенными свойствами;

- запрос поисковой системе "Яндекс" на первой странице поиска дает в качестве результата различные рецепты конфет "Птичье молоко", но ни одной ссылки на фабрику "Рот Фронт", что означает, что в сознании потребителей данное обозначение не ассоциируется с правообладателем,

обозначение во многом является размытым, обладает слабой различительной способностью;

- продукция ответчика содержит словосочетание "Птичье молоко" с оригинальным элементом "Трио". При этом сам элемент "Птичье молоко" выполнен оригинальным шрифтом, визуально существенно отличающим его от обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака;

- по мнению ответчика в действиях истца усматриваются действия, являющиеся недобросовестной конкуренцией, что свидетельствует о злоупотреблении правом на товарный знак;

- действия истца направлены на причинение убытков ответчику, при этом о недобросовестности истца свидетельствует предъявление иска не о прекращении использования обозначения "Птичье молоко", а лишь о взыскании денежной компенсации. Размер компенсации. является необоснованным. Доказательства реализации продукции за пределами Красноярского края не представлены. Действия ответчика не носят виновный характер так как ответчик не мог предполагать, что обозначение, утвержденное в рецептурном справочнике в 1986 г. и носящее описательный характер, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Действия ответчика не могут причинять истцу убытки, так как истец и ответчик находятся в разных регионах. Ответчик имеет ограниченный локальный рынок сбыта, так как его продукция, изготовленная из натуральных ингредиентов, имеет короткий срок годности.

В подтверждение своих доводов Ответчик представил в материалы дела:

- копию статьи газеты "Владивосток" - "Родная мама Птичьего молока" о технологе Чулковой А.Ф. кондитерской фабрики "Приморский кондитер", разработавшей рецептуру конфет;

- копии приказов от 18.12.1992, от 02.09.1992 акционерного общества Минусинская кондитерская фабрика" об объявлении благодарности и премирования работников фабрики за освоение и внедрение в производство конфет "Птичье молоко"

- справку N 835 от 06.07.2012 об объемах производства и уничтожения этикетки, согласно которой всего было произведено продукции "Птичье молоко трио" 1669,58 кг на сумму 220156,14

рублей без НДС, при этом себестоимость произведенных конфет составляет 201151 рублей Прибыль

19005,14 рублей (220156,14 - 201151 = 19005,14);

- акт уничтожения этикетки;

Ответчик в обоснование возражений на иск ссылается на нарушение истцом положений статьи 4 Федерального закона от 26.06.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", полагая, что истцом осуществляется посредством предъявления иска недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации;

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений.

В соответствии со статьями 138, 1225 ГК РФ товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, которое может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (статья 1484 ГК РФ).

Данное право удостоверяется свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). В силу пункта 3 статьи 1481 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" предусмотрено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При рассмотрении настоящего дела судом установлено, а ответчиком не оспорено, что исключительные права на спорный товарный знак принадлежат истцу на основании выше указанного свидетельства.

Истцом в материалы дела представлены Сертификат соответствии N РОСС RU.AЯ08.Н04955 от 28.01.2011 и Декларация соответствия ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" от 28.01.2011.

Согласно пункту 10 Порядка организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок (утв. Приказом Роспотребнадзора N 224 от 19.07.2007) выдача санитарно-эпидемиологических заключений является результатом проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы реально существующих образцов продукции.

Таким образом, Сертификатом соответствия N РОСС RU.AЯ08.Н04955 подтверждается проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы конфет "Птичье молоко трио".

Изображения, воспроизведенные на оригинале этикетки экземпляра товара, реализованного ответчиком - конфетах под названием "Птичье молоко трио", обладают сходством с товарным знаком "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" N 141209, правообладателем в отношении которого является истец.

Оценив сходность данных изображений с товарным знаком, руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общим впечатлением), проведя комплексный анализ сходства товарного знака, учитывая не только визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, суд первой инстанции обоснованно усмотрел возможность реального их смешения в глазах потребителей.

Поскольку для признания сходства товарного знака достаточно уже самой опасности, а не реального его смешения в глазах потребителей, изображения, размещенные на рассматриваемом образце товара, сходны до степени смешения с товарным знаком "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" N 141209.

Кроме того, на образце товара отсутствуют сведения о правообладателе товарного знака, лицензиате и номерах лицензий на право использования товарного знака. Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику права на использование данного товарного знака, материалы дела, не содержат.

Таким образом, представленная истцом совокупность доказательств достаточна для установления наличия обстоятельств, обосновывающих требования иска, и иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

Исходя из этого, Арбитражный суд Красноярского края пришел к обоснованному выводу о том, что действия ответчика по предложению к продаже товара, на котором воспроизведены изображения, имитирующие изображения, зарегистрированные в качестве товарных знаков, принадлежащих истцу, представляют собой самостоятельный способ использования объекта исключительных прав, и нарушают исключительные права истца на товарные знаки.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В качестве способа защиты права истцами избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой исключительного права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как разъяснено в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 3/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд при рассмотрении дел о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного соответствующей статьей ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию судом компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 440 312 рублей 28 копеек за незаконное использование товарного знака, исходя из двукратного размера стоимости произведенной и реализованной ответчиком продукции под названием "Птичье молоко трио", указанной в справке ЗАО "Минусинская кондитерская фабрика" N 835 от 06.07.2012 - 220 156 рублей 14 копеек

Суд считает, что ответчик, проявляя добросовестность, разумность и осмотрительность в той степени, которая необходима при осуществлении предпринимательской деятельности эффективно работающего юридического лица, должен был знать о государственной регистрации товарных знаков истцов, используемых правообладателем в той же сфере экономики.

Из материалов дела усматривается, что товар, на которых было использовано спорное обозначение, находилсяь в гражданском обороте, что подтверждает вероятность причинения убытков правообладателю. Использование ответчиком спорного обозначения влечет для истца убытки, связанные с неполучением средств от продаж продукции.

Суд учитывает, что выпуск ответчиком кондитерской продукции, имеющей изображения, обладающие сходством с товарным знаком "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" N 141209, был осуществлен в значительных объемах.

Ответчик в справке N 835 от 06.07.2012, акте уничтожения этикетки, письме ООО "Объединенные кондитеры" (исх. N 585 от 05.05.2012) подтвердил уничтожение оставшейся упаковки и этикеток.

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства о характере совершенного нарушения, продолжительности периода, а также об объемах выпуска и подготовки к реализации ответчиком кондитерской продукции, содержащей рассматриваемые обозначения, заслушав доводы сторон, учитывая характер и степень вины ответчика и руководствуясь принципами разумности и справедливости Арбитражный суд Красноярского края обоснованно удовлетворил требования ОАО "Рот Фронт"

и взыскал с ответчика 440 312 рублей 28 копеек компенсации

Довод заявителя о том, что обозначение "Птичье молоко" с советских времен использовалось множеством кондитерских фабрик для обозначения товара, обладающего определенными свойствами, в связи с чем продукция ответчика под названием "Птичье молоко Трио" не нарушает права истца, а подача иска свидетельствует о злоупотреблении правом отклоняется судом апелляционной инстанции.

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1484 Кодекса нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, в том числе путем размещения таких обозначений на упаковке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Таким образом, если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую незаконно нанесен товарный знак, действия данного лица можно расценивать как создание контрафактного товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак. (Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 N 5939/12 по делу N А41-8764/10).

Регистрация товарного знака истца в установленном порядке не признана недействительной и его правовая охрана не прекращена по основаниям, предусмотренным статьями 1512 и 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Документы, подтверждающие факт непрерывного выпуска конфет "Птичье молоко Трио" с 1992 года в деле отсутствуют, тогда как как следует из письма генерального директора ответчика N 835 от 06.07.2012 (л.д. 60 том N 1) начало производства конфет - 28.01.2011, дата окончания производства - 28.04.2012, т.е после предоставления приоритета товарному знаку истца.

Следовательно, применение к ответчику ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 1515 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, принимая во внимание указанные выше нормы права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд апелляционной инстанции считает, что доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции не состоятельными и не могут служить основанием для отмены решения от 10 августа 2012 года Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-7077/2012.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы возлагаются на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от "10" августа 2012 года по делу N А33-7077/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

И.А. Хасанова

Судьи

О.В. Петровская Л.Е. Споткай