Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2012 г. N 10АП-8530/12

г. Москва

10 декабря 2012 г.

Дело N А41-42074/11

Резолютивная часть постановления объявлена 03 декабря 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 декабря 2012 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,

судей Быкова В.П., Игнахиной М.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Чугуевой Н.Н.,

при участии в заседании:

от ЗАО "ЭКОлаб" - Гарькун А.А., по доверенности N 01 от 10.01.12, паспорт 46 11 300251 выдан 26.03.11, Помазанов В.В., по доверенности N 08 от 10.01.12, паспорт 45 07 435400 выдан 15.01.04, Борисов В.Ю., на основании выписки из ЕГРЮЛ N 1016 от 21..11.12, паспорт 46 06 857746 выдан 14.10.05,

от ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" - Квашнин В.П., по доверенности, зарегистрированной в реестре за N В-1-1-154 от 05.10.11, паспорт 4604 144362 выдан 16.01.03, Тельнов В.М., по доверенности, зарегистрированной в реестре за N В-1-154 от 05.10.11, паспорт 4508 609637 выдан 20.05.06, Куликова Н.С., по доверенности, зарегистрированной в реестре за N В-1-1-154 от 05.10.11, паспорт 4601 264438 выдан 18.05.01,

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - представитель не явилась, извещен надлежащим образом.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "ЭКОлаб" на решение Арбитражного суда Московской области от 27 августа 2012 года по делу N А41-42074/11, принятое судьей Копыловым В.А., по иску открытого акционерного общества "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" к закрытому акционерному обществу "ЭКОлаб", с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, о прекращении нарушения патента,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество (ОАО) "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к закрытому акционерному обществу (ЗАО) "ЭКОлаб" об обязании прекратить нарушение патента Российской Федерации RU N 2163138 на изобретение "Настойка Echinacea Purpurea L., средство на основе Echinacea Purpurea L., и способ их получения", а именно: запрете ЗАО "ЭКОлаб" ввоза на территорию Российской Федерации, изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей лекарственного препарата "Эхинацеи настойка", регистрационный номер Росздравнадзора N ЛС-001659 от 16.06.06, а также иных продуктов, в которых использовано запатентованное изобретение, охраняемое патентом РФ RU 2163138.

Иск заявлен на основании статей 1229, 1248, 1252, 1346, 1358, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации.

До вынесения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу спора, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил заявленные требования, просил запретить ЗАО "ЭКОлаб" изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, хранение лекарственного препарата "Эхинацеи настойка" по регистрационному удостоверению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития N ЛС-001659 от 16.06.06, по регистрационному удостоверению Министерства здравоохранения и социального развития России N ЛС-001659 от 29.07.11, в связи с нарушением патента на изобретение N 2163138 "НАСТОЙКА Echinacea purpurea L., СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ Echinacea purpurea L. И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ" (т. 4, л.д. 35).

Определением Арбитражного суда Московской области от 14 декабря 2012 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (т. 2, л.д. 103).

Решением Арбитражного суда Московской области от 27 августа 2012 года ЗАО "ЭКОлаб" запрещено изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, хранение лекарственного препарата "Эхинацеи настойка" по регистрационному удостоверению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 16.06.06 N ЛС-001659, по регистрационному удостоверению Министерства здравоохранения и социального развития России от 29.07.11 N ЛС-001659, в связи с нарушением патента на изобретение N 2163138 "НАСТОЙКА Echinacea purpurea L., СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ Echinacea purpurea L. И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ" (т. 4, л.д. 41-43).

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ЗАО "ЭКОлаб" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, указывая на недостоверность проведенной по делу экспертизы, а также на то обстоятельство, что продукция, выпускаемая ответчиком, отлична от продукции истца.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ЗАО "ЭКОлаб" поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении иска отказать, заявил ходатайство о проведении повторной судебной экспертизы по делу.

Представитель ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" возражал против доводов заявителя апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы отказать.

Рассмотрев ходатайство ЗАО "ЭКОлаб" о проведении повторной судебной экспертизы по делу, апелляционный суд считает, что оно не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Частью 3 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 66 от 20.12.06 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается судом с учетом положений части 2 статьи 268 АПК РФ, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Между тем, ЗАО "ЭКОлаб" в суде первой инстанции ходатайства о назначении повторной экспертизы по делу не заявляло, доказательств невозможности заявления такого ходатайства в суде первой инстанции не представило.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Законность и обоснованность решения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" является патентообладателем патента Российской Федерации N RU 2163138 на изобретение "НАСТОЙКА Echinacea purpurea L., СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ Echinacea purpurea L. И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ" с приоритетом от 29.12.99 и сроком действия до 29.12.19 (т. 1, л.д. 10-20).

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" как патентообладатель использует запатентованное изобретение на территории Российской Федерации путем осуществления производства, предложения к продаже и продажи препарата "Эхинацея-ГаленоФарм настойка".

ЗАО "ЭКОлаб" производит и осуществляет реализацию на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Эхинацеи настойка" по регистрационному удостоверению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития N ЛС-001659 от 16.06.06, по регистрационному удостоверению Министерства здравоохранения и социального развития России N ЛС-001659 от 29.07.11 (т. 1, л.д. 21-24).

Полагая, что ЗАО "ЭКОлаб" при изготовлении данного препарата использует изобретение, охраняемое по патенту N RU 2163138, чем нарушает его исключительные права, ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции указал, что продукт ответчика содержит все признаки охраняемого изобретения, приведенные, в том числе, в независимом пункте 1 формулы изобретения.

Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению.

В силу статьи 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулы полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно патенту N RU 2163138 ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" принадлежит исключительное право использования изобретения "НАСТОЙКА Echinacea purpurea L., СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ Echinacea purpurea L. И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ" в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом.

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия патентообладателя за исключение случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использованием изобретения в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 Кодекса считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что запатентованное изобретение признается использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в отношении продукта.

В данном случае, в лекарственном препаратае "Эхинацеи настойка", вводимом в хозяйственный оборот ЗАО "ЭКОлаб", использован каждый признак независимой формулы изобретения, охраняемого по патенту N RU 2163138, принадлежащего ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга", что подтверждается выводами экспертного заключения (т. 3, л.д. 32-37).

В силу статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право на полезную модель. Никто не вправе использовать запатентованную полезную модель без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с Кодексом не являются нарушением исключительного права патентообладателя: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована запатентованная полезная модель.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о правомерности требований истца.

Доводы заявителя апелляционной жалобы об отсутствии идентичных признаков между продукцией производимой сторонами, подлежит отклонению, поскольку опровергнуты результатами проведенной экспертизы, в рамках которой установлено, что в продукции ЗАО "ЭКОлаб" использован каждый признак независимой формулы изобретения по патенту N RU 2163138, принадлежащего ОАО "Фармацевтическая компания Санкт-Петербурга".

Доказательств иного в материалы дела и апелляционному суду не представлено.

Представленное в материалы дела экспертное заключение в установленном законом порядке не оспаривалось, оснований не доверять выводам эксперта у суда не имеется.

Довод ЗАО "ЭКОлаб" о недостоверности экспертного заключения в связи с использованием в нем термина "оксикоричные кислоты", а в формуле изобретения - "оксикокоричневые кислоты" подлежит отклонению, поскольку согласно скорректированному описанию изобретения к патенту от 10.09.12 следует, что в формуле изобретения, охраняемого патентом N RU 2163138, используется термин "оксикоричные кислоты" (т. 4, л.д. 83-98).

Ссылка заявителя апелляционной жалобы на недопустимость экспертного заключения в качестве доказательства по настоящему делу в связи с тем, что эксперт Пятин Б.М. был исключен из Федерального реестра экспертов в научно-технической сфере, признается апелляционным судом несостоятельной.

В соответствии с частью 1 статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с федеральным законом.

Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом (ч. 1 ст. 55 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Московской области от 22 мая 2012 года проведение судебной экспертизы по настоящему делу было поручено независимому эксперту Пятину Б.М. (т. 4, л.д. 13-14).

Представленные в материалы дела документы в отношении эксперта Пятина Б.М. свидетельствуют об обладании им специальными познаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам (т. 2, л.д. 144-150).

Статьей 41 Федерального закона N 73-ФЗ от 31.05.01 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" установлено, что в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами.

Проведение экспертизы в рамках настоящего дела поручалось непосредственно Пятину Б.М., а ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, в связи с чем ссылки заявителя апелляционной жалобы о том, что Пятин Б.М. не мог производить экспертизу от имени названного учреждения, поскольку в период с мая по октябрь 2012 года в Федеральном реестре экспертов ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ не находился, подлежат отклонению.

Кроме того, в суде первой инстанции при назначении кандидатуры эксперта Пятина Б.М. для проведения экспертизы в рамках настоящего дела, отводов данной кандидатуре эксперта со стороны ЗАО "ЭКОлаб" не заявлялось, так же как и не было представлено ответчиком своих кандидатур экспертов.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Поскольку ЗАО "ЭКОлаб" в обеспечение ходатайства о проведении повторной экспертизы на депозитный счет Десятого арбитражного апелляционного суда были внесены денежные средства в сумме 45 000 рублей платежным поручением N 4593 от 21.11.12, в удовлетворении заявленного ходатайства о назначении судебной экспертизы было отказано, денежные средства, перечисленные в счет оплаты за проведение экспертизы, подлежат возврату плательщику.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 27 августа 2012 года по делу N А41-42074/11 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить ЗАО "ЭКОлаб" с депозитного счета Десятого арбитражного апелляционного суда 45 000 рублей, перечисленных в качестве оплаты за проведение экспертизы по делу N А41-42074/11, по платежному поручению N 4593 от 21.11.12.

Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи

В.П. Быков М.В. Игнахина