Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2012 г. N 13АП-15799/12 (ключевые темы: товарный знак - обувь - гражданский оборот - компенсации - контрафактная продукция)

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2012 г. N 13АП-15799/12

г. Санкт-Петербург

10 декабря 2012 г.

Дело N А56-48798/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 декабря 2012 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего А.Б. Семеновой

судей Л.В. Зотеевой, И.Г. Савицкой

при ведении протокола судебного заседания: Е.В. Черняк

при участии:

от истца (заявителя): представителя А.М. Какурниковой (доверенность от 05.09.2011)

от ответчика (должника): представителя М.И. Горбунова (доверенность от 19.12.2011)

от 3-го лица: не явился (уведомлен)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-15799/2012) компании "Адидас АГ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.06.2012 по делу N А56-48798/2011 (судья М.В. Кузнецов), принятое

по иску (заявлению) компании "Адидас АГ"

к ООО "Лента"

3-е лицо: ООО "ИнтерШуз"

о запрете использовать товарные знаки, обязании уничтожить контрафактную продукцию и взыскании 2500000 руб.

установил:

Компания "Адидас АГ" (место нахождение: Герцогенаурах, Германия) (далее - Компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "Лента" (место нахождения: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, ОГРН 1037832048605) (далее - ООО "Лента", ответчик) с иском о запрете использовать товарные знаки истца для индивидуализации товаров, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы, в том числе путем размещения товарных знаков на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации, обязании уничтожить контрафактную продукцию (обувь модели: арт. ES740040-2, арт. ES770111-1) за свой счет с обязательным предварительным уведомлением истца о дате и месте уничтожения, а также взыскании 2500000 руб. компенсации.

Определением суда от 14.11.2011 по ходатайству ответчика к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ИнтерШуз" (место нахождения: 111024, Россия, Москва, ул. Авиамоторная, д.73А, ОГРН: 1097746717210) (ООО "ИнтерШуз", третье лицо), являющееся поставщиком обуви.

Решением суда 25.06.2012 в удовлетворении требований компании "Адидас АГ" отказано.

Не согласившись с вынесенным решением суда, Компания обратилась с апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, просит решение отменить, заявленные требования удовлетворить в полном объеме.

По мнению подателя жалобы, судом не проанализирована различительная способность товарного знака истца с точки зрения рядового потребителя, не установлена однородность товаров, обстоятельства, связанные с маркировкой товаров иными обозначениями. Кроме того, судом не исследовано обозначение, использованное на товаре ответчика, в соответствии с законодательно закрепленной методикой.

В ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции истцом было заявлено ходатайство о проведении экспертизы в виде социологического опроса.

Рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось для представления ответчиком и третьим лицом в письменном виде изложения своих позиций относительно проведения экспертизы.

Ответчик и 3-е лицо против удовлетворения ходатайства истца о проведении экспертизы возражали.

Апелляционный суд, рассмотрев заявленное ходатайство, счел его подлежащим отклонению, поскольку социальный опрос не является экспертизой по смыслу статьи 82 АПК РФ. Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 (пункт 14), подтверждением того, сходны ли используемые обозначения и товарный знак с точки зрения потребителей, могут являться, в том числе опросы мнения потребителей при их наличии. Таким образом, Высший Арбитражный Суд РФ не относит социологический опрос к экспертизе и предлагает сторонам раскрывать те обстоятельства дела, на которые они ссылаются, самостоятельно.

Судом апелляционной инстанции в судебном заседании обозревались кроссовки в количестве двух пар, арт. ES740040-2, арт. ES770111-1, реализованные ответчиком. Товары приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

В судебное заседание 29.11.2012 представитель третьего лица, уведомленного надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, не явился. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) апелляционная жалоба рассмотрена в его отсутствие.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, просил решение суда оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки ADIDAS по свидетельствам N 426376, N 730835 по 25-му классу товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), спортивной одежды и обуви для отдыха, в соответствии с международными регистрациями, распространенными на территории Российской Федерации в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протоколом к нему от 1989 года.

Указанные товарные знаки согласно Выпискам из Реестра товарных знаков ВОИС представляют собой три полосы, контрастирующие с основным цветом обуви контура ботинка для того, чтобы продемонстрировать расположение торговой марки, и не являются ее компонентом. Изображение предмета обуви (в том числе, отдельных его элементов, как шнуровка, подошва, носок) неохраноспособно по отношению к обуви в силу статьи 1433 Гражданского кодекса Российской Федерации (как элемент формы товара, которая определяется исключительным или главным образом, свойством либо назначением товара) и приводится в товарных знаках исключительно с целью демонстрации того, как располагается изобразительный товарный знак.

Полагая, что ООО "Лента" нарушает исключительные права на товарные знаки N 426376, N 730835 путем хранения, предложения к продаже и продажи через принадлежащую ответчику общероссийскую сеть гипермаркетов "ЛЕНТА" обуви, маркированной обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, зарегистрированными в отношении товаров 25 класса: "обувь для спорта и отдыха", Компания обратилась в арбитражный суд с требованиями о запрете ответчику использовать товарные знаки истца для индивидуализации реализуемых им товаров, обязании уничтожить контрафактную продукцию (обувь модели арт. ЕS740040-2 и арт. ЕS770111-1) и о взыскании 2500000 руб. компенсации.

Исследовав материалы дела, выслушав позиции истца и ответчика, суд апелляционной инстанции считает решение суда не подлежащим отмене на основании следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как указано в пункте 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Таким образом, использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемым без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Для определения наличия признаков нарушения прав истца на товарный знак следует установить, являются ли обозначения, используемое ответчиком, сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками истца и являются ли товары, охраняемые зарегистрированным товарным знаком, однородными с товарами, в отношении которых использует обозначение ответчик.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 года N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

В обоснование доводов о нарушении ответчиком исключительных прав на товарный знак путем продажи обуви в сети гипермаркетов "Лента", маркированной обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками N 426376 и N730835, истец представил в материалы дела копии товарных чеков и фотографии, а также образцы предлагаемой к продаже обуви (т. 1 л.д.92-98).

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что обувь, реализуемая ООО "Лента", поставлена ООО "ИнтерШуз" на основании договора поставки от 01.06.2010 N NF-1416 (т.1 л.д.120-123).

На проданных ответчиком кроссовках (арт. ЕS740040-2 и арт. ЕS770111-1) сбоку расположены четыре косые полосы, при этом на внешней стороне обуви, сбоку от полос, на стельке, на язычке обуви, а также на этикетке и на упаковочной коробке расположено словесно-изобразительное обозначение ESCAN, имеющее правовую охрану на территории Российской Федерации, что подтверждается Свидетельством на товарный знак N 352757, сроком действия до 09.03.2016 (т.2 л.д.63).

Правообладателем товарного знака ESCAN является компания ЭСКАН ЛИМИТЕД, Рум 401, Кэмбридж Хауз, 26-28 Камерун Роуд, Тсимшатсуи, Коуллон, Гонконг (НК) (том 2, л.д. 65).

Доводы подателя апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции не установлена различительная способность товарного знака истца, а также однородность товара ответчика товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, суд апелляционной инстанции считает подлежащими отклонению.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, при проведении сравнения по указанным признакам между товарными знаками N 426376, N 730835 и обозначениями, использованными ответчиком на реализованном им товаре, внешняя форма обоих изображении представляет собой полосы, идущие от верха обуви к подошве, наклоненные по отношению к подошве. Вышеуказанные полосы на изображениях параллельны друг другу; обозначения не имеют четко выраженного смыслового значения; обозначения представляют собой натуралистическое изображение параллельных полос; в обозначениях фон контрастирует с цветом/тоном полос.

Согласно заявлению Государственного комитета Совета министров СССР (заключительное уведомление от 02.06.1978 N 426 376/М-78), решению Роспатента от 20.08.2001, свидетельству ВОИС от 04.05.2000 охрана предоставляется только изобразительному элементу знака - три параллельные полоски на контрастном фоне, расположенные на боковой части спортивной обуви, контуры обуви не являются элементом товарного знака.

Изображение предмета обуви неохраноспособно по отношению к обуви и охрана товарному знаку истца предоставляется только изобразительному элементу знака - три параллельные полоски на контрастном фоне, расположенные на боковой части обуви". При этом стоит отметить, что расширительное и свободное толкование (то есть уменьшение и/или увеличение количества полос на обуви) заявления Государственного комитета Совета министров СССР (уведомление от 02.06.1978 N 426 376/М-78), решения Роспатента от 20.08.2001, свидетельства ВОИС от 04.05.2000 недопустимо.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проверке обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 197 (далее рекомендации), наиболее важным в соответствии с пунктом 5.2.1 рекомендаций для оценки сходства является первое зрительное впечатление, получаемое при их сравнении.

Различительной способностью товарного знака N 426376 является наличие 3-х контрастных основному цвету (цвету обуви) полос. Усилению различительной способности указанного изобразительного знака способствует серия товарных знаков с указанными изобразительными элементами, в частности товарный знак N 730835. При этом в указанных обозначениях (согласно регистрации) фигурируют два контрастных цвета, основной - цвет обуви и контрастный - цвет полос.

Обувь, арт. ЕS740040-2 и арт. ЕS770111-1 (кроссовки мужские), выполнена с декоративным элементом, включающим расположенные под наклоном четыре параллельные полосы равной ширины, с просрочками нитками по обоим краям каждой из четырех полос (на обуви черного цвета - полосы и просрочка белого цвета, на обуви белого цвета - полосы черного цвета, каждая содержит три узкие полосы серебристого цвета, просрочка нитками темно-синего цвета).

Как усматривается из материалов дела, товарный знак ESCAN нанесен не только на упаковку обуви несколько раз, но и на саму обувь, как внутри, так и на внешнюю часть, что делает невозможным введение какого-либо лица, в том числе потребителя, в заблуждение (том 2, л.д. 31-35).

Согласно пункту 3.1. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (Приказ Роспатента от 31 декабря 2009 N 198), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителя.

Нанесение товарного знака ESCAN на упаковку, на сам товар - на стельку с внешней стороне, на стельки с внутренней стороны, а также нанесение других декоративных элементов - четыре полосы, делает невозможным введение потребителя в заблуждение относительно товаров с нанесенным товарным знаком истца.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование с изменением отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Элементом правовой защиты товарного знака ESCAN является словесный элемент. Нанесение на обувь как товарного знака ESCAN, так и четырех полос (не три полосы, как в товарном знаке истца) не нарушает исключительных прав на товарный знак истца.

Таким образом, сравниваемые знаки в целом не могут ассоциироваться друг с другом, соответственно, не могут быть признаны сходными до степени их смешения.

Следовательно, суд первой инстанции сделал правильный вывод о недоказанности истцом факта нарушения его исключительного права на использование принадлежащего ему товарного знака.

Довод подателя жалобы о том, что судом первой инстанции не исследовано обозначение, нанесенное на реализуемые ответчиком кроссовки, суд апелляционной инстанции считает несостоятельным, поскольку товарный знак ESCAN не является предметом рассмотрения по настоящему делу.

То обстоятельство, что товарный знак ESCAN зарегистрирован в цветовой гамме: белый, синий, красный, а на спорных товарах он нанесен белым и черным цветом, достоверно не свидетельствует о том, что спорная обувь не будет ассоциироваться у потребителя с данным товарным знаком.

Согласно заключению специалиста ЗАО Агентство защиты интеллектуальных прав "ИНКО" представленные образцы товара не являются сходными до степени смешения с обозначениями "три полосы, выполненные контрастными по отношению к основному цвету обуви", зарегистрированными в качестве международных товарных знаков N 426376, 730835 для однородных товаров 25 класса МКТУ (т.2 л.д.78-90).

Согласно письму компании ЭСКАН ЛИМИТЕД в адрес третьего лица от 29.06.2010 N 453 данная компания дает согласие ООО "ИнтерШуз" на введение в гражданский оборот и реализацию на территории Российской Федерации с использованием товарного знака (знака обслуживания) ESCAN обуви, в том числе арт. ЕS740040-2 и арт. ЕS770111-1 (т.2 л.д.91).

При таких обстоятельствах апелляционный суд считает, что судом первой инстанции полно и всесторонне установлены обстоятельства дела, правильно применены нормы материального и процессуального права. Оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25 июня 2012 года по делу N А56-48798/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу компании "Адидас АГ" - без удовлетворения.

Председательствующий

А.Б. Семенова

Судьи

Л.В. Зотеева И.Г. Савицкая