Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2012 г. N 15АП-14656/12

город Ростов-на-Дону

07 декабря 2012 г.

дело N А53-20686/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 06 декабря 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 декабря 2012 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Глазуновой И.Н.,

судей Ильиной М.В., Фахретдинова Т.Р.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мигулиной Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Фабрика "Кондитер-Природа" и открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.10.2012 по делу N А53-20686/2012 (судья Соколова Т.Б.) по иску открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" к обществу с ограниченной ответственностью "Фабрика "Кондитер-Природа" о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

при участии: представителя истца Сандо Д.В. (доверенность N 003-121 от 16.01.2012); в отсутствие представителя ответчика, извещенного надлежащим образом (уведомления N N 34400256672476, 34400256610461);

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Фабрика "Кондитер-Природа" о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Мишка-топтыжка" в сумме 5000000 руб., за незаконное использование товарного знака "Снежок" в сумме 5000000 руб.

Исковые требования основаны на нормах пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 04.10.2012 с общества с ограниченной ответственностью "Фабрика "Кондитер-Природа" в пользу открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в сумме 500000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 73000 руб., всего 573000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Фабрика "Кондитер-Природа" и открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" обжаловали решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик, общество с ограниченной ответственностью "Фабрика "Кондитер-Природа" просит решение отменить, в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь на принятие оспариваемого решения судом первой инстанции без учета принципов разумности и справедливости, поскольку использование наименований "Снежок" и "Мишка-топтыжка" ответчиком было незначительным. Судом при определении размера компенсации в размере 500000 руб. не было учтено, что ответчик является малым предприятием, его общая прибыль за период с 2009 по 2011 годы составила 567232 руб., не учтена степень вины ответчика, отсутствие ранее совершенных нарушений исключительного права, вероятные убытки правообладателя. Кроме того, наименования "Снежок" и "Мишка-топтыжка" традиционно использовались потребителями, работниками торговли, кондитерами и применялись в качестве названия одних и тех же видов вафель, выпускаемых всеми производителями. Факт регистрации советских брендов в качестве товарных знаков за одним хозяйствующим субъектом, в частности холдингом "Объединенные кондитеры", признан незаконным Решением Федеральной антимонопольной службы от 06.07.2012. Ответчик, используя указанные наименования не преследовал цель использовать товарные знаки, принадлежащие истцу, а лишь информировал потребителей о том, что данные виды продукции являются определенными сортами вафель, изготовленным по традиционным рецептурам.

Истец, открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", не согласен с отказом суда в удовлетворении исковых требований в полном объеме, просил отменить решение в части отказать в удовлетворении исковых требований и взыскать компенсацию за незаконное использование ответчиком товарных знаков "Снежок" и "Мишка-топтыжка" в полном объеме. Истец указывает, что ответчик входит в состав агропромышленного холдинга "Природа", поэтому вводит суд в заблуждение относительно того, что он является малым предприятием, у которого отсутствуют необходимые денежные средства. При вынесении решения судом дана неверная оценка характеристики правонарушения и степени вины ответчика, истцом доказан факт незаконного использования товарных знаков путем предложения к продаже контрафактных товаров, распространяемого среди неопределенного круга лиц посредством сети Интернет и печатных изданий, что является самостоятельным способом использования товарного знака.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчика истец указывает, что ответчиком проигнорированы нарушения исключительного права правообладателя при применении спорных обозначений на товаросопроводительной документации, им незаконно используются указанные наименования в сети Интернет, продукция предлагается к продаже. Являясь профессиональным участником оборота, ответчик был обязан удостовериться в том, что выпускаемая продукция не нарушает исключительных прав третьих лиц. Общеупотребимость спорных обозначений в кругу производителей и специалистов является недостаточной. Отсутствие ранее совершенных ответчиком нарушений не умаляет вины ответчика, поскольку им использовались тождественные, а не сходные обозначения.

Представитель истца в судебном заседании поддержал свои апелляционные требования, в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика просил отказать; указал, что компенсация должна быть, как минимум, 500000 руб. за каждый товарный знак, поскольку ответчик не является малым предприятием, осуществляет свою деятельность не только на российском рынке, участвует в международных выставках. Регистрация спорных товарных знаков не отменена, истец является их правообладателем. Доказательств того, что данные товарные знаки вошли во всеобщее употребление не представлено.

На вопрос суда, пояснить, какую продукцию производит истец под спорными наименованиями, представитель не смог, указал, что маркетинговая политика компании позволяет использовать компании данные наименования в любое время, пока у истца имеется правовая защита.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, направил ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с отъездом учредителя в г. Воронеж и отсутствием единоличного исполнительного органа общества. Суд апелляционной инстанции с учетом возражений представителя истца против отложения рассмотрения дела, а также основываясь на нормах статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказал в удовлетворении заявленного ходатайства в связи с отсутствием уважительных причин для отложения рассмотрения дела.

Апелляционные жалобы рассмотрены по существу в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя истца, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков "Мишка-топтыжка" (свидетельство РФ N 173518, дата приоритета 26 ноября 1997) и "Снежок" (свидетельство РФ N 191868, дата приоритета 31 марта 1999); правовая охрана данным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении кондитерских изделий.

Истцом установлен факт незаконного использования ответчиком при производстве и реализации кондитерских изделий принадлежащих истцу указанных товарных знаков.

Полагая, что использованные ответчиком товарные знаки и обозначения истца "Снежок" и "Мишка-топтыжка" на документации, связанной с введением однородного товара в гражданский оборот, а также в составе упаковок кондитерских изделий, являются тождественными и могут вызвать смешение в глазах потребителя, истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Мишка-топтыжка" в сумме 5000000 руб. и за незаконное использование товарного знака "Снежок" в сумме 5000000 руб.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (статьи 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, суд, установив факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки "Снежок" и "Мишка-топтыжка" и нарушение указанных прав ответчиком, с учетом пункта 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пришел к обоснованному выводу о частичном удовлетворении исковых требований, определив размер компенсации с учетом обстоятельств дела, характера нарушения, принципа соразмерности компенсации последствиям нарушения прав, а также с целью предотвращения причинения ответчику убытков, способных существенно повлиять на его хозяйственную деятельность.

Доводы ответчика о чрезмерно высоком размере взысканной компенсации и ссылки истца на несоразмерно низкую компенсацию подлежат отклонению, поскольку взысканная компенсация по своей правовой природе является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Осуществляя предпринимательскую деятельность в качестве юридического лица в той же сфере, ответчик должен был, проявляя добросовестность, разумность и осмотрительность, знать о государственной регистрации товарных знаков истцов.

Из материалов дела усматривается, что товары, на которых были использованы спорные обозначения, находились в гражданском обороте, что подтверждает вероятность причинения убытков правообладателям.

Установленные фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что производимая ответчиком продукция предлагалась к реализации, что ответчиком не отрицается.

При таких обстоятельствах, с учетом доказанного факта использования ответчиком товарных знаков, принадлежащих истцу, и находящихся под правовой охраной, отказ в удовлетворении исковых требований невозможен. Снижение размера компенсации до минимальных размеров освободит неисправного должника от негативных последствий нарушения прав правообладеля товарных знаков, что приведет к утрате значения компенсации как разновидности гражданско-правовой ответственности.

Вместе с тем, взыскание чрезмерно высокого размера компенсации также недопустимо, в связи с чем в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Проанализировав обстоятельства дела, оценив представленные доказательства в соответствии со статьями 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, отсутствие доказательств ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права правообладателей, вероятные убытки истца, возможное причинение вреда деловой репутации истца, поскольку контрафактная продукция может ввести в заблуждение потребителя относительно качественных и иных характеристик оригинальной продукции, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об удовлетворении иска в размере 500 000 руб. в пользу истца, то есть по 250000 рублей за каждый незаконно используемый ответчиком товарный знак.

Доводы ответчика о том, что наименования "Снежок" и "Мишка-топтыжка" являются всеобщеупотребимыми и традиционно используются в качестве названия одних и тех же видов вафель, выпускаемых всеми производителями, не подтвержден материалами дела. Спорные товарные знаки, незаконно используемые ответчиком, получили правовую охрану и зарегистрированы за истцом.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона РФ от 23.09.1992 N 5520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров", действовавшего на дату приоритета оспариваемой регистрации (30.09.1994), не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначение товаров определенного вида. Указанные положения не применимы в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате использования.

Согласно пункту 3.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобще употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26 признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время. Только при наличии всех перечисленных признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В силу правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, высказанной в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 14.12.2004 N 11580/04 по делу N А40-50980/03-125-516 и от 06.07.2004 N 2606/04, в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы Закона РФ от 23.09.1992 N 5520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров" об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление. Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, могут быть поданы в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Судом первой инстанции правильно применены нормы материального права, с учетом сложившейся судебной практики. Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче апелляционных жалоб подлежат отнесению на заявителей жалоб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.10.2012 по делу N А53-20686/2012 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий двух месяцев с даты изготовления в полном объеме.

Председательствующий

И.Н. Глазунова

Судьи

М.В. Ильина Т.Р. Фахретдинов