Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2012 г. N 09АП-35324/12

г. Москва

06 декабря 2012 г.

Дело N А40-71005/12-19-523

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 декабря 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поташовой Ж.В.,

судей:	Мухина С.М., Попова В.И.,
при ведении протокола	помощником судьи Степкиным М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда N 3 апелляционную жалобу ООО "НеоКуб"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2012 по делу N А40-71005/12-19-523, принятое судьей Е.А. Хайло,

по заявлению ООО "НеоКуб" (ОГРН 1117746659800, 101000, г. Москва, ул. Маросейка, 4/2, стр.1)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,

третьи лица: ФБГУ "Федеральный институт промышленной собственности", ООО "Неокуб Раша"

о признании незаконным решения Роспатента,

при участии:

от заявителя:	Сангаджиева Ю.В. по доверенности от 29.11.2012;
от ответчика:	Русаков И.А. по доверенности от 22.10.2012 N 01/25-771/41;
от третьих лиц:	от ФБГУ "Федеральный институт промышленной собственности" - Русаков И.А. по доверенности от 29.08.2012 N 41-1327-12; от ООО "Неокуб Раша" - Званцева И.Н. по доверенности от 02.07.2012;

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2012, принятым по данному делу, отказано в удовлетворении требований ООО "НеоКуб" (далее - заявитель, Общество) о признании незаконным решения Роспатента (далее - ответчик) от 27.03.2012 N 417109 в части прекращения правовой охраны товарного знака по российской регистрации N 417109 в отношении услуг 35 класса МКТУ "агентства рекламные; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)".

При этом суд первой инстанции исходил из соответствия оспариваемого решения требованиям действующего законодательства, наличия соответствующих полномочий ответчика, а также отсутствия нарушения законных прав и интересов Общества, что в силу ст. 198 АПК РФ исключает возможность удовлетворения заявленных требований при рассмотрении спора по существу.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда, изложенных в решении обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика и ФБГУ "Федеральный институт промышленной собственности" поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы.

Представитель третьего лица - ООО "Неокуб Раша", поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы. Представил письменные пояснения в порядке ст. 81 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ, выслушав представителей заявителя и ответчика, с учетом исследованных по делу доказательств и доводов апелляционной жалобы полагает, что судебный акт подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Как установлено судом и следует из материалов дела, регистрация товарного знака "NEOCUBE" по заявке N 2009723798 с приоритетом от 28.09.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.08.2010 за N417109 на имя ООО "Юнити", в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации в Роспатенте 19.12.2011 договора N РД0091985 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 417109 его правообладателем стало ООО "Неокуб" (далее - правообладатель).

Товарный знак по свидетельству N 417109 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент "NEОCUBE", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета, и изобразительный элемент в виде квадрата, состоящего из точек черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение ООО "Неокуб Раша" от 13.12.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 417109 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указано, что третье лицо зарегистрировано в ЕГРЮЛ 13.07.2009 за ОГРН 1097746391621 и тогда же поставлено на учет в налоговом органе, о чем выдано соответствующее свидетельство; оспариваемый товарный знак включает словесный элемент "NEOCUBE", фонетически тождественный с оригинальной частью (Неокуб/Neocube) фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.09.2009); сферой деятельности лица, подавшего возражение, является предложение к продаже, включая различные варианты рекламы, и продажа различных видов инновационных развлечений (магнитных головоломок) в Интернет-магазине компании "NeoCube Russia", т.е. услуги по продвижению товаров, включающие также и услуги рекламы, услуги по демонстрации товаров, изучению рынка, услуги по обновлению рекламных материалов, организации выставок в коммерческих или рекламных целях, распространение рекламных образцов и т.п.; - лицо, подавшее возражение, с июля 2009 года является администратором доменов www.neocub.ru и www.neocube.ru, на сайтах которых рекламируется и предлагается к продаже вышеуказанная продукция.

Правообладатель выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение, считая, что лицо, подавшее возражение, не представило достаточное количество документов, подтверждающих доводы возражения.

По результатам рассмотрения возражения оспариваемым решением Роспатент удовлетворил представленные возражения ОО "Неокуб Раша" и признал предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 417109 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

По результатам исследования имеющихся в деле доказательств, доводов апелляционной жалобы, коллегия приходит к выводу что, принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции законно и обоснованно исходил из имеющихся в деле доказательств, спорным отношениям дана надлежащая правовая оценка, нормы материального и процессуального права, вопреки доводам апелляционной жалобы, применены судом правильно.

В соответствии с п. 8 ст. 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По мнению заявителя, деятельность третьего лица не подтверждена надлежащим образом и не является однородной с деятельностью, указанной в свидетельстве на товарный знак, а заявителем, по договору N РД0091985, зарегистрированному 19.12.2011, приобретен у ООО "Юнити" товарный знак "NEOCUBE" N417109, зарегистрированный по заявке N 2009723798 с приоритетом от 28.09.2009 в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Как установлено судом и следует из материалов дела, оспариваемый товарный знак по свидетельству N 417109 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент "NEOCUBE", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета, и изобразительный элемент в виде квадрата, состоящего из точек черного цвета.

Государственная регистрация юридического лица с вышеуказанным фирменным наименованием была произведена 13.07.2009, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации юридического лица и выпиской из ЕГРЮЛ.

Основным предметом деятельности лица, подавшего возражение, согласно представленному уставу, является специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, прочая оптовая и розничная торговля в специализированных и неспециализированных магазинах, а также вне магазинов.

Как верно установлено судом первой инстанции, словесный элемент "NEOCUBE", являющийся основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака, тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение, на английском языке "Neocube Russia" и сходен до степени смешения с частью его фирменного наименования "Неокуб Раша", что является основанием для возникновения у третьего лица права на соответствующее фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.09.2009).

Представленные лицом, подавшим возражение, документы подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно оказывало услуги по продвижению товаров (кубов из шариков-магнитов), закупая их, в частности, у ООО "Сардоникс", и реализуя через Интернет-магазин, представленный, в частности, на сайте www.neocub.ru., при этом администратор этого домена и лицо, подавшее возражение, являются аффилированными лицами.

Одновременно лицо, подавшее возражение, осуществляло через Интернет рекламу товаров, которые предлагались к продаже, и организовывало рекламные акции, способствующие продвижению этих товаров, в частности, конкурс "Меняем Неокуб на Фото" и акции "Неокубик стал доступнее и ближе", "Золотая осень". Факт реализации товаров гражданам и организациям подтвержден представленными платежными документами.

Однородность услуг по продвижению товаров, включая рекламу и продажу этих товаров, которые оказывались лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, и части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, обусловлена их принадлежностью к одному роду, виду, одинаковым назначением и условиями реализации этих услуг.

Проанализировав совокупность представленных материалов, ответчик и суд первой инстанции обоснованно установили несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству N 417109 требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, включая услуги по рекламе и продаже этих товаров.

Деятельность ООО "Неокуб Раша" является однородной услугам 35 класса МКТУ, исключенным из свидетельства N 417109 на основании решения Роспатента от 27.03.2012.

Сведения о том, что Интернет-сайт, на котором товар предлагался и в настоящее время предлагается к продаже, принадлежит ООО "Неокуб Раша" (или афиллированному с ним лицу) исследованы при рассмотрении возражения в Роспатенте, в судебном заседании первой инстанции.

Администраторами доменов cub.ru, www.neocut www.neoc ru, www.neogum являются ООО "Неокуб Раша", его учредитель Калинин С.А., являющийся генеральным директором третьего лица.

Довод заявителя о том, что ООО "Неокуб Раша" осуществляет продажу собственного товара не соответствует действительности, поскольку представленные третьим лицом документы (счет-фактура 00038 от 12 августа 2009 и товарная накладная 38 от 12.08.2009), свидетельствуют о приобретении заявителем товара у ООО "Сардоникс" для последующей продажи через свои Интернет-сайты.

Оформленный покупателем заказ имеет свой номер, дату и время заказа, указание фамилии имени и отчества покупателя, получателя (ФОИ), вид оплаты, адрес доставки заказа, наименование товара, его количество, итоговую стоимость, включающую стоимость самого товара и стоимость доставки. Квитанция Почты России также содержит указание на ФИО получателя, как объекта доставки, его адрес и общую стоимость товара. При соотнесении данных, указанных в квитанции Почты России и данных, приведенных в заказе под определенным номером, однозначно следует вывод об осуществлении покупателем платежа за выбранный им товар. Следует отметить, что квитанция Почты России, выдаваемая при приеме почтового отправления помимо перечисленных выше реквизитов в обязательном порядке еще содержит 14-символьный почтовый идентификатор. По нему осуществляется поэтапное отслеживание почтовых отправлений до вручения их адресату.

Довод заявителя о том, что документ о купле-продаже товара, а именно Товарная накладная N 1001 от 12.08.2009 года составлена с нарушением предъявляемых к её заполнению требований (отсутствие печати грузополучателя), отклоняется, поскольку грузополучателем по данному документу является индивидуальный предприниматель Евдокимов Д.М., в силу правового статуса не наделенный обязанностью иметь печать.

Представленные третьим лицом документы подтверждают осуществление им деятельности с даты государственной регистрации (13.07.2009) в качестве юридического лица, характеризуемой в МКТУ как услуги по продвижению товаров для третьих лиц, включающие также и рекламные услуги, услуги снабженческие для третьих лиц.

Вывод ответчика и суда первой инстанции об однородности части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака деятельности (услугам), осуществляемой третьим лицом с даты его государственной регистрации от 13.07.2009 в качестве юридического лица, сделан на основе анализа по признакам однородности товаров/услуг (пункт 14.4.3 Правил).

При установлении однородности услуг учитывается их принадлежность к одному и тому же роду, виду. По этому признаку рассматриваются в качестве однородных такие услуги как "продвижение товаров (для третьих лиц)" и "реклама", поскольку продвижение товаров -это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. А реклама является одним из инструментов, средств для продвижения товаров. В связи с этим она при высокой степени сходства сравниваемых обозначений может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

ООО "Неокуб Раша", являясь коммерческим торговым предприятием, целью которого получение прибыли, в рамках своей деятельности предпринимает комплекс различных мероприятий, способствующих активному продвижению предлагаемых к продаже товаров на рынке аналогичной продукции, в том числе мероприятия рекламного характера: это демонстрация товаров на своих сайтах, проведение акций рекламного характера (акция "Золотая осень" - 01.09.2009, конкурс "Меняем Неокуб на фото" - 20.09.2009), действия по заказу на изготовление рекламной продукции.

Отклоняется довод апелляционной жалобы об отсутствии сходства до степени смешения между словесным элементом "NEOCUBE", товарного знака, принадлежащего истцу, и оригинальной частью фирменного наименования третьего лица.

Пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4322, введенными в действие 10.05.2003 (далее - Правила) установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При сравнении словесного элемента "NEOCUBE" товарного знака по свидетельству N 417109 и оригинальной части фирменного наименования третьего лица по критериям сходства словесных обозначений, изложенных в п.14.4.2.2 Правил (в частности, фонетическое вхождение одного обозначения в другое) следует вывод об их сходстве до степени смешения.

Довод заявителя о том, что оригинальная часть фирменного наименования третьего лица "Неокуб Раша" независимо от её написания (с использованием букв латинского или русского алфавитов) является единым целым и не делится на два отдельных наименования "Неокуб" и "Раша" ошибочен, поскольку составляющие элементы данного фирменного наименования во-первых, не связаны между собой согласно правилам русского (английского) языка (не имеют взаимно подчиненной связи), а во-вторых, не является устойчивым словосочетанием и не несут какую либо смысловую нагрузку.

В соответствии с пунктом 6 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

На основании статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для его отмены или изменения, поскольку оные были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка в обжалуемом решении, что указывает на переоценку установленных судом фактических обстоятельств дела.

В связи с изложенным, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств дела. Принимая во внимание относимость и допустимость имеющихся в нем доказательств, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены (изменения) судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных ч. 4 ст. 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, коллегией не установлено.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 28.09.2012 по делу N А40-71005/12-19-523 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Ж.В. Поташова

Судьи

С.М. Мухин В.И. Попов