Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 ноября 2012 г. N 09АП-32199/12

г.Москва

22 ноября 2012 г.

Дело N А40-54598/12-5-509

Резолютивная часть постановления объявлена 15.11.2012.

Постановление в полном объеме изготовлено 22.11.2012.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей: Якутова Э.В., Каменецкого Д.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ОАО "Мегаполис" (ранее - ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская")

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 27.08.2012

по делу N А40-54598/12-5-509, принятое судьей Тарасовым Н.Н.,

по заявлению ИП Полозова Владимира Алексовича (ОГРНИП 30743430200092)

к Роспатенту, ФГБУ "ФИПС",

третье лицо: ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская",

о признании незаконным решения,

при участии в судебном заседании:

представителя заявителя Ичеткина А.П. по доверенности от 16.05.2012,

представителя ответчиков Чеканова А.А. по доверенностям от 28.06.2012 и от 27.06.2012,

представителя третьего лица Степановой Н.А. по доверенности от 01.10.2012,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 27.08.2012, принятым по настоящему делу, признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.02.2012 об отказе в удовлетворении возражения от 02.09.2011 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству N 339367. Кроме того, суд обязал Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ИП Полозова В.А. путем внесения в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи об исключении сведений о регистрации товарного знака по свидетельству N 339367. Производство по делу в части требований, заявленных к ФГБУ "ФИПС", судом прекращено.

При принятии данного решения суд первой инстанции исходил из незаконности и необоснованности оспариваемого решения.

Не согласившись с данным решением суда первой инстанции, третье лицо (в настоящее время в связи с изменением наименования - ОАО "Мегаполис", ранее - ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская") в апелляционной жалобе просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных Предпринимателем требований в полном объеме. При этом сослался на законность оспариваемого решения Роспатента. Считает, что между противопоставленными обозначениями отсутствует фонетическое, графическое и смысловое сходство. Настаивает на том, что потребитель имел возможность идентифицировать производителя товара.

Представитель ответчиков в судебном заседании поддержал позицию заявителя апелляционной жалобы - ОАО "Мегаполис", просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных ИП Полозовым В.А. требований в полном объеме.

Представитель заявителя в судебном заседании и письменном отзыве на апелляционную жалобу с изложенными в ней доводами не согласился, просил оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения. Настаивает на том, что товарный знак "На поле ончики!" по свидетельству N 339367 сходен до степени смешения с товарным знаком "НАПОЛЕОН" по свидетельству N 332004. Считает, что обозначение "На поле ончики!" по свидетельству N 339367 зарегистрировано с нарушением норм действующего законодательства, в связи с чем его правовая охрана должна быть признана недействительной.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва заявителя на апелляционную жалобу, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, изложивших свои позиции, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак по свидетельству N 339367 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2007 с приоритетом от 25.08.2006 в отношении товаров 30 класса МКТУ "хлебобулочные и кондитерские изделия".

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "На поле ончики!", выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

02.09.2011 в Палату по патентным спорам поступило возражение от Индивидуального предпринимателя Полозова В.А. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 339367 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам в своем заключении, составленном по результатам рассмотрения поданного возражения, пришла к выводу о том, что анализируемые товарные знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные семантические и графические отличия. Согласно данному заключению, Роспатент посчитал нецелесообразным проведение анализа однородности товаров, поскольку товарные знаки по свидетельствам N 339367 и N 332004 не являются сходными.

10.02.2012 Роспатент принято решение об отказе в удовлетворении данного возражения, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 339367 оставлена в силе.

Не согласившись с данным решением Роспатента, заявитель обратился с настоящим заявлением в суд.

В соответствии с п.4 ст.200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу пункта 5 данной нормы Кодекса обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Таким образом, для признания ненормативного правового акта недействительным необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие оспариваемого акта закону и нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

Апелляционный суд считает, что при рассмотрении настоящего дела совокупность таких обстоятельств установлена, принимая во внимание, что оспариваемое решение ответчика не соответствует требованиям законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, на имя ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская" товарный знак по свидетельству N 339367 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2007, с приоритетом от 25.08.2006, в отношении товаров 30 класса МКТУ "хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе конфеты, вафли, шоколад, карамель, пряники", представляет собой словесное обозначение "На поле ончики!", выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При этом ИП Полозов Владимир Алексович является правообладателем товарного знака "НАПОЛЕОН" на основании свидетельства N 332004 от 17.08.2007 в отношении товаров 30 класса МКТУ "хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе конфеты, вафли, шоколад, карамель, пряники".

Согласно п.2.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Возражение заявителя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 339367 в отношении товаров 30 класса МКТУ поступило в Роспатент 29.10.2010, то есть после введения в действие части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем в соответствии со ст.5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она подлежала применению судом при рассмотрении настоящего спора.

В соответствии с ч.1 ст.1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

В соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе: в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Учитывая вышеприведенные разъяснения, данные в Постановлении Пленума N 5/29, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.08.2006), правовая база для его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Согласно статье 6 данного Закона не допускается регистрация обозначений, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с п.1 ст.7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В статье 1483 Гражданского кодекса РФ содержатся аналогичные положения.

В настоящем случае факт однородности товаров (услуг) подтверждается имеющимися в деле доказательствами. При этом предметом доказывания по настоящему делу является факт сходства до степени смешения словесного обозначения "На поле ончики!" по свидетельству N 339367 с зарегистрированным ранее товарным знаком "НАПОЛЕОН" по свидетельству N 332004.

Апелляционный суд считает, что суд первой инстанции правомерно исходил из того, что согласно п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно п.6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, определяющих общие методологические подходы экспертизы и отражающих ее многолетнюю практику, если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

Порядок экспертизы заявленного словесного обозначения установлен Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденного Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32.

В соответствии с п.14.4.2 названных Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В данном случае имеется полное вхождение словесного элемента противопоставленного товарного знака "НАПОЛЕОН" в оспариваемый товарный знак со словесным обозначением "На поле ончики!", которое прямо относится пунктом 14.4.2.2(1) Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом.

Пунктом 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с п.14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым.

Звуковое сходство определяется в том числе на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Согласно п.14.4.2.2 (3) Правил смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В настоящем случае, как следует из материалов дела, оспариваемое словесное обозначение "На поле ончики!" по свидетельству N 339367 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, первая буква заглавная.

Как указывалось выше, товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, в том числе конфеты, вафли, шоколад, карамель, пряники".

Противопоставленный товарный знак "НАПОЛЕОН" по свидетельству N 332004 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, в том числе конфеты, вафли, шоколад, карамель, пряники".

Все изложенные обстоятельства свидетельствуют о правомерности вывода суда первой инстанции о сходстве указанных товарных знаков до степени смешения.

Необходимо принять во внимание, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Сравнительный анализ обозначений по семантическому признаку показал, что словесный элемент противопоставленного товарного знака "НАПОЛЕОН" полностью включен в оспариваемый товарный знак и занимает в нем доминирующее положение. Смысловое доминирующее положение словесного элемента "НАПОЛЕОН" очевидно.

Графическое сходство сравниваемых товарных знаков, определяемое в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил, обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим за счет сходства доминирующих словесных элементов "Наполеон" и "На поле ончики!".

Следует согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что данные словесные элементы занимают в сравниваемых товарных знаках центральное положение, имеют схожий стандартный шрифт, выполнены печатными буквами одного алфавита.

Учитывая изложенное, оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям законодательства и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, в связи с чем является правомерным вывод суда первой инстанции о признании данного решения недействительным.

Согласно ст.201 АПК РФ в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц должно содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В соответствии с требованиями приведенной нормой Кодекса суд первой инстанции правомерно обязал Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ИП Полозова В.А. путем внесения в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи об исключении сведений о регистрации товарного знака по свидетельству N 339367.

Принимая во внимание сказанное, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежит взысканию с третьего лица (ОАО "Мегаполис") в соответствии со ст.110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.110, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 27.08.2012 по делу N А40-54598/12-5-509 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с ОАО "Мегаполис" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 2000 (две тысячи) рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В.Пронникова

Судьи

Э.В.Якутов Д.В.Каменецкий