Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2012 г. N 09АП-30353/12

г. Москва

19 декабря 2012 г.

Дело N А40-56987/12-12-255

Резолютивная часть постановления объявлена 18 декабря 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 декабря 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева

судей Н.В. Лаврецкой, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ЕКА-АЗС"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 августа 2012 года

по делу N А40-56987/12-12-255

по иску ООО "Агродеталь"

к ООО "ЕКА-АЗС"

о защите исключительного права на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Маркин Д.Н. (по доверенности от 03.10.2012)

от ответчика: Угрюмова Е.Ю. (по доверенности от 23.05.2012)

УСТАНОВИЛ

ООО "Агродеталь" (далее истец) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к ООО "ЕКА-АЗС" (далее ответчик) о запрете ответчику размещать обозначения, сходные, до степени смещения с товарным знаком истца "25 часов" по свидетельству N 348455, на автозаправочных станциях и магазинах, расположенных по адресам: г. Москва, Каширское шоссе, 22А; Волоколамское шоссе, вл. 122; Сигнальный проезд, 4; и 89-й км. МКАД, (согласно уточненным в порядке ст.49 АПК РФ исковым требованием).

Решением суда от 16 августа 2012 г. иск удовлетворен, ООО "ЕКА-АЗС" запрещено размещать обозначения сходные до степени смещения с товарным знаком истца "25 часов" по свидетельству N 348455 на автозаправочных станциях и магазинах ООО "ЕКА-АЗС" по адресам: г. Москва, Каширское шоссе, 22А, Волоколамское шоссе, вл. 122. Сигнальный проезд, 4 и 89-й км. МКАД.

При этом суд пришел к выводу, что ответчик нарушает исключительное право истца на товарный знак "25 часов" по свидетельству N 348455.

С решением не согласился ответчик, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

По мнению заявителя жалобы, обозначение на красном фоне не сходно с товарным знаком истца, что подтверждается ответами респондентов при проведении социологического опроса.

Суд не принял во внимание, что товары, услуги, оказываемые ответчиком, не однородны товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца (4, 6, 35, 37, 40, 43 классы МКТУ). Круг потребителей различен, так как место сбыта истца г.Красноярск и Красноярский край, а ответчик оказывает услуги потребителям - жителям Москвы.

Суд незаконно удовлетворил иск, так как на день оглашения резолютивной части решения спорные обозначения на объектах ответчика отсутствовали. Суд незаконно отказал в ходатайстве об истребовании доказательств.

Ответчик просит решение суда оставить в силе, предъявил отзыв на апелляционную жалобу.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст.270 АПК РФ, для отмены решения от 16 августа 2012 г. и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, истцу принадлежит исключительное право на товарный знак "25 часов" по свидетельству N 348455 в отношении товаров и услуг 04, 16, 35, 37, 40, 43 классов МКТУ, что подтверждается выпиской из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (л.д. 15).

Впоследствии истцу стало известно о том, что ответчик использует обозначения "25 часов" (двух видов - на зеленом и красном фоне), сходные до степени смешения с товарным знаком истца, для индивидуализации розничных магазинов, расположенных на принадлежащих ей автозаправочных комплексах, расположенных по следующим адресам: 1) Москва, Каширское шоссе, 22А, - обозначение на зеленом фоне; 2) Москва, Волоколамское шоссе, владение 122, - обозначение на красном фоне; 3) Москва, Сигнальный проезд, 4, - обозначение на красном фоне; 4) Москва, 89-й км МКАД, владение 12, обозначение на красном фоне.

Указанный факт подтверждается представленными в дело фотоснимками, содержащие дату фиксации - 26.01.2012 г.

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смещения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

На основе представленных в дело доказательств, деятельность автозаправочных комплексов и магазинов ответчика, на вывесках которых нанесено сходное с товарным знаком истца обозначение, напрямую связана с реализацией топлива для автомобилей, в том числе бензина и дизельного топлива (см.л.д.21, 22).

В этой связи довод ответчика об отсутствии однородности при реализации товаров и оказании услуг отклоняется судебной коллегией.

Оценивая указанные обозначения, судом установлено, что имеет место столкновение двух не идентичных, однако схожих обозначений.

Угроза смешения имеет место, если одно обозначение воспринимается за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же предприятию.

Сравнительный анализ указанных обозначений показал, что товарный знак N 348455, правообладателем которого является истец, и комбинированные обозначения "25 часов", используемые ответчиком, схожи и визуально, и фонетически, и буквенно, и семантически.

Таким образом, оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически и семантически сходны. При этом высокая степень фонетического сходства обуславливает сходство товарных знаков в целом.

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Из представленного в дело социологического опроса следует, что 32% опрошенных, считают, что товары и услуги под товарным знаком N 348455 и обозначенным "25 часов" на красном фоне предоставляются одной компанией и 34% респондентов, могли бы ошибиться и перепутать комплексы под товарным знаком N 348355 с комплексами, использующим обозначение "25 часов" на красном фоне, что в свою очередь, является значительной группой потребителей, которых обозначение "25 часов" на красном фоне способно ввести в заблуждение.

Географическая удаленность истца и ответчика не имеет по настоящему делу значения, поскольку исключительные права истца на товарный знак подлежат защите на всей территории Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может по своему усмотрению запрещать другим лицам использование средства индивидуализации.

В качестве способа защиты гражданских прав в отношении средств индивидуализации в ст. 12 ГК РФ и 1252 ГК РФ, в частности, указано пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В этой связи даже возможное удаление ответчиком спорного обозначения с принадлежащих ему объектов не означает, что суд, установив имевший место факт нарушения прав истца, не может возложить на ответчика обязанность воздерживаться в будущем от действий, ущемляющих права истца на товарный знак путем наложения соответствующего степени нарушения запрета.

Довод ответчика об оценке заключения Института Социологии РАН как недопустимого доказательства, по причине того, что интервьюеры на самом деле не опрашивались, не нашел своего подтверждения.

Согласно утвержденной и вступившей в действие с 28.09.2012 г. инструкции по организации и проведению социологических опросов в случае использования в процессе опроса бумажных носителей, обезличенные опросные листы (анкеты) хранятся в течение 6 месяцев с момента окончания опроса.

Соответственно не приобщение в материалы дела анкет опросов респондентов не может подтверждать того факта, что на самом деле социологический опрос Институтом Социологии РАН не проводился.

С учетом того, что нормы материального права, регулирующие спорные отношения, суд первой инстанции применил верно, процессуальных нарушений не допустил, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 августа 2012 года по делу N А40-56987/12-12-255 оставить без изменения, а апелляционную

жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.В. Лаврецкая Е.Б. Расторгуев