Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря 2012 г. N 09АП-35846/12

г. Москва

20 декабря 2012 г.

Дело N А40-71002/12-51-624

Резолютивная часть постановления объявлена 13 декабря 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 декабря 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поташовой Ж.В.,

судей:	Мухина С.М., Яковлевой Л.Г.,
при ведении протокола	помощником судьи Степкиным М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда N 3 апелляционную жалобу ООО "Неокуб"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2012 по делу N А40-71002/12-51-624, принятое судьей Васильевой Т.В.,

по заявлению ООО "Неокуб" (101000, Москва, ул. Маросейка, д. 4/2, стр. 1)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (123995, Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., д. 30, корп. 1),

третьи лица: 1. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности"(123995, Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., д. 30, корп. 1) 2. ООО "Неокуб Раша" (129164. Москва, ул. Ярославская, д. 8, 7)

о признании недействительным решения,

при участии:

от заявителя:	Сангаджиева Ю.В. по доверенности от 29.11.2012;
от ответчика:	Русаков И.А. по доверенности от 22.10.2012 N 01/25-771/41, уд. N 377-30;
от третьих лиц:	от ФГБУ ФИПС - Русаков И.А. по доверенности от 29.08.2012 N 41-1327-12, уд. N 377-30; от ООО "Неокуб Раша" - Звацова И.Н. по доверенности от 02.07.2012 N 02072012/1;

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2012, принятым по данному делу, отказано в удовлетворении требований ООО "НеоКуб" (далее - заявитель, Общество) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 27 марта 2012 года N 430049 в части прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 430049 в отношении услуг 35 класса МКТУ "агентства рекламные; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламны материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклам телевизионная; представление товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); публикации рекламных текстов; управление процессами обработки заказов на покупки услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуга предприятиям)".

При этом суд первой инстанции исходил из соответствия оспариваемого решения требованиям действующего законодательства, наличия соответствующих полномочий ответчика, а также отсутствия нарушения законных прав и интересов Общества, что в силу ст. 198 АПК РФ исключает возможность удовлетворения заявленных требований при рассмотрении спора по существу.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда, изложенных в решении обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика и ФБГУ "Федеральный институт промышленной собственности" поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы.

Представитель третьего лица - ООО "Неокуб Раша", поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы. Представил письменные пояснения в порядке ст. 81 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ, выслушав представителей заявителя и ответчика, с учетом исследованных по делу доказательств и доводов апелляционной жалобы полагает, что судебный акт подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Как установлено судом первой инстанции, следует из материалов дела, словесный товарный знак "НЕОКУБ" по свидетельству N 430049 с приоритетом от 05 февраля 2010 года зарегистрирован 14 февраля 2011 года в отношении товаров 09, 16, услуг 35 классов МКТУ.

Заявитель приобрел его у ООО "Юнити" по договору N РД0091985, зарегистрированному 19.12.2011.

В палату по патентным спорам Роспатента 15 декабря 2011 года поступило возражение ООО "Неокуб Раша" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 430049 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, мотивированное тем, что данный товарный знак воспроизводит отличительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета указанного товарного знака, в связи с чем, предоставление правовой охраны указанному товарному знаку противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 27 марта 2012 года вышеназванное возражение удовлетворено. Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 430049 признано недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

По результатам исследования имеющихся в деле доказательств, доводов апелляционной жалобы, коллегия приходит к выводу что, принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции законно и обоснованно исходил из имеющихся в деле доказательств, спорным отношениям дана надлежащая правовая оценка, нормы материального и процессуального права, вопреки доводам апелляционной жалобы, применены судом правильно.

В соответствии с п. 8 ст. 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 430049 является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами русского алфавита черного цвета. Государственная регистрация ООО "Неокуб Раша" произведена 13 июля 2009, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица и выпиской ЕГРЮЛ.

Словесный товарный знак "Неокуб" является фонетически тождественным отличительной части "Неокуб" фирменного наименования лица, подавшего возражение ООО "Неокуб Раша", право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (5 февраля 2010 года).

Лицом, подавшим возражение, представлены документы, свидетельствующие об использовании им своего фирменного наименования ООО "Неокуб Раша" при оказании услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 430049.

Из Устава следует, что основным предметом деятельности ООО "Неокуб Раша" является специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, прочая оптовая и розни торговля в специализированных и неспециализированных магазинах, а также вне магазинов. Представленные документы подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО "Неокуб Раша" оказывало услуги по продвижению товаров (кубов из шариков-магнитов), закупая их и реализуя через Интернет-магазин, представленный на сайтах www.neocube.ru, www.neocub.ru. Указанное подтверждается представленными счетом-фактурой и товарной накладной от 12.08.09 г. на получение товара, где ООО "Неокуб Раша" - грузополучатель; оформленными заказами через Интернет-магазин "Neocub", чеками и платежными поручениями, подтверждающими их оплату.

Довод заявителя о том, что в материалах дела отсутствует подтверждение того, что Интернет-сайт, на котором товар предлагается к продаже, принадлежит ООО "Неокуб Раша", обоснованно отклонен судом первой инстанции.

Как следует из содержащейся на сайте http://www.neocub.ru информации, деятельность по продаже товаров через Интернет-магазин, расположенный на данном сайте, осуществлялась ООО "Неокуб Раша". Подтверждением осуществления деятельности по продвижению и реализации товаров ООО "Неокуб Раша" являются счета, выставляемые покупателям на оплату товара, платежные поручения с отметкой банка об оплате и товарно-транспортная накладная, подтверждающие продажу товара; счет-договор N 6521 от 14.09.09 на изготовление флаера, платежное поручение с отметкой банка об оплате. Лицо, подавшее возражение, осуществляло через Интернет рекламу товаров, которые предлагались к продаже, и организовывало рекламные акции, способствующие продвижению этих товаров, в частности, конкурс "Меняем Неокуб на Фото" и акции "Неокубик стал доступнее и ближе", "Золотая осень".

Проанализировав представленные документы, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что ООО "Неокуб Раша" использовало свое фирменное наименование до даты приоритета товарного знака по свидетельству N 430049.

При этом услуги, оказываемые ООО "Неокуб Раша" являются однородными услугам 35 класса МКТУ "агентства рекламные; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламны материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклам телевизионная; представление товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); публикации рекламных текстов; управление процессами обработки заказов на покупки услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуга предприятиям)".

Довод заявителя о том, что ООО "Неокуб Раша" осуществляет продажу собственного товара не соответствует действительности, поскольку третьим лицом представлены документы (счет-фактура 00038 от 12 августа 2009 и товарная накладная N 38 от 12.08.2009), свидетельствующие о приобретении им товара у ООО "Сардоникс" для последующей продажи через свои Интернет-сайты.

Оформленный покупателем заказ имеет свой номер, дату и время заказа, указание фамилии имени и отчества покупателя, получателя, вид оплаты, адрес доставки заказа, наименование товара, его количество, итоговую стоимость, включающую стоимость самого товара и стоимость доставки. Квитанция Почты России также содержит указание получателя, как объекта доставки, его адрес и общую стоимость товара.

При соотнесении данных, указанных в квитанции Почты России и данных, приведенных в заказе под определенным номером, следует вывод об осуществлении покупателем платежа за выбранный им товар.

Довод заявителя о том, что документ о купле-продаже товара, а именно товарная накладная N 1001 от 12.08.2009 года составлена с нарушением предъявляемых к её заполнению требований (отсутствие печати грузополучателя), в связи с чем является недействительным, отклоняется поскольку грузополучателем по данному документу является индивидуальный предприниматель Евдокимов Д.М., в силу правового статуса не наделенный обязанностью иметь печать.

Для решения вопроса о сходстве или отсутствия такового при сравнении обозначений следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4322, введенными в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

При этом на пунктом 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При сравнении словесного товарного знака "НЕОКУБ" по свидетельству N 430049 и оригинальной части фирменного наименования третьего лица по критериям сходства словесных обозначений, изложенных в п.14.4.2.2 Правил (в частности, фонетическое вхождение одного обозначения в другое) следует вывод об их сходстве до степени смешения.

Довод жалобы о том, что оригинальная часть фирменного наименования третьего лица "Неокуб Раша" независимо от её написания является единым целым и не делится на два отдельных наименования "Неокуб" и "Раша" отклоняется, поскольку составляющие элементы данного фирменного наименования, не связаны между собой согласно правилам русского языка (не имеют взаимно подчиненной связи), не является устойчивым словосочетанием и не несут дополнительную смысловую нагрузку.

Поэтому при сравнении обозначений на первый план выходит фонетический аспект, свидетельствующий о сходстве до степени смешения указанных словесных элементов, о чем правомерно отмечено в решениях Роспатента и Арбитражного суда г. Москвы.

В соответствии с пунктом 6 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Представленные третьим лицом документы подтверждают осуществление им деятельности с даты государственной регистрации (13.07.2009) в качестве юридического лица, характеризуемой в МКТУ как услуги по продвижению товаров для третьих лиц, включающие также и рекламные услуги, услуги снабженческие для третьих лиц.

Вывод ответчика и суда первой инстанции об однородности части услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака деятельности (услугам), осуществляемой третьим лицом с даты его государственной регистрации от 13.07.2009 в качестве юридического лица, сделан на основе анализа по признакам однородности товаров/услуг (пункт 14.4.3 Правил).

При установлении однородности услуг учитывается их принадлежность к одному и тому же роду, виду. По этому признаку рассматриваются в качестве однородных такие услуги как "продвижение товаров (для третьих лиц)" и "реклама", поскольку продвижение товаров -это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из инструментов, средств для продвижения товаров. В связи с этим она при высокой степени сходства сравниваемых обозначений может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

ООО "Неокуб Раша", являясь коммерческим торговым предприятием, целью которого получение прибыли, в рамках своей деятельности предпринимает комплекс различных мероприятий, способствующих активному продвижению предлагаемых к продаже товаров на рынке аналогичной продукции, в том числе мероприятия рекламного характера: это демонстрация товаров на своих сайтах, проведение акций рекламного характера (акция "Золотая осень" - 01.09.2009, конкурс "Меняем Неокуб на фото" - 20.09.2009), действия по заказу на изготовление рекламной продукции.

Отклоняется довод апелляционной жалобы об отсутствии сходства до степени смешения между словесным элементом "NEOCUBE", товарного знака, принадлежащего истцу, и оригинальной частью фирменного наименования третьего лица.

Пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4322, введенными в действие 10.05.2003 (далее - Правила) установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При сравнении словесного элемента "NEOCUBE" товарного знака по свидетельству N 417109 и оригинальной части фирменного наименования третьего лица по критериям сходства словесных обозначений, изложенных в п.14.4.2.2 Правил (в частности, фонетическое вхождение одного обозначения в другое) следует вывод об их сходстве до степени смешения.

Довод заявителя о том, что оригинальная часть фирменного наименования третьего лица "Неокуб Раша" независимо от её написания (с использованием букв латинского или русского алфавитов) является единым целым и не делится на два отдельных наименования "Неокуб" и "Раша" ошибочен, поскольку составляющие элементы данного фирменного наименования во-первых, не связаны между собой согласно правилам русского (английского) языка (не имеют взаимно подчиненной связи), а во-вторых, не является устойчивым словосочетанием и не несут какую либо смысловую нагрузку.

В соответствии с пунктом 6 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

На основании статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для его отмены или изменения, поскольку оные были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка в обжалуемом решении, что указывает на переоценку установленных судом фактических обстоятельств дела.

В связи с изложенным, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств дела. Принимая во внимание относимость и допустимость имеющихся в нем доказательств, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены (изменения) судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных ч. 4 ст. 270 АПК РФ и влекущих безусловную отмену судебного акта, коллегией не установлено.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 28.09.2012 по делу N А40-71002/12-51-624 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Ж.В. Поташова

Судьи

С.М. Мухин Л.Г. Яковлева