Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2013 г. N 09АП-39127/12

г. Москва

29 января 2013 г.

Дело N А40-128862/11-19-238

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 января 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой

судей О.Н. Лаптевой, А.И. Трубицына

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" на решение Арбитражного суда города Москвы от 06 июня 2012 года по делу N А40-128862/11-19-238, принятое судьёй Е.А. Хайло по иску ООО "Вектор "Инвестментс" (ОГРН 1055002704481; 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрузне, д. 11, стр. 44) к ООО "ОРТУС" (ОГРН 5077746475384; 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 104) третьи лица: ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО", ЗАО "Региональный информационный сетевой центр" о запрещении использования средств индивидуализации и выплате компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Шумских Д.В. (по доверенности от 10.05.2012)

от ответчика: Чернова С.В. (по доверенности от 01.08.2012)

от третьего лица: от ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" - Тулеуова З.М. (по доверенности от 12.12.2011)

в судебное заседание не явились представители:

от третьего лица: ЗАО "Региональный информационный сетевой центр" - извещено.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственности "Вектор Инвестментс" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ОРТУС" о признании незаконным использование ООО "ОРТУС" обозначения ШЕЛЕСТОВО, тождественного средству индивидуализации ООО "Вектор Инвестментс"- товарному знаку (знаку обслуживания), зарегистрированному 02 марта 2010 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельство N 402423, в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ с 12.07.2011 г. по 16.11.2011 г.; признании незаконным использование ООО "ОРТУС" обозначения shelestowo в доменном имени shelestowo.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) ООО "Вектор Инвестментс", зарегистрированным 02 марта 2010 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельство N 402423, в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ с 12.07.2011 г. по 16.11.2011 г.; взыскании компенсации за нарушение его исключительных прав на товарный знак N 402423 в размере 5 000 000 рублей (с учетом принятого судом на основании ст. 49 АПК РФ уточнения исковых требований).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06 июня 2012 года по делу N А40-128862/11-19-238 иск удовлетворен частично. Суд решил:

признать незаконным использование ООО "ОРТУС" обозначения "ШЕЛЕСТОВО", тождественного средству индивидуализации ООО "Вектор Инвестментс" товарному знаку (знаку обслуживания), зарегистрированному 02.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, свидетельство N 402423, в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ за период с 12.07.2011 по 16.11.2011.

Признать незаконным использование ООО "ОРТУС" обозначения shelestowo в доменном имени shelestowo.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) ООО "Вектор Инвестментс", зарегистрированным 02.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, свидетельство N 402423, в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ за период с 12.07.2011 по 16.11.2011.

Взыскать с ООО "ОРТУС" в пользу ООО "Вектор Инвестментс" 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч рублей) компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 402423, а также 960 руб. 00 коп. (девятьсот шестьдесят рублей) расходов по уплате госпошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать (том 3, л.д. 78-82).

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме (том 3, л.д. 86-89).

По мнению заявителя апелляционной жалобы, решение суда первой инстанции по настоящему делу является незаконным и необоснованным, принято с нарушением процессуальных и материальных норм.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие - об оказании услуг и реализации товаров, с использованием наименования "ШЕЛЕСТОВО", - об использовании Ответчиком Товарного знака "ШЕЛЕСТОВО", в рекламе и на печатной продукции.

По мнению заявителя, истец не представил в материалы дела доказательства использования товарного знака "ШЕЛЕСТОВО" в своей деятельности, истец не представил доказательств характера и сроков незаконного использования товарного знака "ШЕЛЕСТОВО" ответчиком, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателя.

В ходатайстве о восстановлении срока подачи жалобы содержится довод о том, что ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" не был уведомлен о месте и времени судебного заседания.

ЗАО "РСИЦ" представило 22 января 2013 года пояснения, просит рассмотреть дело в отсутствие представителя.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ЗАО "РСИЦ", извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" поддерживает доводы апелляционной жалобы, пояснил, что не был извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в суде первой инстанции.

Представитель ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" представил письменные пояснения по апелляционной жалобе и платежное поручение в доказательство оплаты государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Представитель ответчика апелляционную жалобу поддержал в полном объеме. Просит отменить решение суда, представил отзыв на апелляционную жалобу.

Представитель истца с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными. Просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Представлен отзыв на жалобу.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований для отмены решения суда от 06 июня 2012 года по делу N А40-128862/11-19-238 не имеется.

Как следует из материалов дела, ответчик использовал обозначение, тождественное товарному знаку истца посредством его размещения на собственном сайте в сети интернет по адресу: www.shelestovvo.ru, а также в рекламе (на печатной продукции, а именно в журналах, на рекламных буклетах, брошюрах, листовках).

Кроме того, ответчик в доменном имени использует сходное до степени смешения с товарным знаком Истца обозначение shelestowo, транслитерация на русский "ШЕЛЕСТОВО".

Истец является правообладателем товарного знака "ШЕЛЕСТОВО" согласно свидетельству о государственной регистрации N 402423, с приоритетом от 22 января 2009 года, зарегистрирован 02 марта 2010 года в отношении товаров 16 класса и услуг 35, 36, 37, 43 и 44 классов Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ.

Суд апелляционной инстанции считает несостоятельными доводы жалобы о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие - об оказании услуг и реализации товаров, с использованием наименования "ШЕЛЕСТОВО", - об использовании Ответчиком Товарного знака "ШЕЛЕСТОВО", в рекламе и на печатной продукции и отклоняет на основании следующего.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Как усматривается из материалов дела, ЗАО "РСИЦ" - регистратором доменных имен в домене RU с 26.10.2009 года было зарегистрировано доменное имя shelestowo.ru на ООО "ОРТУС", что подтвердил в судебном заседании представитель ответчика.

ООО "Вектор "Инвестментс" было установлено, что ответчик, администрируя домен shelestowo.ru в период с 12.07.2011 года по 16.11.2011 года, нарушил

исключительное право истца на товарный знак, в виде использовании

обозначения "shelestowo", транслитерация на русский "ШЕЛЕСТОВО", тождественного товарному знаку истца, посредством его размещения на собственном сайте в сети Интернет по адресу: www.shelestowo.ru, а также в самом доменном имени, рекламе (на печатной продукции, а именно, в журналах, на рекламных буклетах, брошюрах, листовках).

Судебный акт мотивирован тем, что использование в доменном имени буквы "w" английского алфавита не меняет как произношения доменного имени на русском языке, так и его восприятие потребителями в Российской Федерации. Несмотря на то, что доменное имя ответчика выполнено буквами латинского алфавита, имеется звуковое сходство между товарным знаком N 402423 "ШЕЛЕСТОВО" и доменным именем, которое объясняется полностью одинаковым произношением товарного знака и обозначения ответчика на русском языке. Доменное имя ответчика всего на одну букву отличается от доменного имени истца, а именно www.shelestovo.ru - доменное имя истца, а www.shelestowo.ru - доменное имя ответчика, отличие вызвано использованием буквы "w" Ответчиком вместо буквы "v".

Указанные выше рекламные материалы содержат информацию о коттеджном поселке "Шелестово" с неоднократным использованием товарного знака истца "ШЕЛЕСТОВО" в тексте материалов.

В сети Интернет по адресу: www.shelestowo.ru также размещена информация о коттеджном поселке ШЕЛЕСТОВО, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра вещественных доказательств от 12.07.2011 года.

Согласно ответа ЗАО "РСИЦ" N 442-с от 28.02.2012 года администратором доменного имени www.shelestowo.ru с 16.11.2011 является ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО". В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами,

предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ответчик как администратор доменного имени в период с 26.10.2009 г. по 16.11.2011 определял порядок использования домена, нес ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также нес риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени в спорный период, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Ответчиком не оспаривался факт фонетического и семантического сходства словесного обозначения товарного знака

"ШЕЛЕСТОВО" с наименованием доменного имени "shelestowo". Однако, по его мнению, это не могло привести к смешению деятельности истца с деятельностью ответчика, поскольку доменное имя не использовалось им для продвижения товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "ШЕЛЕСТОВО". Также, ответчик утверждал, что передал доменное имя в пользование ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" по договору от 23.01.2010 г. и акту приемки выполненных работ от 10.02.2011 г.

Из Договора б/н от 23.01.2010 на выполнение работ по разработке Интерент-сайта не следует, что ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" обязан при пользовании доменным именем, в т.ч. при размещении собственного контента, либо, осуществляя иные действия при исполнении договора, строго соблюдать действующее законодательство РФ, в частности, по защите интеллектуальных прав и др., не нарушать права и законные интересы третьих лиц, не допускать иных нарушений.

В данном договоре от 23.01.2010 отсутствует указание на то, что при несоблюдении вышеперечисленного, ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" несет всю полноту ответственности (как частной, так и публичной) за свои нарушения. А также, что все могущие возникнуть от третьих лиц претензии, иски и пр., связанные с нарушениями ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" при исполнении договора, разрешаются последним самостоятельно, без привлечения Организации (ответчика).

Исходя из п. 1.3 Договора от 23.01.2010 года, ООО "ОРТУС" по окончании работ передает созданный им сайт ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" для его информационного наполнения, а не доменное имя.

Ссылки ответчика на отсутствие его вины в нарушении прав истца вследствие того, что доменом shelestowo.ru фактически пользовалось ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО", несостоятельны и отклоняются судом.

Субъектом ответственности за незаконное размещение на Интерент -сайте "www.shelestowo.ru" обозначений сходных до степени смешения с товарным знаком и истца без согласия правообладателя в период с 12.07.2011 по 16.11.2011 являлся его администратор - ООО "ОРТУС".

В жалобе заявитель ссылается на то, что истец не представил в материалы дела доказательств использования товарного знака "ШЕЛЕСТОВО" в своей деятельности, истец не представил доказательств характера и сроков незаконного использования Товарного знака "ШЕЛЕСТОВО" ответчиком, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателя.

Данные доводы проверены судом апелляционной инстанции и отклоняются на основании следующего.

Из материалов дела следует, что доменное имя "shelestowo.ru" используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров. При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически

трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

ООО "ОРТУС" при регистрации домена "shelestowo.ru" использовано словесное обозначение, которое в транслитерации является тождественным товарному знаку N 402423, принадлежащему истцу.

В период с 12.07.2011 по 16.11.2011 Сайт с доменным именем shelestowo.ru использовался ответчиком для размещения информации о продаже товаров/услуг аналогичным товарам/услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 402423.

При таких обстоятельствах действия ответчика в период с 12.07.20.11 по 16.11.2011 по использованию в доменном имени shelestowo.ru словесного элемента товарного знака по свидетельству N 402423, принадлежащего ООО "Вектор Инвестментс" создавало препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушало исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Суд пришел к обоснованному выводу о том, что в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак "ШЕЛЕСТОВО" в период с 12.07.2011 по 16.11.2011 года. С чем соглашается апелляционная коллегия.

На основании ст. 1515 ГК РФ истцом заявлены требования о взыскании компенсации за нарушение принадлежащего ООО "Вектор Инвестментс" исключительного права на товарный знак. Частью 4 статьи 1515 ГК РФ определено право правообладателя требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Судом установлено, что нарушение ответчиком исключительных прав истца следует из неправомерного использования в доменном имени, на веб-сайте обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 402423, принадлежащем истцу, имеющим более ранний приоритет, т.е. из невозможности использовать свою интеллектуальную собственность по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Суд, учитывая факт использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, отсутствие доказательств наличия у ответчика разрешения на использование товарного знака, в порядке ст.ст. 1229, 1484 ГК РФ, пришел к выводу о том, что исковые требования в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав подлежит удовлетворению частично.

Оснований для переоценки данного вывода суда первой инстанции апелляционная коллегия не усматривает.

Суд апелляционной инстанции считает необоснованным довод заявителя о ненадлежащем уведомлении ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" судом первой инстанции о месте и времени рассмотрения искового заявления и отклоняет на основании следующего.

Согласно материалам дела, определение от 19 апреля 2012 года об отложении судебного разбирательства направлено заказным письмом ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" 26 апреля 2012 года (том 3, л.д. 43), возвратилось в суд - истек срок хранения (том 3, л.д. 53).

Ходатайство ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" о рассмотрении дела в отсутствии представителя ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" находится в материалах дела (том 3, л.д. 67).

В судебном заседании апелляционной инстанции обозревались материалы дела (том 3 листы дела N 54-55, 67) в которых содержатся сведения о надлежащем извещении ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" и ходатайства от ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" о рассмотрении дела в отсутствии лица в суде первой инстанции.

Представителем ТСЖ "ШЕЛЕСТОВО" снят довод о ненадлежащем извещении.

Суд считает заявленную сумму компенсации чрезмерной и признает достаточной компенсацию в размере 100 000 руб. При определении размера компенсации судом, учтено также, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судебная коллегия апелляционной инстанции находит данные выводы суда первой инстанции обоснованными и законными.

Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает, что в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не доказал те обстоятельства, которыми он основывает доводы своей апелляционной жалобы.

Доводы апелляционной жалобы заявителя не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 176, 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06 июня 2012 года по делу N А40-128862/11-19-238 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

О.Н. Лаптева А.И.Трубицын