Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2013 г. N 09АП-37690/12

г.Москва

04 февраля 2013 г.

Дело N А40-86078/12-15-73

Резолютивная часть постановления объявлена 28.01.2013.

Постановление в полном объеме изготовлено 04.02.2013.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей: Захарова С.Л., Каменецкого Д.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ОАО "Татхимфармпрепараты"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 17.10.2012

по делу N А40-86078/12-15-73, принятое судьей Ведерниковым М.А.,

по заявлению ОАО "Татхимфармпрепараты" (ОГРН 1061658031027; Республика Татарстан, г.Казань, ул.Беломорская, д.260)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту)

о признании незаконным решения об отказе в регистрации товарного знака; об обязании зарегистрировать товарный знак,

при участии в судебном заседании:

представителей заявителя Давиденко Н.Ф. по доверенности от 17.07.2012, Хакимова Р.Р. по доверенности от 09.01.2013,

представителя ответчика Слепенкова А.С. по доверенности от 09.10.2012,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 17.10.2012, принятым по настоящему делу, ОАО "Татхимфармпрепараты" отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента), принятого по возражению об отказе в государственной регистрации товарного знака "Бефунгин" по заявке N 2009716747/50, а также обязании Роспатента принять решение о регистрации заявленного обозначения "Бефунгин" в качестве товарного знака.

При принятии данного решения суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое решение вынесено уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя. При этом суд пришел к выводу о том, что оспариваемое обозначение "БЕФНУНГИН" представляет собой название известного отечественного лекарственного средства "БЕФУНГИН", которое выпускалось различными производителями задолго до даты приоритета оспариваемого обозначения (14 июля 2009 года).

Не согласившись с данным решением суда первой инстанции, заявитель в апелляционной жалобе просит его отменить. При этом податель жалобы указывает на несоответствие выводов суда представленным в материалы дела доказательствам. Настаивает на наличии у обозначения "БЕФУНГИН" различительной способности вследствие его длительного и интенсивного использования именно заявителем, а не другими предприятиями. Считает, что оспариваемое решение ответчика нарушает исключительное право Общества в сфере предпринимательской деятельности на получение товарного знака "БЕФУНГИН" в связи с длительным и интенсивным использованием данного обозначения в гражданском обороте.

Представитель ответчика в судебном заседании и письменных пояснениях на апелляционную жалобу с изложенными в ней доводами не согласился, просил оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения. При этом сослался на законность оспариваемого решения Роспатента. Указывает, что при рассмотрении возражения заявителя Роспатентом установлено, что обозначение "БЕФУНГИН" по заявке N 2009716747 не обладает способностью индивидуализировать товары.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, поддержавшего в судебном заседании доводы и требования апелляционной жалобы, представителя ответчика, поддержавшего в судебном заседании решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, заявка N 2009716747 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "БЕФУНГИН" с приоритетом от 14.07.2009 подана на имя ОАО "Татхимфармпрепараты" для товаров 05 класса МКТУ "лекарственные препараты для медицинских целей".

Решением Роспатента от 21.03.2011 ОАО "Татхимфармпрепараты" было отказано в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака, поскольку оно не обладает различительной способностью, а также представляет собой наименование лекарственного средства, вошедшее во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида, что противоречит требованиям п.1 ст.1483 ГК РФ.

08.04.2011 ОАО "Татхимфармпрепараты" подало возражение на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака "БЕФУНГИН" по заявке N 2009716747 в отношении товаров 05 класса МКТУ "лекарственные препараты для медицинских целей".

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом были признаны ошибочными выводы экспертизы о том, что обозначение "БЕФУНГИН" представляет собой наименование лекарственного средства, вошедшее во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида. Однако в силу того, что до даты приоритета обозначения "БЕФУНГИН" различными предприятиями в течение длительного времени выпускалось одноименное лекарственное средство, данное обозначение утратило различительную способность, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

26.03.2012 Роспатентом вынесено решение об оставлении в силе решения экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2009716747.

ОАО "Татхимфармпрепараты", не согласившись с данным решением, оспорило его в судебном порядке.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции правомерно исходил из законности и обоснованности оспариваемого ненормативного акта.

В соответствии со ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу ч.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, для признания ненормативного правового акта недействительным необходимо наличие одновременно двух обязательных условий: несоответствие данного акта закону и наличие нарушения им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При рассмотрении настоящего дела совокупности указанных обстоятельств не установлено.

Согласно ч.1 ст.1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст.1481 ГК РФ).

В силу ч.1 ст.1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с п.2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных, приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 и введенных в действие 29.04.2003, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в п.1 ст.6 Закона, в том числе обозначений, не обладающих различительной способностью.

При этом к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В настоящем случае суд первой инстанции правомерно исходил из того, что указанный в пункте 2.3.1 Правил перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим.

С учетом изложенного является верным вывод суда первой инстанции о том, что вышеуказанное основание для отказа в регистрации применятся к тем обозначениям, которые не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, определенную статьей 1477 ГК РФ.

Как усматривается из материалов дела, факт того, что обозначение "БЕФУНГИН" по заявке N 2009716747 не обладает способностью индивидуализировать товары заявителя, установлен при рассмотрении Роспатентом возражения заявителя.

Из представленных в дело доказательств следует, что оспариваемое обозначение по заявке N 2009716747 представляет собой словесный элемент "БЕФУНГИН", не имеющий смыслового значения и выполненный буквами русского алфавита. При этом регистрация оспариваемого обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ "лекарственные препараты для медицинских целей".

Согласно письму Министерства здравоохранения РФ от 28.04.1999, исх.N 2510/4805-99-15, адресованному Роспатенту, которое учитывается при проведении экспертизы заявленных обозначений, "БЕФУНГИН" входит в перечень лекарственных средств, зарегистрированных в Министерстве здравоохранения РФ до 1992 года, которые выпускались с советского периода несколькими заводами-производителями и названия которых стали общепринятыми.

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения РФ, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 03.06.1997 N 659, Министерство здравоохранения РФ является федеральным органом исполнительной власти, к ведению которого отнесено координирование деятельности в области производства и реализации лекарственных средств. В связи с этим Роспатент не мог не учитывать позицию специализированного органа, изложенную в письме Министерства здравоохранения при решении вопроса о регистрации обозначения "БЕФУНГИН".

При таких обстоятельствах апелляционным судом не приняты как несостоятельные доводы заявителя относительно неправомерности ссылки суда на указанное письмо Министерства здравоохранения РФ.

Согласно сведениям из Классификатора лекарственных средств (по состоянию на 01.01.1998), помимо заявителя производителями лекарственного средства под названием "БЕФУНГИН" являлись: Ярославская фармфабрика, Астраханская фармфабрика, Нижегородская фармфабрика, Нижфарм, Марбиофарм, Томский ХФЗ, Тверская фармфабрика, Самарская фармфабрика. При этом сам заявитель также неоднократно указывал, что лекарственный препарат под торговым наименованием "БЕФУНГИН" выпускается несколькими организациями (ЗАО "Ярославская фармацевтическая фабрика", ЗАО "Вифитех" и др.).

То обстоятельство, что классификатор лекарственных средств до подачи заявки на регистрации товарного знака утратил силу, не свидетельствует, вопреки доводам заявителя, о невозможности ссылки на данный документ, поскольку сведения, содержащиеся в классификаторе, были правомерно оценены судом как доказательства, подтверждающие, что спорное обозначение задолго до подачи заявки на регистрацию утратило различительную способность.

Кроме того, обозначение "БЕФУНГИН" приводится в различных источниках (в частности, в Регистре лекарственных средств, в предложениях к продаже данного препарата в сети Интернет) без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без применения какого-либо другого способа выделения в тексте товарного знака.

При этом сам заявитель не оспаривает того обстоятельства, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лекарственный препарат "БЕФУНГИН" выпускался различными производителями. Также заявителем были представлены отчет-заключение по исследованию узнаваемости препарата "БЕФУНГИН" и справка по анкетированию конечных потребителей по препарату "БЕФУНГИН", которые подтверждают указанное обстоятельство.

Нельзя признать обоснованной и ссылку заявителя на статью 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, поскольку согласно указанной статье Конвенции при определении того факта, является ли товарный знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

В настоящем случае в результате длительного использования обозначения "БЕФУНГИН" различными производителями фармацевтической продукции данное обозначение на дату подачи заявки (14.07.2009) утратило способность индивидуализации конкретного производителя, то есть основную функцию товарного знака.

С учетом изложенного, является правомерным вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемое обозначение "БЕФНУНГИН" представляет собой название известного отечественного лекарственного средства "БЕФУНГИН", который выпускался различными производителями задолго до даты приоритета оспариваемого обозначения (14 июля 2009 года).

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о законности и обоснованности оспариваемого решения Роспатента, в связи с чем вывод суда первой инстанции о необходимости отказа в удовлетворении заявленных ОАО "Татхимфармпрепараты" требований правомерен.

Принимая во внимание сказанное, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 17.10.2012 по делу N А40-86078/12-15-73 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В. Пронникова

Судьи

С.Л. Захаров Д.В. Каменецкий