Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2013 г. N 05АП-179/13

г. Владивосток

21 февраля 2013 г.

Дело N А51-9500/2010

Резолютивная часть постановления оглашена 14 февраля 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 февраля 2013 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего А.В. Ветошкевич,

судей С.Б. Култышева, С.М. Синицыной,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.А. Хоменко,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "ДальИнвест",

апелляционное производство N 05АП-179/2013

на решение от 05.12.2012

судьи Н.А. Плехановой

по делу N А51-9500/2010 Арбитражного суда Приморского края

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования" (ОГРН 1077612003765, ИНН 7612038540)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ДальИнвест" (ОГРН 1072508001752, ИНН 2508078787)

третье лицо: SUIFENHE FIA ECONOMIC & TRADE CO LTD ("Торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью ФИА города Суйфэньхэ"),

о взыскании 6846625 рублей убытков, причиненных незаконным использованием патента на полезную модель, и компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака, изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей

при участии:

от истца: Лепеха Н.В. - паспорт, доверенность от 30.01.2012 сроком действия до 31.12.2015 со специальными полномочиями,

от ответчика: адвокат Фесюк А.В. - удостоверение N 1504 от 28.11.2007, доверенность от 29.08.2011 сроком действия на три года со специальными полномочиями.

от третьего лица представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования" (далее - ООО "Завод строительного оборудования") обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ДальИнвест" (далее - ООО "ДальИнвест") о взыскании 6846625 рублей убытков, в том числе 1846625 рублей убытков, причиненных незаконным использованием патента на полезную модель, и 5000000 рублей компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака, изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей: отбойных молотков в количестве 500 (пятисот) штук (МО-2Б - 200 штук, МО-2Б - 100 штук, МО-4Б - 200 штук).

Определением суда от 12.08.2010 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, по ходатайству ответчика и по ее ходатайству привлечена компания КНР - SUIFENHE FIA ECONOMIC & TRADE СО LTD ("Торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью ФИА города Суйфэньхэ").

Решением Арбитражного суда Приморского края от 18.05.2011 исковые требования удовлетворены. Постановлением Пятого арбитражного суда от 14.02.2012 решение оставлено без изменения,

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.05.2012 отменены решение Арбитражного суда Приморского края от 18.05.2011 и постановление апелляционной инстанции от 14.02.2012, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 05.12.2012 с ООО "ДальИнвест" в пользу ООО "Завод строительного оборудования" взыскано 4846625 рублей, в том числе 3000000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и 1846625 рублей убытков за нарушение исключительных прав на полезную модель, а также 61233 рубля 12 копеек госпошлины по иску; решено изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации ООО "ДальИнвест" контрафактные отбойные молотки в количестве 500 штук, в том числе: МО-2Б - 200 штук, МО-3Б - 100 штук, МО-4Б - 200 штук.

Не согласившись с вынесенным решением, ООО "ДальИнвест" обратилось в апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемое решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска. Полагает, что факт нарушения прав истца в настоящем деле не доказан. Данный факт может быть доказан только при условии проведения патентно-технической экспертизы, в назначении которой необоснованно отказано судом первой инстанции. Ответчик ссылается на заключение патентного поверенного Андреевой М.Ю. в отношении акта экспертного анализа от 03.02.2012 N 97, которым установлены многочисленные нарушения при проведении судебной экспертизы и составлении экспертного заключения. Указывает на то, что судебные эксперты по сути признались в отсутствии должной квалификации для проведения патентно-технической экспертизы, вышли за пределы своей компетенции, их выводы не соответствуют требованиям статьи 1358 ГК РФ. Ответчик полагает, что поскольку АНО "Центр судебных экспертиз" нарушены требования Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности", составленное экспертами заключение не может являться допустимым доказательством в настоящем деле. Также указывает на то, что при осмотре отбойных молотков в судебном заседании существовала вероятность осмотра молотков, не принадлежащих ответчику, а также вероятность нанесения на молотки надписей после их выборки, однако ходатайство о повторной выборке молотков было необоснованно отклонено судом. Полагает, что кроме патентно-технической экспертизы, судом должна была быть назначена и экспертиза товарного знака, поскольку существовала необходимость сравнить два словесных обозначения, применяемых для обозначения товаров истца и ответчика и решить вопрос о смысловом значении словесных элементов в противопоставленных товарных знаках.

В канцелярию суда поступили ходатайства ООО "ДальИнвест" о вызове и допросе в качестве специалиста по процедуре отбора материалов и образцов для проведения сравнительного исследования, касающегося технических вопросов, Лагно В.Н.; о вызове и допросе лиц, присутствовавших при отборе молотков, - дознавателя ЛО МВД России на ст.Уссурийск лейтенанта полиции Миц О.С., Сурманидзе Г.А., Казака А.В., Шеер Р.В. для дачи пояснения по делу, поскольку названные лица могут пояснить относительно процесса отбора молотков; об истребовании у Отдела дознания ЛО МВД России на ст. Уссурийск фотографий, которые произведены при осмотре места происшествия 29.10.2012; о признании экспертного заключения АНО "Центр судебных экспертиз" недопустимым доказательством и о назначении повторной патентно-технической экспертизы и экспертизы товарного знака; о повторном истребовании у Отдела дознания ЛО МВД России на ст. Уссурийск вещественных доказательств по одному образцу молотков отбойных "МО-2Б", "МО-3Б", "МО-4Б" с участием специалиста Лагно В.Н.

В канцелярию суда поступил отзыв ООО "Завод строительного оборудования" на апелляционную жалобу, в котором общество просит в удовлетворении жалобы отказать.

Третье лицо "Торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью ФИА города Суйфэньхэ", извещенное о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, явку своего представителя в суд не обеспечило. Суд, руководствуясь пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), рассмотрел апелляционную жалобу в отсутствие не явившегося представителя третьего лица.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней доводам, обжалуемое решение Арбитражного суда Приморского края просил отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе. Поддержал заявленные ходатайства.

Представитель истца по апелляционной жалобе возражала, обжалуемое решение Арбитражного суда Приморского края считает законным и обоснованным, просила оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд, руководствуясь статьями 159, 184, 185, частью 2 статьи 268 АПК РФ, рассмотрел заявленные представителем ответчика ходатайства и отклонил как необоснованные. Заявляя ходатайство о привлечении специалиста для дачи заключения по процедуре отбора отбойных молотков, ответчик не указал, какие особые знания, имеющиеся у специалиста Лагно В.Н., необходимы для отбора молотков, не обосновал причины невозможности отбора молотков без специальных технических или иных знаний. Заявляя ходатайство о вызове в качестве свидетелей Миц О.С., Сурманидзе Г.А., Казак А.В., Шеер Р.В., ответчик не указал, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут подтвердить указанные лица. Ответчиком также не представлено доказательств невозможности самостоятельного получения фотографий, произведенных при осмотре места происшествия 29.10.2012. Учитывая, что доводы ответчика о возможности подмены молотков, хранящихся на складе, влияния неизвестного лица на процедуру отбора молотков не подтверждены соответствующими доказательствами, коллегия определила отказать в удовлетворении ходатайства о повторном истребовании у Отдела Дознания ЛО МВД России на ст. Уссурийск вещественных доказательств.

Рассматривая ходатайство ответчика о назначении повторной комиссионной судебной патентно-технической экспертизы и экспертизы товарного знака, апелляционная коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов. Учитывая, что имеющееся в материалах дела заключение эксперта не вызывает сомнений в его обоснованности, не противоречит иным имеющимся в материалах дела документам, для определения нарушения прав на товарный знак не требуется специальных познаний, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для назначения повторной экспертизы и экспертизы товарного знака, о которой просит ответчик.

Суд приобщил к материалам дела выписку из ЕГРЮЛ от 14.02.2013, приложенную к письменному отзыву истца на апелляционную жалобу.

Исследовав доказательства по делу, оценив доводы представителей лиц, участвующих в деле, проверив правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующих обстоятельств.

Из материалов дела судом установлено, что ООО "Завод строительного оборудования" является обладателем исключительных прав на полезную модель "Пневматический отбойный молоток", охраняемую патентом РФ N 83288, дата приоритета 18.03.2009, и на товарный знак "ЗСО", охраняемый свидетельством РФ N 368870, дата приоритета 11.08.2008.

ООО "Завод строительного оборудования" принадлежит исключительное право использования полезной модели и товарного знака любым не противоречащим закону способом. Доказательств того, что истец, являющийся правообладателем, давал разрешение ООО "ДальИнвест" или иному лицу на использование вышеуказанных полезной модели и товарного знака, в материалах дела не содержится.

Во исполнение условий внешнеэкономического контракта от 18.11.2009 N HLSF-1221 продавец - компания КНР SUIFENHE FIA ECONOMIC & TRADE СО LTD ("Торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью ФИА города Суйфэньхэ") продал ООО "ДальИнвест" инструменты пневматические, пневматическое оборудование в ассортименте, количестве, по цене, определяемым в бланке-заказе, спецификациях, инвойсе.

В апреле 2010 года на таможенную территорию Российской Федерации на условиях DAF Суйфеньхэ в адрес получателя ООО "Дальинвест" поставлен товар - молотки отбойные пневматические, ручные, предназначенные для отбойки угля различной крепости, марка МО-2Б 200 штук, МО-4Б 200 штук, МОП-2 300 штук, МОП-4 200 штук, МР-6 50 штук, задекларированный ответчиком по ГТД N 10716080/090410/0001513. В ГТД указано на наличие сертификатов на товар.

В апреле 2010 года из сообщения ООО "РОСТЭК" от 06.04.2010 исх. N 02/11-10 истцу стало известно о том, что ответчик незаконно использует его патент на полезную модель и товарный знак.

В конце мая 2010 года в адрес истца поступило сообщение РЧ-6 УБЭП УВД по Приморскому краю от 24.05.2010 исх. N 22/6-919 с информацией об обнаружении в ходе проверки незаконного использования исключительных прав истца ответчиком и направлении образцов контрафактной продукции на экспертизу.

По результатам экспертизы, проведенной патентным поверенным Король Н.П. (регистрационный N 0680) 20.05.2010, словесное обозначение "ЗСО", помещенное на образцах отбойных молотков МО-3Б, МО-4Б, представленных патентному поверенному, является сходным до степени смешения для однородных товаров с товарным знаком по свидетельству N368870 по фонетическим и графическим признакам на основании статьи 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации. Молотки обойные пневматические МО-3Б и МО-4Б, маркированные обозначением "ЗСО", являются контрафактными на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. Всего контрафактных молотков выявлено модели МО-3Б - 100 штук и модели МО-4Б - 200 штук.

Как следует из экспертного заключения на тождество и сходство обозначений, выполненного патентным поверенным Король Н.П. 20.05.2010, представленные в распоряжение эксперта образцы товара были упакованы в картонные коробки и опечатаны печатью Экспертно-криминалистического центра УВД по Приморскому краю. В разделе "Исследование материалов дела" заключения отмечено, что некоторые изделия имеют маркировочные обозначения в виде углубленных буквенно-цифровых знаков, на некоторых изделиях маркировочные обозначения отсутствуют.

Согласно экспертному заключению от 18.05.2010, изготовленному патентным поверенным Василюк Н.С. (регистрационный N 1131), образцы отбойных молотков МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б нарушают патент РФ на полезную модель N83288. При этом было выявлено всего 500 молотков, нарушающих патент РФ на полезную модель N 83288, из них: МО-2Б 200 штук, МО-3Б 100 штук, МО-4Б 200 штук.

Отбойные молотки, представленные на экспертизу, получены путём отбора образцов на основании определения Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2012, о чем 29.10.2012 составлен акт отбора образцов. При отборе присутствовали представители истца и ответчика, представитель ОД ЛО МВД России на ст.Уссурийск. В акте отмечено, что отбойные молотки отбирались по одному образцу МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б; образец 1 маркировки и иных знаков непосредственно на изделии не имеет; образец 2 имеет на себе маркировку и иные знаки: ЗСО МО-3 4833-001-390178108, 9-48, 08 2008 г.; образец 3 имеет на себе маркировку и иные знаки: СО МО-4Б 056 ТУ4833-001-83901781-08, 08 2008. В акте имеются дополнительные сведения: "второй молоток МО-3Б промаркирован: МО-3Б 948; 4833018390178108 08 2008 г. ЗСО", "вскрыта дополнительная коробка МО-3Б, на изделии указано: МО-3; 9-48; ТУ4833001-83901781-08; 08 2008 г.". В акте также имеется замечание представителя ответчика о том, что в отборе молотков участвовал неизвестный сотрудник, который представляться не пожелал, навязывал понятым своё видение наличия или отсутствия обозначений на молотках отбойных.

В вышеуказанном сообщении ОРЧ-6 УБЭП УВД по Приморскому краю истцу было поручено предоставить расчет убытков, понесенных в результате поставки на территорию Российской Федерации контрафактных отбойных молотков.

Для составления расчета убытков истец обратился в ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС", которое изготовило заключение от 01.06.2010 N 04808 о понесенных истцом убытках в размере 3899286 рублей, причиненных в результате поставки ООО "ДальИнвест" на территорию России контрафактной продукции, из которых сумма реального ущерба, понесенного истцом в связи с нарушением патента на полезную модель, составила 1846625 рублей, сумма реального ущерба в связи с нарушением прав на товарный знак - 2021250 рублей.

Считая свои права нарушенными, истец на основании статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации обратился с требованиями о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 5000000 рублей, о взыскании убытков в связи с нарушением исключительных прав на полезную модель в размере 1846625 рублей, всего 6846625 рублей, об изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции без какой-либо компенсации ответчику.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта либо изделия, в которых использованы изобретение или полезная модель.

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя (пункт 6 статьи 1359 ГК РФ).

Из представленного в материалы дела внешнеэкономического контракта от 18.11.2009 N HLSF-1221, ГТД N10716080/090410/0001513 следует, что продавец - компания КНР SUIFENHE FIA ECONOMIC & TRADE СО LTD ("Торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью ФИА города Суйфэньхэ") продало ответчику инструменты - молотки отбойные пневматические, ручные, предназначенные для отбойки угля различной крепости, марка МО-2Б 200 штук, МО-4Б 200 штук, МОП-2 300 штук, МОП-4 200 штук, МР-6 50 штук.

Согласно Международным правилам толкования торговых терминов "Инкотермс 2000" DAF ("Delivered at Frontier"/"Поставка на границе") означает, что продавец осуществляет поставку товара с момента предоставления его в распоряжение покупателя неразгруженным на прибывшем транспортном средстве, прошедшем таможенную очистку, необходимую для вывоза товара, но не прошедшего таможенную очистку, необходимую для ввоза товара, в согласованном пункте или месте на границе, однако до поступления на таможенную границу соседней страны. Покупатель обязан получить на свой риск и за свой счет импортную лицензию, иное официальное разрешение или документ для ввоза товара, а также, если потребуется, выполнить все таможенные формальности, необходимые для ввоза товара и его последующей перевозки.

Право собственности на купленный товар по условиям пункта 12.1 контракта от 18.11.2009 N HLSF-1221 переходит к покупателю с момента таможенного оформления товара на территории РФ и выпуска товара таможней в свободное обращение на территории РФ.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что по указанной ГТД ответчик осуществил ввоз отбойных пневматических молотков на территорию Российской Федерации, что согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ является одним из видов использования полезной модели.

Факт ввоза ответчиком контрафактной продукции установлен в ходе проверки незаконного использования ООО "ДальИнвест" исключительных прав ООО "Завод строительного оборудования", проведенной РЧ-6 УБЭП УВД по Приморскому краю, по результатам которой образцы контрафактной продукции направлены на экспертизу (сообщение РЧ-6 УБЭП УВД по Приморскому краю от 24.05.2010 исх. N 22/6-919).

Коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что факт использования ООО "ДальИнвест" во ввезенных отбойных молотках полезной модели N 83288 "Пневматический отбойный молоток" подтверждается заключением экспертов АНО "Центр судебных экспертиз" от 19.12.2011 на основании определения Пятого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2011.

Эксперты на вопрос "Используют ли молотки отбойные МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б полезную модель N 83288 и попадают ли они под действие патента на полезную модель N 83288, какими признаками это подтверждается?" дали ответ: "Да, молотки отбойные МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б используют полезную модель N 83288 и попадают под действие патента на полезную модель N 83288. Это подтверждается тем, что в молотках отбойных МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б содержится каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте РФ N 83288 формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

Также эксперты на вопрос "Имеет ли расхождение признак изделия ответчика "полусферические углубления, расположенные рядом друг с другом на торце промежуточного узла со стороны рукоятки" и признак модели "Кольцевая проточка на торце промежуточного узла со стороны рукоятки", с точки зрения их технического содержания, выполняемой функции, обеспечения получения реального технического результата, выраженного в конкретных параметрах уменьшения веса и иных параметров?" дали ответ: признак изделия ответчика "полусферические углубления, расположенные рядом друг с другом на торце промежуточного узла со стороны рукоятки" и признак модели "Кольцевая проточка на торце промежуточного узла со стороны рукоятки", с точки зрения их технического содержания, выполняемой функции, обеспечения получения реального технического результата, выраженного в конкретных параметрах уменьшения веса и иных параметров, являются эквивалентными признаками, поскольку выполняют одинаковую функцию с одинаковым результатом.

В силу пункта 2 статьи 1227 ГК РФ переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.

На основании изложенного суд приходит к выводу о нарушении ООО "ДальИнвест" исключительных прав ООО "Завод строительного оборудования" на полезную модель "Пневматический отбойный молоток", охраняемую патентом РФ N 83288, дата приоритета 18.03.2009 путём её использования в молотках отбойных МО-2Б, МО-3Б, МО-4Б, принадлежащих ответчику.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 15 ГК РФ Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Целью гражданско-правовой ответственности, которую несет лицо, причинившее вред, является восстановление имущественных прав потерпевшего. По своей правовой природе ответственность носит компенсационный характер, поэтому ее размер должен соответствовать размеру причиненных убытков. Применение принципа полного возмещения убытков (статьи 15, 1064 ГК РФ) диктуется необходимостью восстановить права потерпевшей стороны в обязательстве и обеспечить всестороннюю охрану интересов тех, кто терпит убытки.

Ущерб как элемент убытков является стоимостным выражением негативных имущественных последствий нарушения субъективного гражданского права в результате противоправного поведения другого лица.

Реализация такого способа защиты, как возмещение убытков, предполагает применение к правонарушителю имущественных санкций, а потому возможна лишь при наличии общих условий гражданско-правовой ответственности: совершение противоправного действия (бездействие), возникновение у потерпевшего убытков, причинно-следственная связь между действиями и их последствиями и вина правонарушителя.

Для подтверждения наличия и размера убытков, понесенных в результате поставки ответчиком на территорию Российской Федерации контрафактных отбойных молотков, истец представил в материалы дела заключение от 01.06.2010 N 04808, изготовленное ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС".

Из указанного заключения следует, что размер убытков, понесенных истцом в связи с нарушением патента на полезную модель, составил 1846625 рублей и рассчитан исходя из половины и четверти стоимости собственного товара с учетом ввезенных ответчиком единиц аналогичных марок, на основании ценовых данных по состоянию на 01.04.2010, указанных в прайс-листе ООО "Завод строительного оборудования".

Указанная сумма, согласно акту от 24.05.2010 N 1 об оказанных услугах по агентскому соглашению от 04.09.2009, подлежит выплате ООО "Ростэк" в связи с выявлением конкретного факта незаконного использования ООО "ДальИнвест" результатов интеллектуальной деятельности истца. По условиям агентского соглашения от 04.09.2009 ООО "Ростэк" обязалось за вознаграждение совершать по поручению ООО "Завод строительного оборудования" действия, необходимые для выявления фактов незаконного использования третьими лицами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. Размер вознаграждения порядок расчетов согласованы в разделе 3 агентского соглашения от 04.09.2009. Таким образом, судом установлена причинно-следственная связь между виновными действиями ответчика и причиненными истцу убытками, которые он должен будет понести на восстановление нарушенного права на полезную модель.

Учитывая установленные судом обстоятельства совершения ответчиком противоправного действия в виде нарушения исключительного права истца на полезную модель, возникновение у истца убытков и наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и их последствиями, требования о взыскании с ООО "ДальИнвест" в пользу ООО "Завод строительного оборудования" 1846625 рублей являются обоснованными и правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Истцом также заявлены требования о взыскании компенсации в размере 5000000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исключительное право на товарный знак может быть использовано для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Эксперты АНО "Центр судебных экспертиз" в заключении от 19.12.2011 на вопросы: "Являются ли сравниваемые товарный знак с изображением на молотке ответчика тождественными и сходными до степени смешения, если являются, то какими именно обозначениями и по каким признакам достигается такое сходство?" дали ответ: решить данные вопросы не представляется возможным, поскольку на некоторых образцах просматривается область со следами механического воздействия на корпус (возможно спиливание), на некоторых представленных экспертам образцах буквенно-цифровые знаки отсутствуют.

По результатам экспертизы, проведенной патентным поверенным Король Н.П. 20.05.2010, словесное обозначение "ЗСО", помещенное на образцах отбойных молотков МО-3Б, МО-4Б, представленных патентному поверенному, является сходным до степени смешения для однородных товаров с товарным знаком по свидетельству N 368870 по фонетическим и графическим признакам на основании статьи 1499 ГК РФ, молотки обойные пневматические МО-3Б и МО-4Б, маркированные обозначением "ЗСО", являются контрафактными на основании статьи 1515 ГК РФ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключение патентного поверенного Король Н.П. от 20.05.2010, осмотрев приобщенные в качестве вещественных доказательств образцы молотков и сравнив спорное обозначение с позиции рядового потребителя на основе общего восприятия, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что спорные обозначения имеют признаки сходства до степени смешения, а также используются в хозяйственном обороте для однородных товаров.

Судом установлено, что ответчик ввез на территорию Российской Федерации продукцию (отбойные молотки пневматические), маркированные товарным знаком по свидетельству N 368870, поскольку является декларантом, получателем товара по ГТД N 10716080/090410/0001513; истец согласия на ввоз на территорию России продукции (отбойных молотков пневматических), маркированной товарным знаком "ЗСО", не давал.

Исходя из положений статьи 1484 ГК РФ, ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, что согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что ввоз на территорию Российской Федерации товара (отбойных молотков пневматических), маркированного товарным знаком "ЗСО", по декларации на товары N 10716080/090410/0001513, осуществлено ответчиком без согласия правообладателя и является незаконным; действия ответчика приводят к нарушению исключительного права истца на указанный товарный знак. Учитывая, что нарушением прав владельца товарного знака признается, в том числе несанкционированный ввоз товаров, обозначенных товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, на территорию Российской Федерации, спорный товар является контрафактным.

В подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ закреплено право правообладателя потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5000000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. В пункте 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10000 до 5000000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание результаты исследования судом наличия обозначения "ЗСО" на представленных в качестве вещественных доказательств образцах молотков, приобщенных к материалам, а именно, то обстоятельство, что обозначение имеется не на всех образцах, коллегия считает взысканную судом первой инстанции с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству N 368870 в размере 3000000 рублей разумной и обоснованной.

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

На основании изложенного обоснованными и подлежащими удовлетворению признаются также исковые требования об изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей на основании пункта 4 статьи 1252 ГК РФ.

Доводы апелляционной жалобы о том, что при осмотре отбойных молотков в судебном заседании суда первой инстанции существовала вероятность осмотра молотков, не принадлежащих ответчику, а также вероятность нанесения на молотки надписей после их выборки, судом отклоняется, поскольку доказательств того, что на складе, с которого произведен отбор образцов товара для проведения назначенной судом экспертизы, хранились молотки отбойные пневматические той же модели, принадлежащие иным лицам, в материалы дела не представлено. При подписании акта отбора образцов от 29.10.2012 представитель ответчика не заявлял возражений относительно принадлежности отобранных молотков отбойных ответчику.

Ссылка апеллянта на акт экспертного анализа от 03.02.2012 N 97, выполненный патентным поверенным Андреевой М.Ю. в отношении экспертного заключения патентного поверенного Король Н.П. от 20.05.2010, заключения экспертов от 19.12.2011 и экспертного заключения Василюк Н.С. от 18.05.2010, которым установлены многочисленные нарушения при проведении судебной экспертизы и составлении экспертного заключения, признается судом необоснованной, поскольку предметом исследования были не образцы спорной продукции, а заключения экспертов. Вывод патентного поверенного Андреевой М.Ю. о том, что эксперты пришли к неверным выводам, противоречит установленным судом обстоятельствам дела.

Кроме того, ответчиком не представлено доказательств того, что выполнение трех углублений приводит к принципиальным отличиям в функциональном использовании принадлежащих ему молотков от молотков, в конструкции которых имеется кольцевая канавка, учитывая практически одинаковый объем выполненных отверстий.

Ссылка ответчика на то, что поскольку доминирующим признаком в товарном знаке "ЗСО" является изобразительный элемент - медведь, для сходства до степени смешения обязательно наличие такого сходства именно изобразительной части как доминирующего элемента, является несостоятельной. Коллегия приходит к выводу о том, что наличие на спорных отбойных молотках буквенного обозначения "ЗСО", является достаточным для оценки потребителем молотков как молотков, изготовленных на заводе истца. Более того, имеющимся в материалах дела письмом Роспатента от 26.02.2010 N 02/34-1370/08 подтверждается факт того, что словесное обозначение "ЗСО" даже без изображения медведя является сходным до степени смешения по свидетельству N 368870 в силу тождества словесных элементов.

Иные доводы, изложенные заявителем в апелляционной жалобе, подлежат отклонению, поскольку не влияют на правомерные выводы суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции не имеется, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 05.12.2012 по делу N А51-9500/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

А.В. Ветошкевич

Судьи

С.Б. Култышев С.М. Синицына