Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2013 г. N 09АП-1678/13

г. Москва

26 февраля 2013 г.

Дело N А40-85045/12-5-783

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 февраля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Е. Чернышевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ОАО "Хлебпром"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2012 года

по делу N А40-85045/12-5-783, принятое судьёй Н.Н. Тарасовым,

по иску ЗАО "Хлебокомбинат ПЕКО"

(ОГРН 1027739089290; 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 29)

к ОАО "Хлебпром"

(ОГРН 1027402543728; 454014, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Молодогвардейская, д. 2А)

и ООО "Широкая река" (ОГРН 1097746726330; 127282, г. Москва, ул. Широкая, д. 1, стр. 1)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

В судебное заседание не явились представители сторон, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Хлебкомбинат "ПЕКО" (далее - ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Широка река" (далее - ООО "Широка река") и Открытому акционерному обществу "Хлебпром" (далее - ОАО "Хлебпром") об обязании прекратить незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком N 190713 истца; а также о взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 10 000 рублей и 200 000 рублей соответственно.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2012 года заявленные требования удовлетворены частично: с ООО "Широка река" взыскано 10 000 рублей, с ОАО "Хлебпром" - 75 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчиками незаконно используются исключительные права истца на товарный знак "Шаганэ". Суд, основываясь на осуществленном им сравнении обозначений, проставленных на приобретенном истцом у первого ответчика торте, и товарного знака истца, пришел к выводу, что они являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца в глазах отечественного потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

ОАО "Хлебпром", не согласившись с вынесенным по данному делу решением, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2012 года и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

Заявитель ссылается на то, что судом не указано какие конкретно признаки обозначений, проставленных на приобретенном и ответчиков товаре, совпадают до степени смешения с товарным знаком истца.

Кроме того, по мнению ответчика, суд не обосновал размер взысканной с ответчика компенсации.

В судебное заседание апелляционного суда 19 февраля 2013 представители сторон, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, своих представителей в суд не направили, что не препятствует в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрению дело в их отсутствие.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как установлено судами, ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО" принадлежит исключительное право на товарный знак "Шаганэ" по свидетельству N 190713, 30 класс Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).: хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе торты, пирожные, с датой приоритета от 06.01.1999.

В октябре 2011 года истец в магазине ООО "Широка река" произвел закупку торта "Шаганэ", производителем которого указано ОАО "Хлебпром".

При производстве товара, купленного в указанной торговой точке, согласия на использование товарного знака "Шаганэ" ответчиком у истца получено не было.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Доказательств, подтверждающих правомерность использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 190713 в материалы дела не представлено.

Довод заявителя жалобы об отсутствии в решении суда признаков, указывающих на сходство до степени смещения товара, приобретенного у ответчиков с товарным знаком, принадлежащим истцу, суд апелляционной инстанции отклоняет.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как следует из Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Товарный знак истца "Шаганэ" зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ: хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе торты, пирожные. Товар, произведенный ОАО "Хлебпром" и предлагаемый к продаже ООО "Широка река" также относится к категории "хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе торты, пирожные", следовательно, потребителем указанные товары могут быть восприняты как обозначения, используемые одним юридическим лицом для индивидуализации изготавливаемых товаров.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о фонетическом, графическом и семантическом сходстве обозначений.

Апелляционный суд приходит к выводу, что товары, в отношении которых используется наименование производимого ответчиком товара, и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "Шаганэ" по свидетельству N 190713, являются однородными.

С учетом закрепленного в статье 1484 ГК РФ исключительного права правообладателя распоряжаться зарегистрированным товарным знаком и недопустимости использования без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, лицо, изготавливая (приобретая) товар в целях его дальнейшей реализации, обязано убедиться в законности использования товарного знака. В случае изготовления товара с целью его последующей реализации и неистребования у заказчика товара документов, свидетельствующих о разрешении правообладателя товарного знака на его использование на указанном товаре, лицо не может быть освобождено от ответственности по мотиву отсутствия в его действиях вины во вменяемом правонарушении.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает доказанной вину ОАО "Хлебпром" в выпуске, а ООО "Широка река" - в предложении к продаже и продаже товара с нанесенным на него зарегистрированным товарным знаком, права на который принадлежат ЗАО "Хлебокомбинат "ПЕКО".

В силу п. 4 статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В связи с доказанностью факта нарушения ответчиками исключительного права истца на товарный знак "Шаганэ" путем производства и продажи торта, истцом правомерно заявлено требование о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительного права.

Согласно разъяснениям, данным в п.п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26 марта 2009 года совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, арбитражный суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 статьи 1301, абз. 2 статьи 1311, п.п. 1 пункта 4 статьи 1515 или п.п. 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование об уплате компенсации может быть удовлетворено при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения, что установлено судом первой инстанции.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что, суд не обосновал размер взыскиваемой компенсации отклоняется.

Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что компенсация за незаконное использование товарного знака "Шаганэ" подлежит взысканию с ООО "Широка река" в размере 10 000 рублей и с ОАО "Хлебпром" в размере 75 000 рублей по следующим основаниям.

В исковом заявлении истец просил взыскать с первого ответчика 10 000 рублей, а со второго ответчика - 200 000 рублей.

В соответствии с разъяснениями пункта 14 Информационного письма N 122 суд не вправе взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере, ниже минимального, установленного законом.

Суд апелляционной инстанции, определяя размер взыскиваемой компенсации со второго ответчика в размере в 75 000 рублей, приходит к выводу, что указанная сумма с учетом характера нарушения, срока незаконного использования товарного знака, является разумной и справедливой.

Поскольку во исполнение определения суда от 24.01.2013 ответчик не представил доказательств уплаты госпошлины при подаче апелляционной жалобы, она подлежит взысканию с ОАО "Хлебпром" в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в размере 2 000 рублей.

Руководствуясь статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2012 года по делу N А40-85045/12-5-783 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с Открытого акционерного общества "Хлебпром" (ОГРН 1027402543728; 454014, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Молодогвардейская, д. 2А) в доход федерального бюджета 2 000 (Две тысячи) рублей госпошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Московского округа. Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев Е.Б. Расторгуев