Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2013 г. N 05АП-1651/13

г. Владивосток

15 марта 2013 г.

Дело N А51-18720/2012

Резолютивная часть постановления оглашена 11 марта 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 15 марта 2013 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего К.П. Засорина,

судей Л.Ю. Ротко, И.С. Чижикова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.В. Ушаковой,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн),

апелляционное производство N 05АП-1651/2013

на решение от 19.12.2012 года

судьи Э.Э. Падина

по делу N А51-18720/2012 Арбитражного суда Приморского края

по иску Као Кабусики Кайся ( Као Корпорейшн)

к обществу с ограниченной ответственностью "Видео-клуб" (ИНН 2540111630, ОГРН 1052504405436)

третьи лица: Владивостокская таможня

о запрете действий по введению в гражданский оборот товара, запрете использовать товарный знак, изъятии из оборота и уничтожение товара и взыскании 3 700 000 рублей денежной компенсации,

при участии:

от истца - адвокат Птицын Н.И. по доверенности от 12.02.2013, удостоверение адвоката N 1929,

от ответчика - Червак А.В. по доверенности от 09.10.2012, паспорт.

УСТАНОВИЛ:

Компания Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Видео-клуб" (далее - ответчик)

1. Запретить ООО "Видео-клуб" осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью подгузников, указанных в ДТ N 10702030/200712/0054819, на которых или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФ N 371630.

2. Запретить ООО "Видео-клуб" без разрешения компании Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) использовать товарный знак "MERRIES" по свидетельству РФ N 371630 в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе осуществлять, ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

3. Изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации подгузники, которые ввозятся ООО "Видео-клуб" на территорию Российской Федерации по ДТ N 10702030/200712/0054819, на которых и/или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФ N 371630.

4. Взыскать с ООО "Видео-клуб" сумму денежной компенсации в размере 3 700 000 рублей за нарушение исключительного права компании Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) на товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФ N 371630 (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ).

Решением от 19.12.2012 обществу с ограниченной ответственностью "Видео-клуб" запрещено осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью подгузников, указанных в ДТN 10702030/200712/0054819, на которых или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФN 371630. Суд запретил обществу с ограниченной ответственностью "Видео-клуб" без разрешения компании Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) использовать товарный знак "MERRIES" по свидетельству РФN 371630 в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров. С общества с ограниченной ответственностью "Видео-клуб" в пользу Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) взыскано 800 000 рублей денежной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда, Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить в части отказа в удовлетворении требования об изъятии из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации подгузников, которые ввозятся ООО "Видео-клуб" на территорию Российской федерации по ДТ N 10702030/200712/0054819, на которых и/или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФ N 371630. Указывает, что доказательств отсутствия спорного товара на территории Российской Федерации в материалы дела не представлено.

Представитель ответчика на доводы апелляционной жалобы возразил. Решение Арбитражного суда Приморского края считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копии постановления судебного пристава-исполнителя от 02.10.2012 и писем Владивостокской таможни от 1 и 8 февраля 2013 года. Суду пояснил, что у истца не имелось возможности представить данные документы в суде первой инстанции. Представитель ответчика по заявленному ходатайству возражает. Суд, рассмотрев ходатайство, признал причины невозможности представления доказательств в суде первой инстанции уважительными, руководствуясь статьями 159, 184, 185, частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: ходатайство о приобщении к материалам дела доказательств удовлетворить.

Поскольку решение в порядке апелляционного производства обжалуется только в части отказа в удовлетворении требования об изъятии из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации подгузников, при этом, лица, участвующие в деле, возражений в материалы дела не направили, суд апелляционной инстанции в соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверяет законность и обоснованность определения только в обжалуемой части.

В судебном заседании 06.03.2013 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 11.03.2013 до 14 час. 05 мин. Вынесено протокольное определение. Об объявлении перерыва стороны уведомлены в соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ N 113 от 19.09.2006 "О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" путем размещения на сайте Пятого арбитражного апелляционного суда. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда при участии представителя истца Птицына Н.И. по доверенности от 12.02.2013, удостоверение адвоката N 1929.

Решение проверяется в порядке статей 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционная инстанция считает, что решение подлежит изменению по следующим основаниям.

Компании Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) принадлежит исключительное право на товарный знак: "MERRIES", зарегистрированный на территории Российской Федерации по свидетельству N 371630, дата приоритета 07.12.2007, дата регистрации 09.02.2009, в отношении различных товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе для товара - подгузники, подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые.

В целях дополнительной правой охраны и защиты от нарушений исключительного права на товарный знак при перемещении товаров через таможенную границу, товарный знак истца внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности согласно письму Федеральной таможенной службы России от 11 июля 2012 г. N 14-42/34727, согласно которому, единственным уполномоченным импортером товаров, маркированных товарным знаком истца, на территорию Российской Федерации является: ООО "НТС Градиент", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 14, ИНН: 7720125736.

28.08.2012 Владивостокская таможня письмом N 04-2-22/2708 информировала истца о том, что принято решение о приостановлении выпуска детских подгузников (в количестве 3700 упаковок), представленных к таможенному оформлению ООО "Видео-клуб" по ДТ N 10702030/200712/0054819, на упаковке которых нанесен товарный знак "MERRIES". Согласно ДТ N 10702030/200712/0054819 грузополучателем и декларантом подгузников, является ответчик.

Истец, ссылаясь на то, что ответчик непосредственно осуществил ввоз подгузников на территорию Российской Федерации, поскольку по сведениям, внесенным в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в отношении товарного знака истца, ответчик не является уполномоченным импортером товаров, маркированных товарным знаком истца.

По утверждению истца, ответчику не предоставлялось согласие или право на ввоз или иное введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации, какие - либо договорные отношения между сторонами отсутствуют.

Полагая, что действия ответчика по ввозу товара в РФ без разрешения правообладателя товарного знака "MERRIES" нарушают исключительные права истца на принадлежащий ему товарный знак по свидетельству N 371630, компания Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) обратилась с в суд с заявленными требованиями.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, изъятия материального носителя к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю, а также при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. Частью 1 названной статьи предусмотрено, что товары, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части изъятия из оборота и уничтожения без какой бы то ни было компенсации подгузников, которые ввозятся ООО "Видео-клуб" на территорию Российской Федерации по ДТ N 10702030/200712/0054819, на которых и/или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФ N 371630, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товара, в отношении которого заявлено данное требование, не имеется в наличии на территории Российской Федерации, вследствие чего, решение в данной части будет не исполнимо.

Однако судебная коллегия не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции в силу следующего.

Как следует из материалов дела, в соответствии со статьей 331 Таможенного кодекса Таможенного союза 24.07.2012 таможенным постом Морской порт Владивосток Владивостокской таможни был приостановлен выпуск подгузников "MERRIES", заявленных ответчиком в ДТ N 10702030/200712/0054819, в количестве 3 700 упаковок, что подтверждается письмом Владивостокской таможни от 24.07.2012 N 04-2-22/2284.

Согласно письму Владивостокской таможни от 13.08.2012 N 04-2-22/2547 срок приостановления выпуска ввозимых ответчиком товаров был продлен до 21.08.2012.

В течение срока приостановления выпуска товаров по ДТ N 10702030/200712/0054819 истец обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ответчику о защите исключительного права на товарный знак "MERRIES" по свидетельству РФ N 371630.

Получив от правообладателя информацию о предпринятых мерах по защите нарушенного права, 22.08.2012 Владивостокская таможня отказала в выпуске товаров, маркированных товарным знаком истца и ввезенных ответчиком по ДТ N 10702030/200712/0054819 и поместила данный товар под таможенный контроль на ПЗТК ООО ВКТ по адресу: г. Владивосток, ул. Стрельникова,9.

Впоследствии определением Арбитражного суда Приморского края от 09.08.2012 удовлетворено заявление истца об обеспечении иска. Суд принял меры в виде наложения ареста на подгузники, ввезенные ответчиком на территорию Российской Федерации ДТ N 10702030/200712/0054819, на которых или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES" по свидетельству РФ N 371630. В целях исполнения определения Арбитражного суда Приморского края от 29.08.2012 об обеспечении иска судебным приставом-исполнителем Отдела судебных приставов по Фрунзенскому району Владивостокского городского округа УФССП по Приморскому краю возбуждено исполнительное производство N 3330/12/05/25.

Письмами от 01.02.2013 N 04-4-15/342, от 08.02.2013 N 04-2-24/435 Владивостокская таможня подтверждает нахождение подгузников в настоящее время на ПЗКТ ОАО "ВМТП", в состав которого вошло ООО "ВКТ".

Таким образом, поскольку факт нахождения спорного товара на территории Российской Федерации подтвержден материалами дела требование истца об изъятии из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации подгузников, которые ввозятся ООО "Видео-клуб" на территорию Российской Федерации по ДТ N 10702030/200712/0054819, на которых и/или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФ N 371630, является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении требования об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара ответчик указывает на "нарушение равновесия между требованиями общего интереса и требованиями защиты фундаментальных прав ответчика".

Довод ответчика о несоблюдении баланса публичного и частного интереса не имеет отношения к делу, так как данный спор является гражданско-правовым и, соответственно, требования истца направлены на привлечение ответчика к ответственности, установленной гражданским, а не публичным правом.

Довод ответчика о том, что он не знал о факте включения товарного знака "MERRIES" в таможенный реестр на момент подачи таможенной декларации, судебной коллегией не принимается.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса российской Федерации исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством на товарный знак. Обязанность ответчика получать согласие на ввоз товаров, маркированных товарным знаком "MERRIES", существовала с момента предоставления правовой охраны товарному знаку на территории России, а именно, с момента регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, то есть с 09.02.2009.

Таким образом, включение или исключение товарного знака из Таможенного реестра не влечет возникновение или прекращение исключительного права на товарный знак, которое существует независимо от Таможенного реестра.

Факт нарушения ответчиком норм гражданского законодательства, а также прав истца в отношении товарного знака никаким образом не соотносится и не зависит от включения истцом товарного знака в Таможенный реестр.

Довод ответчика об отсутствии нарушения прав истца ввиду отсутствия введения товара в оборот на территории России, судебной коллегией также не принимается, так как товар считается ввезенным, а права на товарный знак - нарушенными с момента подачи таможенной декларации в отношении соответствующих товаров.

Кроме того, согласно п. 15 Информационного письма ВАС РФ N 122 от 13.12.2007 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака.

При изложенных обстоятельствах решение подлежит изменению в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 19.12.2012 года по делу N А51-18720/2012 изменить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Видео-клуб" (ИНН 2540111630, ОГРН 1052504405436) осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью подгузников, указанных в ДТN 10702030/200712/0054819, на которых или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФN 371630.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Видео-клуб" (ИНН 2540111630, ОГРН 1052504405436) без разрешения компании Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) использовать товарный знак "MERRIES" по свидетельству РФN 371630 в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

Изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации подгузники, которые ввозятся обществом с ограниченной ответственностью "Видео-клуб" (ИНН 2540111630, ОГРН 1052504405436) на территорию Российской Федерации по ДТN 10702030/200712/0054819, на которых и/или на упаковке которых размещен товарный знак "MERRIES", зарегистрированный по свидетельству РФN 371630.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Видео-клуб" в пользу Као Кабусики Кайся (Као Корпорейшн) 800 000 (восемьсот тысяч) рублей денежной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 20 972 (двадцать тысяч девятьсот семьдесят два) руб. 98 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску, 2 000 (две тысячи) руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Арбитражному суду Приморского края выдать исполнительные листы.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

К.П. Засорин

Судьи

Л.Ю. Ротко И.С. Чижиков