Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2013 г. N 09АП-2978/13

город Москва

15 марта 2013 г.

дело N А40-95984/12-26-817

Резолютивная часть постановления оглашена 14.03.2013.

Постановление изготовлено в полном объеме 15.03.2013.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Марковой Т.Т.,

судей: Румянцева П.В., Кольцовой Н.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Шимкус М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества "Оркла Брэндс Россия"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.11.2012

по делу N А40-95984/12-26-817, принятое судьей Каревой Н.Ю.,

по заявлению открытого акционерного общества "Оркла Брэндс Россия" (ОГРН 1027809173446, 119119, город Санкт-Петербург, улица Социалистическая, дом 21)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности

третье лицо: открытое акционерное общество "Рот Фронт"

о признании недействительным решения и обязании устранить допущенные нарушения;

при участии:

от заявителя: Садовский П.В., Гурченко Е.В. - по доверенности от 27.11.2012 N 2/137;

от ответчика: Лебедева А.А. - по доверенности от 08.10.2012 N 01/25-726/41;

от третьего лица: Карагиоз С.В. - по доверенности N 77 АА 8621292 от 20.12.2012;

установил: открытое акционерное общество "Оркла Брэндс Россия" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 21.04.2012 об отказе в удовлетворении возражений от 28.11.2011 и обязании Роспатента устранить допущенные нарушения прав общества.

Решением суда от 1411.2012 в удовлетворении заявленных требований, отказано.

ОАО "Оркла Брэндс Россия" не согласилось с выводами суда, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт, по мотивам, изложенным в жалобе.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования, в деле участвует открытое акционерное общество "Рот Фронт".

Представитель заявителя в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал, по мотивам, изложенным в жалобе.

Представители Роспатента и третьего лица возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, по мотивам, изложенным в письменных пояснениях, просили решение суда оставить без изменения.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, на регистрацию в качестве товарного знака обществом заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом "Ромашкина Наташка" по заявке N 2010709451 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Решением экспертизы Роспатента от 26.09.2011 в государственной регистрации заявленного обозначения отказано ввиду его несоответствия требованиям законодательства, предусмотренным п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявителем оспорено указанное решение путем обращения с возражениями в Палату по патентным спорам Роспатента.

21.04.2012 Роспатентом по результатам рассмотрения возражений на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, принято решение об отказе в удовлетворении возражения от 28.11.2011 и оставлено в силе решение Роспатента от 26.09.2011.

В соответствии с ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В обоснование своих доводов заявитель указывает на то, что комбинированное обозначение со словесным элементом "Ромашкина Наташка" по заявке N 2010709451 не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированным товарным знаком со словесным элементом "Ромашка" по свидетельству N 321014, словесными товарными знаками "Наташа" по свидетельству N 138031, "Ромашка" по свидетельствам N 141755/1, N 141755 и "Ромашки" по свидетельству N 202456.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что комбинированное обозначение со словесным элементом "Ромашкина Наташка" по заявке N 2010709451 сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированным товарным знаком со словесным элементом "Ромашка" по свидетельству N 321014, словесными товарными знаками "Наташа" по свидетельству N 138031, "Ромашка" по свидетельствам N 141755/1, N 141755 и "Ромашки" по свидетельству N 202456, в связи, с чем регистрация обозначения по указанной заявке противоречит п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда подлежит отмене, поскольку выводы суда о сходстве до степени смешения заявленного товарного знака с указанными зарегистрированными товарными знаками противоречат Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32; Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197.

Согласно ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с ч. 3 ст. 189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, возлагается на органы и лиц, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие).

Из положений пп. 2 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Из материалов дела следует, заявителем по делу на регистрацию товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом "Ромашкина Наташка" и изобразительной частью в виде стилизованных гирлянд из цветков ромашки разных размеров, между которыми расположены словесные элементы.

Основанием для принятия решения Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения явилось экспертное заключение, на основании которого сделан вывод, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированным товарным знаком со словесным элементом "Ромашка" по свидетельству N 321014, словесными товарными знаками "Наташа" по свидетельству N 138031, "Ромашка" по свидетельствам N 141755/1, N 141755 и "Ромашки" по свидетельству N 202456.

Вместе с тем, Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 в соответствии с п. 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются согласно п. 14.4.2.4 Правил: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно подп. 4.2.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, смысловое сходство определяется, в частности, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей.

Следует отметить, что все противопоставленные знаки состоят из одного слова, тогда как знак "Ромашкина Наташка" состоит из двух, то есть количество звуков и распределение ударений в рассматриваемом случае не может быть сходным.

Товарный знак "Ромашкина Наташка" является комбинированным и состоит из словесного и графического элементов. В отношении обоих элементов отсутствует какое-либо графическое сходство: противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом, тогда как знак "Ромашкина Наташка" выполнен оригинальным шрифтом, курсивом, жирным начертанием. Данный шрифт существенно отличается от авторского шрифта, использованного в комбинированном товарном знаке N 321014. Все противопоставленные знаки выполнены черным цветом, тогда как "Ромашкина Наташка" бледно-белым. Среди противопоставленных знаков только один содержит изобразительный элемент, однако с ним имеются существенные различия: фон - черный - ярко-голубой; изображение - гирлянды цветом разных размеров бледно-белого цвета - один большой цветок, исполненный в различных ярких цветах.

Таким образом, графическое сходство между товарными знаками отсутствует.

Словесный элемент "Ромашкина Наташка" представляет собой женское имя и фамилию. Тогда как слово "ромашка" в противопоставленных товарных знаках обозначает род многолетних цветковых растений. Следовательно, различия между именем и фамилией человека и названием растения существенны и не имеют общего.

Один из противопоставленных товарных знаков состоит из имени "Наташа", однако данное слово также существенно отличается от имени "Наташка", также производного от имени Наталья.

Из оспариваемого решения не следует, что предметом исследования являлись вопросы относительно представленных знаков в целом, а исследованы только их отдельные элементы (п. 14.2.4 приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32, п. 4.2.4, 6.3 приказа Роспатента от 31.12.2009 N 197); не исследованы изобразительные элементы (п. 14.4.2 приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32, п. п. 5 приказа Роспатента от 31.12.2009 N 197); не исследованы словесные элементы в целом (п. 4.2.4 приказа от 31.12.2009 N 197); произведено сравнение не с другими знаками, а с этикетками конфет других производителей (п. 14.4 приказа от 05.03.2003, п. 2 приказа от 31.12.2009 N 197).

Кроме того, не учтены доводы заявителя о наличии сведений о регистрации Роспатентом в разное время в отношении однородных товаров около 30 товарных знаков, содержащих словесный элемент "Ромашка": Ромашковый букет N 249669, Белые ромашки N 183511, Любимая ромашка N 202453, Люблю ромашки N 184411, Машка в ромашках N 416260, Паровозик из Ромашково N 375556, Поле ромашек N 335734, Полевая ромашка N 346358, Раз ромашка, два ромашка N 421140, Рома-Ромашка N 365662, Ромашка N 129402, Ромашка N 141755/1, Ромашка N 321014, Ромашка N 141755, Ромашка-златоцвет N 229675, Ромашки N 202456, Ромашки-лютики N 186766, Ромашкина поляна N 458978, Ромашкино N 271756, Ромашкино раздолье N 448002, Ромашкино раздолье N 439012, Ромашковое настроение N 361434, Ромашковое соцветие N 463171, Ромашковый цвет N 384630, Ромашковый луг N 184099, Ромашковый рай N 432124, Скромница-ромашка N 268942. При этом правообладателем товарного знака Ромашковый букет N 249669 является само общество.

В Методических рекомендациях Роспатента указано на необходимость учета изменения различительной способности товарных знаков в результате использования разными лицами схожих элементов (п. 6.3.4 приказа Роспатента от 31.12.2009 N 197).

Представленный на регистрацию товарный знак - "Ромашкина Наташка" содержит достаточное количество элементов, способных выделить производимые обществом конфеты из массы других конфет сорта "Ромашка".

Из пояснений заявителя следует, что знак "Ромашкина Наташка" был специально разработан в целях усиления различительной способности этикетки конфет, которые планирует выпускать общество.

В обоснование возможности введения потребителей в заблуждение использованием товарного знака "Ромашкина Наташка" в решении суда указано, что конфеты, маркируемые обозначением "Ромашка" в течение 13 лет выпускает ОАО "Рот Фронт".

Однако данные конфеты с 40-х годов и по настоящее время выпускает не только ОАО "Рот Фронт", но и другие кондитерские фабрики.

Сорт конфет "Ромашка" создан в СССР в начале 40-х годов 20 века и упоминается в многочисленных унифицированных сборниках рецептов кондитерской продукции. В частности, Кондитерской фабрикой имени Н.К. Крупской (Санкт-Петербург), правопреемником которой является общество, выпускаются конфеты сорта "Ромашка" с 1940 года.

Таким образом, в течение длительного времени словесное обозначение "Ромашка" и этикет с изображением цветков ромашки использовались различными производителями при выпуске указанного сорта шоколадных конфет и слово "Ромашка" обозначает определенный сорт конфет, а не продукцию конкретного производителя.

В соответствии с положениями ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак выполняет индивидуализирующую функцию между товарами/услугами юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Для установления и оценки восприятия потребителями того или иного товара или услуги, возможности их смешения с товарами или услугами других лиц, необходимо принимать во внимание результаты социологических экспертиз, проведенных на территории Российской Федерации независимыми компетентными органами в рамках существующих научных подходов и методик.

При этом выводы по результатам социологической экспертизы формируются непосредственно указанным органом в рамках его компетенции и должны были быть учтены при вынесении решения.

Из представленных материалов следует, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом "Ромашкина Наташка" имеет иное смысловое, изобразительное и графическое значение противопоставленных обозначений.

Кроме того, в результате проведенного социологического опроса Институтом социологии РАН подготовлены и обоснованы следующие выводы: большинство опрошенных находят существенные различия между представленными знаками, исключена возможность путаницы, в результате которой они могли приобрести по ошибке иной товар, имеются визуальные, смысловые различия, почти половина опрошенных считают, что товары, маркированные товарным знаком "Ромашка" может выпускать любая кондитерская фабрика, большинство потребителей не связывают конфеты "Ромашка (и)" с каким-либо конкретным производителем, что свидетельствует о снижении уровня различительной способности данного обозначения.

Согласно п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13.12.2007, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В решении суда первой инстанции не дана надлежащая правовая оценка ссылкам ОАО "Оркла Брэндс Россия" на регистрацию Роспатентом целого ряда товарных знаков, содержащих словесный элемент "Ромашка".

В настоящее время в отношении товаров 30 класса МКТУ зарегистрированы знаки: Ромашковый букет N 249669, Белые ромашки N 183511, Любимая ромашка N 202453, Люблю ромашки N 184411, Машка в ромашках N 416260, Паровозик из Ромашково N 375556, Поле ромашек N 335734, Полевая ромашка N 346358, Раз ромашка, два ромашка N 421140, Рома-Ромашка N 365662, Ромашка N 129402, Ромашка N 141755/1, Ромашка N 321014, Ромашка N 141755, Ромашка-златоцвет N 229675, Ромашки N 202456, Ромашки-лютики N 186766, Ромашкина поляна N 458978, Ромашкино N 271756, Ромашкино раздолье N 448002, Ромашкино раздолье N 439012, Ромашковое настроение N 361434, Ромашковое соцветие N 463171, Ромашковый цвет N 384630, Ромашковый луг N 184099, Ромашковый рай N 432124, Скромница-ромашка N 268942. При этом правообладателем товарного знака Ромашковый букет N 249669 является само общество.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.03.2008 N 16744/07 разъяснено о необходимости учитывать практику Роспатента предоставлять правовую охрану товарных знаков, содержащих конкретное слово, в отношении однородных товаров не только правообладателю, но и другим лицам.

Вместе с тем, из материалов дела следует, что 25.01.2012 по результатам рассмотрения возражений, относящихся к заявке N 2010709451, коллегией Палаты по патентным спорам принято решение об удовлетворении возражений общества от 28.11.2011, отменено решение Роспатента от 26.09.2011 и принято решение о регистрации товарного знака по заявке N 2010709451 (том 1 л.д. 65-66).

Однако 03.04.2012 по результатам рассмотрения тех же возражений от 28.11.2011, относящихся к заявке N 2010709451, в удовлетворении отказано, решение Роспатента от 26.09.2011 оставлено в силе (том 1 л.д. 67-68).

С учетом установленного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 21.04.2012 об отказе в удовлетворении возражений заявителя от 28.11.2011 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010709451 не соответствует нормам материального права и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно положениям ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно п. 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании п. 3 ч. 4 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Руководствуясь ст. ст. 104, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.11.2012 по делу N А40-95984/12-26-817 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.04.2012, принятого по результатам рассмотрения отделения "Палаты по патентным спорам" Федерального государственного учреждения Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности возражения ОАО "Оркла Брэндс Россия" на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010709451.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке N 2010709451.

Возвратить ОАО "Оркла Брэндс Россия" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1.000 руб., как излишне уплаченную по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Т.Т. Маркова

Судьи

П.В. Румянцев Н.Н. Кольцова