Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2013 г. N 09АП-40957/12

г. Москва

19 марта 2013 г.

Дело N А40-90455/12-19-699

Резолютивная часть постановления объявлена 05 марта 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 марта 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи	Якутова Э.В.
судей:	Бекетовой И.В.
	Свиридова В.А.

при ведении протокола помощником судьи Бахтиаровой Н.К.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу компании "Фьюжн Электроникс Лимитед" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.11.2012 по делу N А40-90455/12-19-699 судьи Хайло Е.А.

по заявлению компании "Фьюжн Электроникс Лимитед"

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности

третьи лица компания "Супра Технолоджис Лимитед"

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя: Богачева А.Е. по дов. от 21.02.2012; Степанова Н.И. по дов. от 21.02.2012;

от ответчика: Медведев Н.Ю. по дов. от 28.09.2012;

от третьих лиц: Григорьева А.Н., Краснянская А.А. по дов. от 01.10.2012,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.11.2012 компании "Фьюжн Электроникс Лимитед" было отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 27.03.2012 по делу N 735979(735979А) об удовлетворении заявления компании "Супра Технолоджис Лимитед" от 30.09.2011 и досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 735979А, а также об обязании Роспатента устранить допущенные нарушения и восстановлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 735979А.

Компания "Фьюжн Электроникс Лимитед" не согласилась с решением и обратилась с апелляционной жалобой, в которой считает, что решение суда было принято в результате неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения данного дела; несоответствия выводов суда, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела; и с нарушением норм материального и процессуального права.

Просит отменить решение суда полностью, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований компании "Фьюжн Электроникс Лимитед".

В отзыве на апелляционную жалобу Роспатент считает доводы, изложенные в апелляционной жалобе, необоснованными, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению.

Просит в удовлетворении апелляционной жалобы "Фьюжн Электроникс Лимитед" отказать.

В отзыве на апелляционную жалобу компания "Супра Технолоджис Лимитед" полагает, что она не обоснованна и не соответствует требованиям действующего законодательства.

Просит в удовлетворении апелляционной жалобы компании "Фьюжн Электроникс Лимитед" отказать, решение суда оставить в силе.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Указывает на то, что третье лицо не имело и не имеет намерения реального использования в гражданском обороте на территории России обозначения "FUSION" для индивидуализации своих товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем отсутствует его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Заявителя.

Обратил внимание на то, что заявка на регистрацию обозначения "FUSION" была подана третьим лицом в Роспатент уже после подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака Заявителя, и впоследствии отозвана с регистрации.

Пояснил, что совокупность представленных заявителем документов и сведений, содержащихся в них, свидетельствует о том, что товары, производимые правообладателем, вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации в 2009 году через его дистрибьютора.

Отметил, что сведения о правообладателе как производителе продукции, маркированной обозначением "FUSION" в оригинальном написании, но не изменяющим существа знака по международной регистрации, содержались на упаковках товаров; на упаковках указывалась ссылка на интернет-сайт правообладателя; продукция правообладателя рекламировалась в Российской Федерации.

Заявил, что гонконгская компания FUSION TECHICS CO LIMITED, продукция которой, по утверждению третьего лица, реализовывалась в РФ с 2008 года, зарегистрирована под этим названием только в октябре 2009 года и не могла поставлять товары 09 класса МКТУ, маркированные товарным знаком FUSION, в Россию в 2008 году.

Представитель Роспатента в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Указал на то, что согласно таможенным декларациям на территорию РФ заявителем поставлялась продукция с товарным знаком FUSION; третье лицо также является обладателем прав на заявку на регистрацию товарного знака "FUSION" в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ с приоритетом до подачи заявления о досрочном прекращении оспариваемого товарного знака.

В связи с этим, полагает доказанным заинтересованность третьего лица в прекращении правовой охраны товарного знака.

Пояснил, что анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают надлежащее использование на территории Российской Федерации рассматриваемого товарного знака по международной регистрации в указанный период.

Отметил, что письмами поставщиков подтверждается, что вся ввозимая им продукция была произведена не заявителем, a FUSION TECHNICS CJ LIMITED, Китай.

Полагает недоказанными доводы заявителя о том, что встречающиеся в Интернет и СМИ упоминания товаров "FUSION" относятся именно к товарам заявителя, а не других производителей.

Представитель третьего лица в судебном заседании полностью согласился с правовой позицией Роспатента, поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон и третьего лица, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит отмене на основании п.3 ч.1 ст.270 АПК РФ исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, правообладателем товарного знака "FUSION" по международной регистрации N 735979А с конвенционным приоритетом от 02.12.1999 является компания Fusion Electronics Limited (далее по тексту - правообладатель). Правовая охрана действует в отношении товаров "apparatus for recording, transmission or reproduction of sound" 09 класса МКТУ (Аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука).

Правообладателем товарного знака "FUSION" по международной регистрации N 735979А до 27.04.2011 являлась компания Fusion Electronics UK Limited, а с 27.04.2011 - компания Fusion Electronics Limited (заявитель).

30.09.2011 компания "Супра Технолоджис Лимитед" обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации N 735979А в отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Решением Роспатента от 27.03.2012 правовая охрана товарного знака "FUSION" по международной регистрации N 735979A была прекращена досрочно полностью.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение осуществлено уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Исходя из ч.ч. 2, 3 ст.1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст.1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с ч.2 ст.1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно ч.2 ст.1484 и ч.2 ст.1486 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу ч.1 ст.22 Закона РФ "О товарных знаках" под использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено только на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

В соответствии с ч.1 ст.1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Оценивая представленные заявителем доказательства использования товарного знака по международной регистрации N 735979А, суд указал на то, что представленные "Фьюжн Электроникс Лимитед" доказательства не подтверждают использование им на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 735979А в установленные п.1 ст.1486 ГК РФ сроки в отношении приведенных в перечне товаров 09 класса МКТУ, а также что производство и введение товаров в гражданский оборот им самим, либо под его контролем не осуществлялось.

Представленные правообладателем материалы, как посчитал суд первой инстанции, не свидетельствуют о введении в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением "FUSION" непосредственно владельцем международной регистрации или с его согласия. Те материалы, которые содержат информацию о товарах марки "FUSION" (публикации в СМИ, информация в сети Интернет), относятся к деятельности компаний "Supra Technologies Limited", "FUSION TECHNICS LIMITED" и их контрагента - OOO "ТД Электроника".

Между тем, судом не учтено следующее.

Заявителем был представлен чек из магазина "MediaMarkt", в соответствии с которым был реализован товар "FUS. FPS 693 АВТОКОЛОНКИ".

Суд первой инстанции согласился с доводами Роспатента о том, что в чеках не содержится сведений о производителе продукции.

Данные Интернет-ресурсов носят характер общедоступных и могут быть признаны общеизвестными.

Коаксиальная акустическая система Fusion FPS-693 серия PowerPlant производства FUSION Electronics с 2005 года широко предлагается, в частности, в Интернет-магазинах (market.yandex.ru, magnitola.ru, carzvuk.ru, autopulse.ru, autoacustika.ru и т.п.).

Сведения о том, что коаксиальная акустическая система Fusion FPS-693 серии PowerPlant производится компанией "FUSION TECHNICS LIMITED" (Гонконг) в материалы дела не представлены.

Ссылка третьего лица на письма ООО "Медиа-Маркт Сатурн" и ООО "Навигатор", согласно которым ООО "Медиа-Маркт Сатурн" с 2008 года реализует продукцию производства FUSION TECHICS CO LIMITED, Гонконг, Китай (государственный регистрационный номер 1299122) не может быть признана обоснованной, поскольку согласно данным Государственного реестра юридических лиц, компания FUSION TECHICS CO LIMITED, Гонконг, Китай (государственный регистрационный номер 1299122) была образована в январе 2009 года под наименованием MEGA ZONE TRADING LIMITED и переименована в FUSION TECHICS CO LIMITED только 28.10.2009, в связи с чем данная компания никак не могла поставлять товары 09 класса МКТУ, маркированные товарным знаком FUSION в Россию в 2008 году.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что факт реализации в рассматриваемый период продукции производства Fusion Electronics Limited в Российской Федерации подтверждается материалами дела.

Также необходимо обратить внимание на то, что из информации, размещенной на специализированном сайте www.autosounds.ru, следует, что компания "FUSION Electronics" была основана в 1998 году в Новой Зеландии с целью объединения разработок в области автомобильного аудио и систем автосигнализации в рамках одного бренда.

По данным сайта, "Продукты "FUSION" неоднократно завоевывали призы специализированных изданий, публиковавших о них развернутые, весьма положительные рецензии. Узнаваемый дизайн и цельная маркетинговая компания снискали "FUSION" международное признание. Ассортимент продукции компании обширен: головные устройства, усилители, АС, сабвуферы, мобильное видео, автосигнализации и аксессуары. В России компания "FUSION" представлена с 2002 года. Всего за полтора года она стала здесь фаворитом всех автошоу, благодаря броскому имиджу, который не может оставить равнодушными людей, ведущих активный образ жизни. Продукцию "FUSION" отличает высокая надежность вкупе с сочным, насыщенным звуком".

Обзоры автомобильной акустики производства FUSION Electronics неоднократно публиковались в журнале "Автозвук" (N 7 за 2008 год, N 11 за 2008 год, N 12 за 2008 год, N 5 за 2009 год, N 7 за 2009 год, N 8 за 2009 год, N 2 за 2010 год) (данные с сайта www.avtozvuk.com).

При этом, третьим лицом не представлено никаких данных о том, что до даты обращения третьего лица с заявлением о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 735979А потребителям было известно о том, что автомобильная акустика, маркированная товарным знаком FUSION, производится FUSION TECHICS CO LIMITED, Гонконг, Китай. Каких-либо доказательств того, что продукция производства FUSION TECHICS известна потребителям и представлена на рынке, третьим лицом не представлено. Сам по себе ввоз на территорию РФ продукции FUSION TECHICS CO LIMITED (Гонконг) не свидетельствует о том, что в розничной сети данная продукция реализовывалась под данным товарным знаком. Сведения о том, что товар где-либо рекламировался как произведенный FUSION TECHICS CO LIMITED (Гонконг) также не имеется.

В связи с этим, следует обратить внимание на то, что согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, выраженной в постановлении Президиума от 01.03.2011 N 14502/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как указывалось выше, и по существу не отрицается сторонами, Fusion Electronics Limited NZ получила право на товарный знак по международной регистрации N 735979А с 02.12.1999, то есть задолго до регистрации компании FUSION TECHICS CO LIMITED, Гонконг, Китай (28.10.2009). Продукция Fusion Electronics широко представлена как в мире, так и в России, известна как специалистам, так и потребителям.

При этом, не имеет правового значения, ввезен ли товар непосредственно производителем (по его разрешению, под его контролем), либо ввезен независимыми импортерами. В данном случае, принципиальное значение имеет подтверждение того, что потребитель ассоциирует продукцию, маркированную товарным знаком Fusion, с конкретным производителем, имеющим определенную репутацию на рынке.

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

В связи с этим, суд апелляционной инстанции полагает, что при указанных обстоятельствах заинтересованность третьего лица в прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 735979А, заключается в продвижении на рынке РФ продукции производства компании FUSION TECHICS CO LIMITED (Гонконг) под товарным знаком FUSION, сходным до степени смешения с широко известным на рынке автомобильной акустики товарным знаком, принадлежащим заявителю.

Прекращение правовой охраны на территории РФ товарного знака по международной регистрации N 735979А приводит к тому, что на мировом рынке под товарным знаком Fusion будет представлена продукция производства Fusion Electronics Limited, имеющая сложившуюся репутацию, в то время как в Российской Федерации (исходя из доводов о заинтересованности третьего лица) под товарным знаком Fusion будет реализовываться продукция производства FUSION TECHICS CO LIMITED (Гонконг), потребителю не известная.

Исходя из материалов дела, доводов и действий третьего лица, можно сделать вывод о том, что его заинтересованность заключается не столько в создании препятствий для реализации на территории РФ продукции заявителя, сколько для предоставления третьему лицу возможности ввозить и реализовывать на территории России продукцию гонконгской компании под таким же товарным знаком.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 735979А не может быть признано соответствующим закону.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает необоснованным и не основанным на законе вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных "Фьюжн Электроникс Лимитед" требований.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.11.2012 по делу N А40-90455/12-19-699 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.03.2012 по делу N 735979(735979А) об удовлетворении заявления компании "Супра Технолоджис Лимитед" от 30.09.2011 и досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 735979А.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Э.В. Якутов

Судьи

И.В. Бекетова В.А. Свиридов