Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2013 г. N 01АП-675/13

г. Владимир

18 марта 2013 г.

Дело N А43-23290/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 марта 2013 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Наумовой Е.Н.,

судей Максимовой М.А., Александровой О.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Андроновой О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пиво Р" на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 04.12.2012 по делу N А43-23290/2012, принятое судьей Курашкиной С.А.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен", ОГРН 1027801527467, ИНН 7802118578, г.Санкт-Петербург, к индивидуальному предпринимателю Шереметьевой Елене Николаевне, ОГРНИП 304550636500871, ИНН 550600432400, г.Омск, обществу с ограниченной ответственностью "Пиво Р", ОГРН 1115260018994, ИНН 5260311550, г.Нижний Новгород, обществу с ограниченной ответственностью "РемТехТорг", ОГРН 1105543025125, ИНН 5507219430, г.Омск,

о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак, взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании: от истца - общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" - Таракановой Т.Д. по доверенности от 01.01.2013 сроком действия по 31.12.2013;

от ответчика - индивидуального предпринимателя Шереметьевой Е.Н. - не явился, извещен;

общества с ограниченной ответственностью "Пиво Р" - не явился, извещен (почтовый конверт N 42633);

общества с ограниченной ответственностью "РемТехТорг" - не явился, извещен (почтовый конверт N 42636),

установил.

Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Шереметьевой Елене Николаевне, обществу с ограниченной ответственностью "Пиво Р", к обществу с ограниченной ответственностью "РемТехТорг" о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак (запрете использовать в своей деятельности обозначение со словесным элементом "ОК'ское" для маркировки продукции, обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца) и о взыскании солидарно 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования, просил суд запретить ответчикам использовать в своей деятельности обозначение со словесным элементом "ОК'ское" для маркировки продукции, обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, и взыскать с ответчиков 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, в том числе: с ответчика-1 и с ответчика-3 по 1 500 000 руб., с ответчика-2 - 2 000 000 руб.

Решением от 04.12.2012 Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил исковые требования частично, запретил индивидуальному предпринимателю Шереметьевой Елене Николаевне, обществу с ограниченной ответственностью "Пиво Р", обществу с ограниченной ответственностью "РемТехТорг" использовать в своей деятельности обозначения со словесным элементом "ОК'ское" для маркировки продукции, обязал ответчиков изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено обозначение "ОК'ское", сходное до степени смешивания с товарным знаком общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен", взыскал в пользу общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" с индивидуального предпринимателя Шереметьевой Елены Николаевны 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, а также 4586 руб. 66 коп. расходов по государственной пошлине; с общества с ограниченной ответственностью "Пиво Р" - 600 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, а также 8426 руб. 66 коп. расходов по государственной пошлине; с общества с ограниченной ответственностью "РемТехТорг" - 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, а также 4586 руб. 66 коп. расходов по государственной пошлине. В остальной части иска истцу отказано.

Не согласившись с принятым по делу решением, ООО "Пиво Р" обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой обжалует решение суда первой инстанции в части обязания ООО "Пиво Р" изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено обозначение "ОК'ское", сходное до степени смешения с товарным знаком общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен", а также взыскания 600 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, 8426 руб. 66 коп. расходов по государственной пошлине, просит в указанной части отменить.

Заявитель указывает, что он не имел намерения выдавать бренд "ОК'ское" за "ОКСКОЕ" своим покупателям.

Пояснил, что ответчик прекратил использовать обозначение "ОК'ское" в декабре 2011 года, этикетки, на которых было размещено спорное обозначение, были также уничтожены в ходе производства по делу об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ в отношении ООО "Пиво Р".

Считает недоказанным факт дальнейшего использования ответчиком спорного обозначения.

Просит уменьшить сумму подлежащей взысканию компенсации за незаконное использование товарного знака до установленного законом минимального значения указанной суммы, поскольку суд не обосновал ее размер, при определении суммы не был учтен единовременный характер, кратковременный период использования обозначения, соразмерность компенсации последствиям нарушения.

Представитель ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" в судебном заседании и в отзыве на апелляционную жалобу указал на законность и обоснованность решения в обжалуемой части, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции судом было рассмотрено поступившее в материалы дела ходатайство заявителя об отложении судебного разбирательства в связи с отсутствием возможности обеспечения явки представителя по причине занятости его по основному месту работы.

Указанное ходатайство судом рассмотрено и отклонено (протокол судебного заседания от 11.03.2013).

Ответчики, извещенные о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей ответчиков по имеющимся в нем материалам.

Поскольку в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, стороны в суде апелляционной инстанции не заявили возражений относительно проверки только части судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции в силу требований части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" принадлежат исключительные право на товарный знак со словесным обозначением "ОКСКОЕ" в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво), что подтверждается свидетельствами на товарные знаки N 154874 и N 320794.

В результате проведенной 12.12.2011 сотрудниками Управления МВД России по г.Нижнему Новгороду проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО "Пиво Р" по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Норвежская, д.4, установлен факт продажи и хранения с целью продажи пива в кегах емкостью 50 литров, на горловине которых находятся этикетки, содержащие надпись "ОК'ское".

Данное пиво произведено ИП Шереметьевой Е.Н. и продано ООО "Пиво Р" ответчиком ООО "РемТехТорг" на основании договора N 007/11/11 от 08.11.2011.

Для установления тождества между зарегистрированным товарным знаком и используемым ответчиком-2 обозначением в ходе производства по делу об административном правонарушении назначалась экспертиза, проведение которой поручено эксперту - патентному поверенному N 1289 Лебедеву А.В.

Заключением патентного поверенного Лебедева А.В. от 15.02.2012 по вопросу проверки сходства до степени смешения обозначения "ОК'ское", сходного до степени смешения с товарным знаком "ОКСКОЕ" по свидетельствам N 154874 и N 320794, подтвержден факт сходства этикетки, используемой ответчиком-2, и товарного знака правообладателя, которое обусловлено фонетическим и сематическим тождеством, а также высокой степенью графического сходства доминирующих словесных элементов сравниваемых обозначений.

В отношении ООО "Пиво Р" 27.02.2012 составлен протокол об административном правонарушении 52 ВВ N 160436.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 06.07.2012 по делу N А43-9719/2012 ООО "Пиво Р" привлечено к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях в виде штрафа в сумме 30 000 руб.

Посчитав свои исключительные права на товарный знак нарушенными, истец обратился с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции, посчитав обоснованным требование истца о запрете ИП Шереметьевой Е.Н., ООО "РемТехТорг" использовать в своей деятельности обозначение со словесным элементом "ОК'ское" для маркировки продукции, обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, удовлетворил иск в отношении указанных ответчиков, в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака - снизил сумму указанной компенсации до 200 000 руб., подлежащей взысканию с ИП Шереметьевой Е.Н. и с ООО "РемТехТорг". В данной части решение не обжалуется.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта в обжалуемой части.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Гражданское законодательство допускает регистрацию в качестве товарного знака в том числе в форме словесных обозначений (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу норм пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

Из анализа названных правовых норм следует, что предусмотренная законом ответственность может наступить в случае, если действия нарушителя могут повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя в отношении информации об изготовителе продукции или товаре.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003 (далее по тексту - Правила), словесные обозначения товарного знака имеют следующие характеристики: звуковое (фонетическое), графическое (визуальное), смысловое (семантическое).

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Материалами дела установлено, что принадлежащий ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" товарный знак "ОКСКОЕ" имеет сходство по звуковым и смысловым характеристикам с обозначением "ОК'ское" на этикетках продукции, проданной ООО "Пиво Р", несмотря на их отдельные отличия.

Указанное подтверждается также заключением патентного поверенного Лебедева А.В. от 15.02.2012 по вопросу проверки сходства до степени смешения обозначения "ОК'ское", сходного до степени смешения с товарным знаком "ОКСКОЕ" по свидетельствам N 154874 и N 320794, составленным в ходе производства по делу об административном правонарушении, подтвержден факт сходства этикетки, используемой ответчиком-2, и товарного знака правообладателя, которое обусловлено фонетическим и сематическим тождеством, а также высокой степенью графического сходства доминирующих словесных элементов сравниваемых обозначений.

Представленными в материалы дела документами подтверждается факт использования обозначения "ОК'ское" без разрешения истца ответчиком, последним не оспаривается.

Каких-либо лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака "ОКСКОЕ" либо иных правовых оснований для использования такого знака ответчик не представил.

Таким образом, суд первой инстанции, руководствуясь пунктом 1 статьи 1252, пунктом 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив незаконное использование товарного знака ООО "Пиво Р", обоснованно пришел к выводу о наличии оснований для запрета ООО "Пиво Р" использовать в своей деятельности обозначение со словесным элементом "ОК'ское" для маркировки продукции, обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца.

При этом не могут быть приняты во внимание доводы апелляционной жалобы о том, что ответчик прекратил использовать обозначение "ОК'ское" в декабре 2011 года, этикетки, на которых было размещено спорное обозначение, были также уничтожены в ходе производства по делу об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ в отношении ООО "Пиво Р", поскольку указанные обстоятельства документальным образом не подтверждены.

Просьба заявителя об уменьшении суммы подлежащей взысканию компенсации за незаконное использование товарного знака до установленного законом минимального значения также не принимается судом апелляционной инстанции во внимание.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 или подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Поскольку факт незаконного использования ответчиком исключительных прав истца является доказанным представленными в материалы дела документами, руководствуясь вышеперечисленными нормами права, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации.

При этом суд, учитывая характер и обстоятельства допущенного нарушения, одномоментный характер правонарушения, снизил сумму предъявленной ко взысканию с ООО "Пиво Р" компенсации до 600 000 руб.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для еще большего уменьшения размера компенсации до установленного законом минимального значения (до 10 000 руб.).

Исходя из изложенного, решение суда первой инстанции в обжалуемой части является законным и обоснованным, соответствующим нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В остальной части законность и обоснованность судебного акта при отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, в силу части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не проверялись.

Доводы апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции и отклонены как не влияющие на законность принятого судебного акта.

Оснований для отмены решения Арбитражного суда Нижегородской области от 04.12.2012 в обжалуемой части и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 04.12.2012 по делу N А43-23290/2012 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пиво-Р" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Н. Наумова

Судьи

М.А. Максимова О.Ю. Александрова