Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2013 г. N 11АП-2324/13

г. Самара

22 марта 2013 г.

Дело N А55-30237/2012

Резолютивная часть постановления объявлена: 18 марта 2013 г.

Постановление в полном объеме изготовлено: 22 марта 2013 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Кузнецова В.В.,

судей Засыпкиной Т.С., Рогалевой Е.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Вдовиной И.Е.,

с участием:

от заявителя - извещен, не явился,

от лица, привлекаемого к административной ответственности - Кузнецов В.С., паспорт, Алиев Ш.Р., доверенность от 15.03.2013 г.,

от третьего лица - Савчук Е.Н., доверенность от 17.12.2012 г., Романова Е.А., доверенность от 17.07.2012 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда дело по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью "Рекорд ГСК", с. Новый Буян, Красноярский район, Самарская обл., на решение Арбитражного суда Самарской области от 28 января 2013 г. по делу N А55-30237/2012 (судья Гордеева С.Д.),

по заявлению УМВД России по г. Самаре в лице отдела полиции N 1, г. Самара,

к индивидуальному предпринимателю Кузнецову Валерию Сергеевичу (ИНН 631800067403, ОГРНИП 304631834300162), г. Самара,

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "Рекорд ГСК", с. Новый Буян, Красноярский район, Самарская обл.,

о привлечении к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

УМВД России по г. Самаре в лице отдела полиции N 1 (далее заявитель, административный орган) обратилось в Арбитражный суд Самарской области о привлечении индивидуального предпринимателя Кузнецова Валерия Сергеевича (далее лицо, привлекаемое к административной ответственности, предприниматель) к административной ответственности предусмотренной ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Решением Арбитражного суда Самарской области от 28 января 2013 г. по делу N А55-30237/2012 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Третье лицо в апелляционной жалобе просит отменить решение суда и удовлетворить заявленное требование, считает, что выводы суда в решении не соответствуют обстоятельствам дела.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, считает, что решение суда является законным и обоснованным и просит оставить его без изменения.

Дело рассмотрено в отсутствие административного органа, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Проверив материалы дела, выслушав представителя лица, привлекаемого к административной ответственности и третьего лица, оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства, арбитражный апелляционный суд считает решение арбитражного суда первой инстанции законным и обоснованным по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, административным органом 21.09.2012 г. в отношении предпринимателя составлен протокол N 2468988 об административном правонарушении по факту незаконного использования предпринимателем товарного знака, регистрационный номер 437728, принадлежащего ООО "Рекорд ГСК".

Указанный протокол послужил основанием для обращения административного органа в арбитражный суд с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Довод заявителя о сходстве обозначения "НЕЖНОСТЬ", нанесенного на этикетку производимой предпринимателем кондитерской продукции (печенья), до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 437728, правообладателем которого является ООО "Рекорд ГСК", основан на заключении от 14.09.2012 г. специалиста Цеповой О.Г., патентного поверенного РФ, на основании определения о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении N 74 от 14.09.2012 г.

В соответствии с частью 6 статьи 26.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, однако несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 г. N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях", рассматривая дела о привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10. КоАП РФ, за использование им обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос о таком сходстве разрешается с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя (пункт 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Товарный знак по свидетельству N 437728 представляет собой комбинированное обозначение, состоящей из словесной части - слова "НЕЖНОСТЬ", выполненного буквами кириллического алфавита, от середины слова незначительно увеличивающимися в высоту, и изобразительной - в виде стилизованного цветка.

Обозначение, размещенное на этикетке продукции производимой лицом, привлекаемым к административной ответственности, также является комбинированным. Словесная часть названного обозначения состоит из слов, выполненных буквами кириллического алфавита "САМАРСКИЕ СЛАДОСТИ", "ПЕЧЕНЬЕ "ОВСЯНОЧКА", слова "НЕЖНОСТЬ", окаймленного в прямоугольную рамку. Изобразительная часть обозначения представляет собой оригинальный герб с буквами "3" и "К" по центру.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32 (далее - "Правила") обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 6.3. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 197, при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положении, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам.

Исходя из изложенного, при оценке сходства товарного знака N 437728 и обозначения, размещенного на этикетке произведенной предпринимателем продукции, подлежали сравнению все элементы товарного знака и этого обозначения.

Между тем, анализ заключения специалиста от 14.09.2012 г., показывает, что патентный поверенный Цепова О.Г. провела оценку сходства товарного знака с размещенным на этикетке словом, "НЕЖНОСТЬ", окаймленным в прямоугольную рамку, без учета иных элементов обозначения, содержащихся на этикетке, в том числе слов "САМАРСКИЕ СЛАДОСТИ", "ПЕЧЕНЬЕ "ОВСЯНОЧКА", изобразительного элемента в виде оригинального герба с буквами "3" и "К" по центру.

Как следует из сравнительного анализа этикетки и товарного знака от 17.12.2012 г., подготовленного компанией Young&Wasserman, патентным поверенным Борцовым А.А., товарный знак N 437728 и обозначения, содержащиеся в этикетке, размещенной на продукции предпринимателя, не являются сходными до степени смешения.

При этом, патентный поверенный исходит из того, что в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Оценивая сравниваемые обозначения с учетом вышеупомянутых критериев, патентный поверенный пришел к следующим выводам:

1) Сравниваемые обозначения в качестве доминирующего используют совершенно различные графические элемент - изображение розы в одном случае и изображение герба во втором. Также следует отметить, что доминирующими словесными элементами в этикетке являются слова "САМАРСКИЕ СЛАДОСТИ" и "ПЕЧЕНЬЕ "ОВСЯНОЧКА", в то время как единственным словесным элементом товарного знака является слово "НЕЖНОСТЬ", следовательно, отсутствует графическое сходство.

2) Рассматриваемая этикетка содержит существенно больше слов, чем зарегистрированный товарный знак, и как следствие намного больше слогов, что позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства.

3) Зарегистрированный товарный знак содержит лишь один словесный элемент - "нежность", в то время как на этикетке присутствуют описательные элементы - слова "САМАРСКИЕ СЛАДОСТИ" и "ПЕЧЕНЬЕ" и фантазийное слово "ОВСЯЧНОЧКА", являющееся доминирующим элементом.

Данные элементы имеют иную смысловую окраску, следовательно, отсутствует семантическое сходство.

Кроме того, патентный поверенный отмечает, что слово "НЕЖНОСТЬ" нанесено на этикетку не типографским способом, поэтому оно воспринимается в качестве дополнительной, второстепенной маркировки, уменьшая тем самым степень сходства между зарегистрированным товарным знаком и этикеткой.

Доводы третьего лица о том, что предприниматель в письме от 21.09.2012 г. и письменных объяснениях по делу об административном правонарушении признал использование им обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком N 437728, не имеют правового значения для настоящего спора.

Предметом заявленного требования в данном случае является привлечение предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно пункту 1 статьи 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Пунктом 1 статьи 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что по делу об административном правонарушении выяснению подлежит наличие события административного правонарушения.

Исходя из пункта 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 г. N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" установленная статьей 14.10 КоАП РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака или сходных с ними обозначений.

Следовательно, вопрос о наличии в действиях Предпринимателя состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10. КоАП РФ, то есть о сходстве использованного им обозначения до степени смешения с товарным знаком N 437728, должен разрешаться по существу. Само по себе признание предпринимателем такого сходства не свидетельствует о наличии состава административного правонарушения.

Указание предпринимателем в письме от 21.09.2012 г. на сходство спорного обозначения и товарного знака N 437728 вызвано отсутствием у предпринимателя специальных познаний в вопросах оценки сходства обозначений. Прекращение использования спорного обозначения обусловлено желанием предпринимателя предотвратить возможные споры по поводу этого обозначения с ООО "Рекорд ГСК".

Доводы третьего лица о наличии многочисленных жалоб потребителей, один из которых самостоятельно подал заявление в УМВД России, несостоятельны и не подтверждены соответствующими доказательствами.

Приложенная к возражениям копия заявления, поданного, по утверждению третьего лица, Бурлуцким Р.Л. названные обстоятельства не подтверждает.

В заявлении указано на то, что потребитель, приобретая печенье, счел, что его производителем является фабрика "Сладкодаров", то есть лицо, не являющееся правообладателем товарного знака.

Исходя из положений статей 1489, 1490 Гражданского кодекса РФ обладатель исключительного права на товарный знак может предоставить право использования товарного знака другому лицу по лицензионному договору, который должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу разъяснений, изложенных в пункте 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при отсутствии государственной регистрации лицензионного договора на использование товарного знака, такой договор считается недействительным.

В материалы дела не представлено доказательств заключения фабрикой "Сладкодаров" и ООО "Рекорд ГСК" лицензионного договора на использование товарного знака N 437728 и его государственной регистрации, что не позволяет оценить представленное третьим лицом заявление как доказательство, имеющее отношение к настоящему спору (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Заявление не содержит информации о том, кому оно адресовано, сведений, позволяющих идентифицировать лицо, его написавшее, подписи этого лица, даты составления и подачи заявления. В заявлении отражено, что печенье приобретено в торговой точке ИП Венедиктов по адресу: г. Тольятти, ул. Базовая, 12. Между тем, в подтверждение факта покупки к заявлению приложена товарная накладная N 13893 от 15.08.2012 г. о приобретении товара у иного продавца - ИП Романовой З.Т.

В графе "покупатель" накладной N 13893 от 15.08.2012 г. указанно "частное лицо", без указания фамилии, имени и отчества, что не позволяет идентифицировать Бурлуцкого Р.Л. как покупателя товара.

Заявление и накладная не подтверждают довод о том, что приобретенным товаром являлось печенье, произведенное лицом, привлекаемым к административной ответственности.

Доводы третьего лица о том, что предметом спора является словесный элемент "НЕЖНОСТЬ" и само по себе использование предпринимателем этого элемента свидетельствует о нарушении прав на товарный знак, необоснованны.

Исходя из пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации основное предназначение товарного знака состоит в обеспечении потенциальному потребителю возможности отличить товары, производимые одним лицом, от аналогичных товаров, производимых другими лицами.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно разделу 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

В силу пункта б.З. Методических рекомендаций при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам.

Исходя из изложенного, при оценке сходства товарного знака N 437728 и обозначения, размещенного на этикетке продукции, произведенной лицом, привлекаемым к административной ответственности подлежали сравнению все элементы товарного знака и этого обозначения в целом.

Этот вывод соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.03.2008 г. N 16747/07 по делу N А28-6996/06-360/17. В данном деле правообладатель, на имя которого зарегистрирован комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента "Мальвина", изображения цветка (розы), а также указания правообладателя (ООО "Джина"), обратился в с суд с иском о запрете продавать товар, маркированный словесным элементом "Мальвина", сходным до степени смешения с товарным знаком истца Президиум ВАС РФ согласился с выводами судов апелляционной и кассационной инстанции о необходимости оценки комбинированного товарного знака и упаковки продаваемого ответчиком товара в целом. Суд указал, что значительные визуальные (графические) отличия словесного элемента "Мальвина" на товарном знаке и упаковке и дополнительные изобразительные элементы сравниваемых объектов не позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Аналогичные выводы по спорам со схожими фактическими обстоятельствами отражены в постановлении ФАС Поволжского округа от 25.02.2009 г. по делу N А55-2013/2008, определении ВАС РФ от 27.04.2009 г. N ВАС-5271/09 по тому же делу, постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 11.03.2009 г. по делу N А28-10184/2008-302/13, Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.06.2009 г., определении Высшего Арбитражного суда от 26.09.2009 г. N ВАС-11461/2009 по тому же делу.

В рассматриваемом случае товарный знак N 437728 и этикетка производимой предпринимателем продукции имеют существенные различия не только в написании слова "НЕЖНОСТЬ", значимости его положения, занимаемого в сравниваемых обозначениях, но и используют разные графические элементы; на спорной этикетке в качестве доминирующих используются словесные элементы, которые отсутствуют в товарном знаке.

Кроме того, сам по себе словесный элемент "НЕЖНОСТЬ" не обладает высокой различительной способностью, позволяющей отличить товар конкретного производителя. Так, печенье "Нежное" включено в 3-ю часть подготовленного Министерством торговли РФ Сборника рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и сдобные булочные изделия. Однокоренные со словесным элементом "НЕЖНОСТЬ" словесные обозначения активно используется другими производителями в наименованиях кондитерских изделий (торт "Нежный", фабрика "Академия вкуса"; торт "Нежный", фабрика "У Палыча"; круассаны "Нежные", фабрика "Край каравай"; сахарное печенье "Нежный вкус", кондитерская фабрика "Глобус".

В соответствии с пунктом 1 статьи 25.9. КоАП РФ в качестве эксперта может быть привлечено любое незаинтересованное лицо, обладающее специальными познаниями.

Между тем, имеющейся в материалах дела доверенностью от 01.12.2011 г., подтверждается, что патентный поверенный Цепова О.Т., выполнившая заключение от 14.09.2012 г., на котором основаны требования административного органа, является представителем ООО "Рекорд ГСК" в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, Палате по патентным спорам, в частности по вопросам, связанным с регистрацией прав на товарные знаки, продлением срока их действия и оспариванием регистрации, регистрацией лицензионных договоров и договоров об отчуждении прав, а также по любым другим вопросам, которые могут возникнуть в связи с защитой прав ООО "Рекорд ГСК" на товарные знаки.

Действуя как представитель ООО "Рекорд ГСК" Цепова ОТ. направила в адрес предпринимателя письмо от 10.09.2012 г. N Н/ТЗ-1 с требованием об обращении к ней для урегулирования возникшей спорной ситуации, прекращении использования обозначения "НЕЖНОСТЬ" и направлении в ее адрес документально подтвержденной информации о предпринятых мерах.

Кроме того, представленные 25.01.2013 третьим лицом вместе с возражениями на дополнения к отзыву Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 332233 в графе "адресе для переписки" в качестве получателя корреспонденции от имени третьего лица указана О.Г. Цепова.

Выполняя функции представителя ООО "Рекорд ГСК" Цепова О.Г. является по отношению к нему заинтересованным лицом, в связи с чем требования статьи 25.9. КоАП в ходе производства по делу об административном правонарушении нарушены административным органом.

В материалах дела отсутствуют доказательства опровергающие довод предпринимателя о том, что с определением о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении от 04.09.2012 г. предприниматель был ознакомлен после 23.09.2012 г., т.е. уже после проведения экспертизы.

В определении о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении от 04.09.2012 г. не указана дата ознакомления предпринимателя с определением.

Кроме того, в определении о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении от 04.09.2012 г. не указана дата, когда эксперт предупреждался об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

В силу положений пункта 3 статьи 26.2. КоАП РФ использование доказательств по делу об административном правонарушении, полученных с нарушением закона, не допускается.

С учетом изложенного, арбитражный суд первой инстанции обоснованно признал заключение от 14.09.2012 г. недопустимым доказательством.

Таким образом, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что административным органом не доказано, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, использовало изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 437728, следовательно не доказан и факт совершения этим лицом правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 14.10. КоАП РФ.

Решение арбитражного суда первой инстанции является законным и обоснованным, а поэтому его следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь ст.ст. 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 28 января 2013 г. по делу N А55-30237/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа через суд первой инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

В.В. Кузнецов

Судьи

Т.С. Засыпкина Е.М. Рогалева