Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2013 г. N 09АП-3966/13

г.Москва

18 марта 2013 г.

Дело N А40-130123/12-19-1083

Резолютивная часть постановления объявлена 11.03.2013.

Постановление в полном объеме изготовлено 18.03.2013.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей:	Захарова С.Л., Цымбаренко И.Б.,
при ведении протокола	помощником судьи Яцевой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Святая Елена"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 27.12.2012

по делу N А40-130123/12-19-1083, принятое судьей Хайло Е.А.,

по заявлению ООО "Святая Елена" (ОГРН 1117746379882; г.Москва, Алтуфьевское ш., д.79А, стр.12)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту),

третьи лица: 1) ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности", 2) ООО "Александровы погреба",

о признании недействительным уведомления,

при участии в судебном заседании:

от заявителя:	Марусина И.В. по доверенности от 26.09.2012,
от ответчика:	Овчинников А.М. по доверенности от 31.05.2012,
от третьих лиц:	1) Овчинников А.М. по доверенности от 06.06.2012, 2) Марусина И.В. по доверенности от 09.11.2012,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Святая Елена" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности N 2012Д06516/42 от 19.06.2012 об отказе в регистрации договора N 13/2012 от 22.03.2012 об отчуждении исключительного права на товарный знак "Святая Елена" по свидетельству N 444093.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 27.12.2012, принятым по настоящему делу, в удовлетворении заявленных Обществом требований отказано.

При принятии данного решения суд первой инстанции исходил из того, что товарный знак по свидетельству N 444093, являющийся предметом поданного на регистрацию договора, сходен до степени смешения с принадлежащими ООО "Александровы погреба" товарными знаками по свидетельствам N N 191392, 365255 в отношении товаров 33 класса МКТУ "вина", в связи с чем регистрация договора осуществлена быть не может.

Не согласившись с данным решением суда первой инстанции, заявитель в апелляционной жалобе просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных Обществом требований. При этом податель жалобы ссылается на незаконность и необоснованность оспариваемого уведомления об отказе в государственной регистрации договора, настаивая на том, что условиями договора предусмотрено, что заявитель вправе использовать товарный знак "Святая Елена" по свидетельству N 444093 только в отношении товара "вино, произведенное на территории РФ"; ООО "Александровы погреба" вправе использовать товарные знака по свидетельствам N 191392, N 365255 в отношении любых алкогольных напитков, за исключением произведенных на территории РФ. Считает, что приобретателем исключительного права на товарный знак N 444093 по договору является юридическое лицо, обладающее фирменным наименованием, часть которого тождественна данному товарному знаку. В случае отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству N 444093 в пользу ООО "Святая Елена", потребитель будет воспринимать данный товарный знак как наименование производителя продукции, и не будет ассоциировать данную продукцию с алкогольной продукцией "St.Helena" или "SANTA HELENA" иностранного производства. Считает, что несмотря на сходство товарных знаков, стоит учитывать выполнение обозначений на разных языках, что играет существенную роль при оценке товара потребителем.

Правовая позиция третьего лица - ООО "Александровы погреба" полностью соотносится с позицией заявителя. Представитель указанного третьего лица также просил отменить обжалуемое решение суда и принять новый судебный акт - об удовлетворении заявленных Обществом требований.

Представитель Роспатента и ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности", в судебном заседании с изложенными в апелляционной жалобе доводами не согласился, просил оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения, полагая отказ в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак законным и обоснованным. При этом пояснил, что отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 444093 при наличии у ООО "Александровы погреба" сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам N 191392, N 365255, противоречит п.2 ст.1488 ГК РФ.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, между ООО "Александровы погреба" (правообладатель) и ООО "Святая Елена" (приобретатель) заключен договор N ДУ-13/2012 от 22.03.2012 об отчуждении исключительного права на товарный знак "Святая Елена" по свидетельству N 444093, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков обслуживания РФ 09.09.2011 с приоритетом от 17.03.2010 для товаров 33 класса МКТУ, в отношении всех указанных в свидетельстве товаров (л.д.17).

20.04.2012 ООО "Святая Елена" в Роспатент было подано заявление на регистрацию указанного договора об отчуждении исключительного права на товарный знак "Святая Елена" по свидетельству N 444093 в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, а именно, товаров 33 класса "вина".

По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Роспатентом было отказано в регистрации договора, о чем в адрес Общества направлено уведомление от 19.06.2012 N 2012Д06516/42.

Считая данный отказ незаконным и необоснованным, Общество обратилось в суд с указанными выше требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленных ООО "Святая Елена" требований, суд первой инстанции правомерно исходил из законности и обоснованности оспариваемого отказа в регистрации, выраженного в уведомлении.

В соответствии со ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу ч.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, для признания ненормативного правового акта, решения, действий (бездействия) органа, осуществляющего публичные полномочия, недействительным (незаконным) необходимо наличие одновременно двух обязательных условий: несоответствие данных акта, решения, действий (бездействия) закону и наличие нарушения ими прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При рассмотрении настоящего дела совокупности указанных обстоятельств не установлено.

В соответствии с п.2 ст.1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу.

В силу п.1 ст.1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно п.1 ст.1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Как установлено пунктом 2 названной нормы Кодекса, отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Таким образом, не допускается регистрация договоров об отчуждении права на товарные знаки, если такое отчуждение прав противоречит существу исключительного права или может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Кроме того, как верно указал суд первой инстанции, в силу ст.5С(3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, одновременное применение одного и того же знака на одинаковых или сходных продуктах промышленными или торговыми предприятиями, рассматриваемыми в качестве совладельцев знака в соответствии с положениями закона страны, где испрашивается охрана, не препятствует регистрации знака и никоим образом не ограничивает охрану, предоставленному указанному знаку в какой-либо стране Союза, если только такое применение не вводит общественность в заблуждение и не противоречит публичным интересам.

В соответствии со ст.1490 ГК РФ договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Порядок государственной регистрации таких договоров регулируется нормами Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 321 (зарегистрирован в Минюсте РФ 05.03.2009 за N 13482).

Согласно подпункту 6 пункта 7.10 указанного Административного регламента регистрация договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки может быть осуществлена, при условии, что такое отчуждение исключительного права не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в соответствии с пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ.

Пунктом 9.9.9 Административного регламента установлено, что отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, в том числе, когда оно осуществляется в отношении товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем. Аналогичное положение содержится в пункте 3.3.7 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186.

В настоящем случае, как видно из материалов дела, ООО "Александровы погреба" является правообладателем товарных знаков по свидетельствам N N 444093, 191392, 365255.

На регистрацию заявителем был подан договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 444093.

Вместе с тем усматривается, что товарный знак по свидетельству N 444093 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 191392, N 365255 в отношении товаров 33 класса МКТУ "вина".

Данное обстоятельство установлено ответчиком и не оспаривается заявителем и ООО "Александровы погреба", заключившими договор о сосуществовании товарных знаков, сходных до степени смешения, от 20.02.2012 (л.д.18).

При таких обстоятельствах следует согласиться с выводами Роспатента о том, что коль скоро ООО "Александровы погреба" сохраняет исключительное право на товарные знаки по свидетельствам N 191392, N 365255, отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 444093 ООО "Святая Елена" может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Следовательно, отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 444093 от ООО "Александровы погреба" к ООО "Святая Елена" при наличии у ООО "Александровы погреба" сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам N 191392, N 365255 противоречит требованиям п.2 ст.1488 ГК РФ, п.п.6 п.п.7.10 и п.9.9.9 Административного регламента.

Учитывая изложенное, вывод ответчика о невозможности при таких обстоятельствах осуществить регистрацию указанного договора правомерен.

В апелляционной жалобе заявитель со ссылкой на п.6 ст.1483 ГК РФ указывает на возможность регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, при условии согласия правообладателя.

Данный довод не принят апелляционным судом как необоснованный.

В силу п.6 ст.1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Таким образом, приведенной нормой Кодекса установлены основания для отказа в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, тогда как в настоящем случае речь идет о возможности введения потребителя в заблуждение отчуждением исключительного права на товарный знак, что регламентировано специальной нормой Кодекса - п.2 ст.1488 ГК РФ, которая правомерно применена ответчиком при отказе в регистрации договора.

При таких обстоятельствах является правильным вывод суда первой инстанции об отсутствии у ответчика правовых оснований для государственной регистрации договора N ДУ-13/2012 от 22.03.2012 об отчуждении исключительного права на товарный знак "Святая Елена" по свидетельству N 444093 в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, а именно, товаров 33 класса - вина.

Учитывая изложенное, оспариваемое решение Роспатента в форме уведомления от 19.06.2012 N 2012Д06516/42 об отказе в государственной регистрации договора от 22.03.2012 N ДУ-13/2012 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 444093 соответствует закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов заявителя, в связи с чем вывод суда первой инстанции о необходимости отказа в удовлетворении заявленных Обществом требований правомерен.

Доводы апелляционной жалобы, связанные с иной оценкой доказательств и иным толкованием норм материального права, чем у суда первой инстанции, не опровергают его правильные выводы и не свидетельствуют о судебной ошибке.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 27.12.2012 по делу N А40-130123/12-19-1083 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В.Пронникова

Судьи

С.Л.Захаров И.Б.Цымбаренко