Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2013 г. N 09АП-7840/13

г. Москва

09 апреля 2013 г.

Дело N А40-113060/12-19-911

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 апреля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поташовой Ж.В.,

судей:	Яковлевой Л.Г., Мухина С.М.,
при ведении протокола	помощником судьи Степкиным М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда N 3 апелляционную жалобу ЗАО "ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2012 по делу N А40-113060/12-19-911, судьи Хайло Е.А.,

по заявлению ЗАО "ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА" (ОГРН 1027739451520; 125319, г.Москва, Большой Коптевский пр., 6)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (123995, г.Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1)

о признании решения недействительным и обязании совершить действия,

при участии:

от заявителя:	Грядов А.В. по доверенности от 01.03.2013; Воеводин Д.Е. по доверенности от 01.03.2013;
от ответчика:	Русаков И.А. по доверенности от 22.10.2012 N 01/25-771/41;

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2012, принятым по данному делу, отказано в удовлетворении требований ЗАО "ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА" (далее - заявитель, Общество) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, ответчик) от 17.05.2012 N 2010712405 об отказе в регистрации словесного обозначения "MARKETING INDEX-MI" по 16, 35 классам МКТУ на имя заявителя и обязании Роспатент зарегистрировать словесное обозначение "MARKETING INDEX-MI" по 16, 35 классам МКТУ на имя заявителя.

При этом суд первой инстанции исходил из соответствия оспариваемого решения требованиям действующего законодательства, наличия соответствующих полномочий антимонопольного органа, а также отсутствия нарушения законных прав и интересов Общества, что в силу ст. 198 АПК РФ исключает возможность удовлетворения заявленных требований при рассмотрении спора по существу.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. Ссылается на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда, изложенных в решении обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, представил в порядке ст.81 АПК РФ письменные объяснения, которые приобщены судом к материалам дела.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ, выслушав представителей заявителя и ответчика, с учетом исследованных по делу доказательств и доводов апелляционной жалобы полагает, что судебный акт подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, установлено судом первой инстанции, на регистрацию в качестве товарного знака на имя на имя ЗАО "ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА" подана заявка N 2010712405/50 с приоритетом от 16.04.2010 в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение "MARKETING INDEX-MI" представляет собой изобретенное словосочетание, выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Одним из возможных переводов с английского языка на русский является "индекс маркетинга".

По результатам экспертизы заявленного обозначения ответчиком 23 декабря 2011 года принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, а также в отношении части заявленных варов и услуг способно ввести потребителя в заблуждение.

Заявитель не согласился с решением экспертизы от 23 декабря 2011 и подал в палату по патентным спорам возражение от 22 марта 2012 на указанное решение экспертизы.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение от 23.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010712405/50.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

Сроки, предусмотренные ч. 4 ст. 198 АПК РФ, суд первой инстанции обоснованно счел соблюденными.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ, ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно применил и истолковал нормы материального и процессуального права и на их основании сделал обоснованный вывод об отсутствии необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Как следует из материалов дела, обозначение по заявке N 2010712405 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словосочетания "MARKETING INDEX" и буквенного элемента "МI", соединенных между собой дефисом. Слова и буквы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. При том доминирующее положение в заявленном обозначении в силу пространственного расположения и наличия семантики занимает словесный элемент "MARKETING INDEX".

Согласно пункту 2.2. Рекомендаций по дельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утвержденных приказом Роспатента от 23.03.01 N 39) (далее - Рекомендации) заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Для установления того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого элемента: энциклопедии, справочники, Интернет и др.

В соответствии со словарно - справочными материалами: "MARKETING" - маркетинг (электронный словарь hlttp://lingvo.yandex.ru).

Маркетинг - (от англ. market - рынок) - стратегия организации управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы ориентированной на рынок (Экономика/словарь по обществознанию под ред. Петрунина Ю.Ю, Панова М.И., 2006 г. http://www.vocable.ru).

"INDEX" - индекс (электронный словарь http://lingvo.yandex.ru).

Индекс - статистический показатель, характеризующий изменение переменных величин в рассматриваемый период времени относительно базового периода (Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика. О.В. Сиполс. - М.Флинта, Наука 712 с. http://vocable.ru).

"МI" - аббревиатура словосочетания "MARKETING INDEX".

Таким образом, исходя из вышеизложенного, словосочетание (MARKETING INDEX-MI" переводится как "индекс маркетинга" и может иметь значение - статистический показатель рынка.

В уведомлении Роспантента от 16.04.2010 о поступлении и регистрации заявки (л.д.56, т.2) в графе описание заявленного обозначения отмечено, что одним из возможных переводов с английского языка на русский является - индекс маркетинга.

Заявитель указывает в описании заявленного на регистрацию обозначения "MARKETING INDEX-MI" по заявке N 2010712405, что одним из возможных переводов заявленного обозначения с английского языка может быть "индекс маркетинга".

В этой связи ответчик и суд первой инстанции пришли к верному выводу о том, что заявленное обозначение характеризует товары 16 класса (печатная продукция, учебные материалы и наглядные пособия, альманахи, брошюры, буклеты, газеты, периодика, продукция печатная, продукция печатная, проспекты, учебники) и услуги 35 (за исключением фотокопирование) класса МКТУ, в отношении которых испрашивается его правовая охрана.

Таким образом, регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения "MARKETING INDEX-МI" по заявке N 2010712405 противоречит пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и пункту 2.3.2.3. Правил.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение является фантазийным и не имеет определенного смыслового значения, рассмотрен и верно отклонен как необоснованный, поскольку спорное обозначение обладает семантикой и перевод его на русский язык содержится в открытых источниках информации.

Являлся предметом рассмотрения суда первой инстанции и довод заявителя о том, что заявленное обозначение "MARKETING INDEX-МI" придумано самим заявителем и ассоциируется только с ним, получивший в решении суда надлежащую правовую оценку.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1. Правил, к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Правовая охрана заявленному обозначению "MARKETING INDEX-МI" испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В связи с тем, что заявленное обозначение "MARKETING INDEX-МI", как воспринимается как понятие "индекс маркетинга" и характеризует товары 16 (печатная продукция, учебные материалы и наглядные пособия, альманахи, брошюры, буклеты, газеты, периодика, продукция печатная, продукция печатная, проспекты, учебники) и услуги 35 (за исключением фотокопирование) класса МКТУ, то регистрация данного обозначения в отношении другой части заявленных товаров 16 и услуг 35 (фотокопирование) классов МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения.

Пунктом 52 Постановления Пленума ВАС РФ от 29.03.2009 N 5/29, установлено, что судам необходимо учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

В соответствии с информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

Вопрос о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В силу ч. 3 ст. 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства дела и сделал обоснованный вывод об отсутствии совокупности условий, необходимых для удовлетворения заявленных требований и не допустил нарушений норм процессуального права.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 28.12.2012 по делу N А40-113060/12-19-911 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ж.В. Поташова

Судьи

Л.Г. Яковлева С.М. Мухин