Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2013 г. N 09АП-7685/13

г. Москва

08 апреля 2013 г.

Дело N А40-112974/12-19-909

Резолютивная часть постановления объявлена 01 апреля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 апреля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поташовой Ж.В.,

судей:	Яковлевой Л.Г., Мухина С.М.,
при ведении протокола	помощником судьи Степкиным М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда N 3 апелляционную жалобу "Монстр Энерджи Компании"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.01.2013 по делу N А40-112974/2012, судьи Хайло Е.А. (шифр судьи 19-909),

по заявлению "Монстр Энерджи компании" (корпорация штата Делавэр, 550 Моника Серкл, Свит 201, Корона, штат Калифорния 92880, США)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентами и товарным знакам РФ (123995, г.Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1)

третье лицо: ООО АП "Бытовик" (140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, д. 3)

об оспаривании решения и обязании,

при участии:

от заявителя:	Титаренко М.А., уд. N 9822, ордер N 155 от 25.03.2013; Воеводин Д.Е. по доверенности от 29.11.2011;
от ответчика:	Лебедева А.А. по доверенности от 08.10.2012 N 01/25-726/41, уд. 380-30;
от третьего лица:	Мокарчук Н.В. по доверенности от 05.02.2013, уд. N 4390; Сидорова М.А. по доверенности от 01.02.2013;

УСТАНОВИЛ:

"Монстр Энерджи Компани" (США) (далее - заявитель) обратилась в суд с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - ответчик, Роспатент) от 19.05.2012 N 2010700825 об отказе в регистрации словесного обозначения "HAMMER М X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY" по 05 и 32 классу МКТУ ("добавки витаминные и минеральные пищевые и напитки безалкогольные") на имя Компании "Монстр Энерджи Компани" (Monste Energy Company) и обязании Роспатент зарегистрировать словесное обозначение "HAMMER М X-PRESSО MONSTER ESPRESSO + ENERGY" по 05 и 32 классу МКТУ ("добавки витаминные минеральные пищевые и напитки безалкогольные") на имя Компании "Монстр Энерджи Компани" (Monster Energy Company).

Решением от 09.01.2013 суд отказал в удовлетворении заявленных требований, мотивировав свои выводы отсутствием совокупности условий, необходимых в соответствии с ч.1 ст.198 Арбитражного процессуального кодекса РФ для признания незаконным оспариваемого решения Роспатента.

Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и удовлетворить заявленные требования, ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также неправильное применение судом норм материального права. В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указывает, что между заявленным к регистрации обозначением и товарными знаками, зарегистрированными ООО АП "Бытовик", не существует звукового, графического и визуального сходства.

В отзыве на апелляционную жалобу третье лицо поддержало решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласилось, считает ее необоснованной, просило решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представители ответчика и третьего лица поддержали решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласились, считают ее необоснованной, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ, выслушав представителей заявителя и ответчика, с учетом исследованных по делу доказательств и доводов апелляционной жалобы полагает, что судебный акт подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, "Монстр Энерджи Компани" (Monster Energy Company) (прежнее наименование - Хансен Беверидж компани) 15 января 2010 года в Роспатент была подана заявка N 2010700825 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "HAMMER М X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY" для товаров 05 "пищевые добавки, питательные добавки" и 32 "напитки безалкогольные, а именно, энергетические напитки, ароматизированные кофе и обогащенные витаминами, минералами, питательными веществами, аминокислотами и/или травами" классов МКТУ.

По результатам проведения экспертизы Роспатентом 21 ноября 2011 года отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 ст. 1483 ГК РФ.

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам 17 февраля 2012 года поступило возражение Хансен Беверидж Компани, в котором заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением экспертизы Роспатента.

По результатам рассмотрения названного возражения решением Роспатента от 19 мая 2012 года решение экспертизы от 21 ноября 2011 года оставлено в силе.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявленными требованиями.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

Сроки, предусмотренные ч. 4 ст. 198 АПК РФ, суд первой инстанции обоснованно счел соблюденными.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ, ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, применил нормы материального права, регулирующие возникший спор, и сделал обоснованный вывод об отсутствии совокупности необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.

Поддерживая данный вывод суда, апелляционная коллегия исходит из следующего.

В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.06.2004 N 299, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) является федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, а также функции по контролю в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

Таким образом, оспариваемое решение вынесено Роспатентом в пределах предоставленных полномочий.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных варов и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и смотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, (утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 марта 2003 года за N 4322 (далее -Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из материалов дела и установлено судом, оспариваемое обозначение по заявке N 2010700825 является словесным, состоит из словесных элементов "HAMMER М X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY", выполненных заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом черного цвета.

Заявленное обозначение состоит из слов английского языка.

В соответствии с пунктом 4.2.4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 197 (далее - Методические рекомендации), отражающих многолетнюю практику экспертизы товарных знаков, при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Заявителем не доказано, что заявленное обозначение "HAMMER М X-PRESSO MONSTER PRESSO+ENERGY" представляет собой устойчивое словосочетание, имеющее смысловое значение, отличное от входящих в него слов, в связи с чем из должен проводится по каждому слову отдельно.

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Словесный элемент "ESPRESSO" является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент "MONSTER", поскольку указанный словесный элемент созвучен русскому слову "монстр".

То есть указанный словесный элемент понятен российскому потребителю, в связи с чем акцентирует на себе внимание потребителя и играет важную роль при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 222272 является словесным, содержит словесный элемент "MONSTER", выполненный заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом черного цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 316513 является комбинированным, на фоне квадрата синего цвета изображен словесный элемент "MONSTER", выполненный заглавными буквами латинского алфавита, оригинальным шрифтом желтого цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству к"N 415828 является комбинированным, на фоне квадрата черного цвета изображен словесный элемент "MONSTER", выполненный заглавными буквами латинского алфавита, жирным шрифтом черного цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 434154 является словесным, содержит два словесных элемента "MONSTER" и "ENERGY", выполненных заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом черною цвета.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков по свидетельствам N N 316513, 222272, 415828, 434154 с общим для всех противопоставленных знаков элементом "MONSTER", выполненным заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом того, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках доминирующим элементом является словесный элемент "MONSTER", при анализе на сходство сравниваемых обозначений за основу берется анализ доминирующих словесных элементов.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)-(в) указанного пункта, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 (а) Правил звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в [частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение которого из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

При сравнительном анализе оспариваемого словесного обозначения "HAMMER М X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY" и противопоставленных знаков, включающих словесный элемент "MONSTER", установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых (Обозначений в целом за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента "MONSTER", несущего основную индивидуализирующую нагрузку.

В соответствии с пунктом 4.2.4.2. Методических рекомендаций совпадение или сходство неохраноспособных элементов может усиливать сходство обозначений (например, KALPOL INTERNATIONAL - KOLPAL INTERNATIONAL; ВЕГА КОСМЕТИКА - VEGAS COSMETICS).

Противопоставленный товарный знак N 434154 включает в себя, помимо общего для всех противопоставленных товарных знаков элементе "MONSTER", также тождественный неохраняемый элемент "ENERGY".

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, цветовая гамма.

Заявленное обозначение является сходным графически со словесными товарными знаками по свидетельствам N N 222272, 434154 в связи с исполнением словесных элементов стандартным шрифтом латинского алфавита черного цвета.

В отношении комбинированных товарных знаков по свидетельствам N 316513, 415828 суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 6.3.2. Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

В связи с указанным противопоставленные комбинированные товарные знаки по свидетельствам N N 316513, 415828 также являются сходными с заявленным обозначением графически, ввиду того, что словесный элемент "M0NSTER" является доминирующим.

Использование шрифта, отличного от стандартного, не придает противопоставленным товарным знакам в целом иного зрительного восприятия.

На основании изложенного заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, в связи с фонетическим и семантическим тождеством доминирующего словесного элемента "MONSTR", а также в связи с графическим сходством.

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено, что не упускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Роспатентом установлено, что заявленное обозначение включает словесный элемент "НAMMER", тождественный названию биологически активной добавки к пище "Наmmer", производителем которой является "Фуруйши Нутритьон энд Фуд Ко. Лтд.", КНР.

По сведениям из общедоступных источников сети Интернет (http://gost-reg.ru/reference, http://portal-03.ru, http://www.crc2.ru, http://www.pharmdb.ru, http://dfomed.ru/pharmacy,http://obad.ru/registrbad/xammer-hammer-70725.h tml, http://www.iisnet.ru/baa_tn_id_43319.htm известно, что компанией Фуруйши Нутритьон энд Фуд Ко. Лтд. производится и вводится в гражданский оборот биологически активная добавка, маркированная обозначением "HAMMER", зарегистрированная в Федеральном реестре БАД за 77.99.11.3.У.7739.8.09 от 17 августа 2009, то есть до даты приоритета оспариваемого словесного обозначения по заявке N 2010700825.

Производимые компанией "Фуруйши Нутритьон энд Фуд Ко. Лтд." биологически активные добавки являются однородными товарам 05 класса МКТУ "пищевые добавки, питательные добавки" в отношении которых заявлено оспариваемое обозначение.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаре потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что словесный элемент "HAMMER" заявленного обозначения не связан семантически с другими элементами обозначения.

Таким образом, словесный элемент "HAMMER" способен выполнять самостоятельную индивидуализирующую функцию.

В связи с изложенным словесное обозначение "HAMMER М X-PRESSO MONSTER ESPRESSO+ENERGY" не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ, поскольку такая регистрация противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Таким образом, поскольку правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, факт использования обозначения в других странах в данном случае не имеет правового значения.

Ссылка заявителя на решение Роспатента, касающееся товарного знака "JAVA MONSTER", также неправомерна, поскольку относится к другому обозначению с другим значимым словесным элементом.

Кроме того, указанная ссылка неправомерна, поскольку делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что Роспатентом были всесторонне, полно и объективно рассмотрены все доводы заявителя, оспариваемый отказ осуществлен уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи, с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарных знаках истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

На основании изложенного с учетом конкретных обстоятельств настоящего дела апелляционный суд с учетом, в том числе, положения п. 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 приходит к выводу, что сравниваемые товарные знаки сходны до степени смешения.

Таким образом, довод апелляционной жалобы заявителя о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, судебная коллегия считает необоснованным.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 09.01.2013 по делу N А40-112974/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ж.В. Поташова

Судьи

Л.Г. Яковлева С.М. Мухин