Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2013 г. N 09АП-7835/13

город Москва

09 апреля 2013 г.

Дело N А40-117716/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 апреля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Солоповой А.А.

судей Трубицына А.И., Лаптевой О.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Касатиной Н.М.

рассматривает в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

общества с ограниченной ответственностью "Печатный Дом "Новый Русский

Дизайн" и открытого акционерного общества "Оркла Брэндс Россия"

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2013

по делу N А40-117716/2012, принятое судьей Хайло Е.А.

по иску открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика

"Красный Октябрь"

(ОГРН: 1027700247618, г. Москва, ул. М. Красносельская, 7, 24)

к обществу с ограниченной ответственностью "Печатный Дом "Новый Русский

Дизайн" (ОГРН: 1027739522799, г. Москва, ул. Дружбы, 2/19, помещение XI),

открытому акционерному обществу "Оркла Брэндс Россия"

(ОГРН 1027809173446, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, 24)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 205 312 184 руб. 74 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: Шайхутдинова П.А. (доверенность от 21.12.2012);

Бостан О.Н. (доверенность от 21.12.2012);

от ответчиков: от ОАО "Оркла Брэндс Россия" -

Гурченко Е.В. (доверенность от 27.11.2012);

Ермолина Д.Е. (доверенность от 20.03.2013);

Григорова М.В. (доверенность от 20.03.2013);

от ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн" - не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн" (далее - ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн"), открытому акционерному обществу "Оркла Брэндс Россия" (далее - ОАО "Оркла Брэндс Россия") о взыскании с ответчиков компенсации в размере 7 591 руб. 74 коп. и 205 304 593 руб. соответственно (с учетом ходатайства об изменении предмета исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25 января 2013 года с ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн" в пользу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" взыскано 7 591 руб. 74 коп. компенсации, а также 2 000 руб. расходов по оплате госпошлины, с ОАО "Оркла Брэндс Россия" в пользу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" взыскано 205 304 593 руб. компенсации, а также 198 000 руб. расходов по оплате госпошлины.

Не согласившись с принятым решением суда от 25.01.2013, ответчики подали апелляционные жалобы.

ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн" в апелляционной жалобе просит отменить решение в части взыскания с него компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 7 591 руб. 74 коп., в удовлетворении требований ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" к ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн" отказать, ссылаясь на то, что оснований для привлечения ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн" к ответственности за нарушение исключительных прав истца не имелось, вина ответчика не установлена; обозначение "Крупская Алёнка", которым маркирован шоколад ОАО "Оркла Брэндс Россия", не является сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

ОАО "Оркла Брэндс Россия" в апелляционной жалобе просит отменить решение полностью и принять новый судебный акт.

ОАО "Оркла Брэндс Россия" в апелляционной жалобе ссылается на то, что судом первой инстанции сделан ошибочный вывод о сходстве этикетки шоколада "Крупская Алёнка" с товарными знаками истца по свидетельствам N 184515 и N 80, поскольку обозначение "Алёнка" использовалось ответчиком в больших объемах на протяжении нескольких десятков лет и его использование началось значительно раньше, чем даты приоритета товарных знаков истца; слово "Крупская" в сочетании со словом "Алёнка" усиливает различия с товарными знаками истца, при этом выводы суда о том, что словесный элемент "Крупская" не имеет смысловой связки с элементом "Алёнка", несостоятелен; судом первой инстанции не принята во внимание правовая позиция, содержащаяся в решении Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2012 и постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2013 по делу N А40-103749/2012, правовые позиции Федерального арбитражного суда Московского округа, содержащиеся в постановлениях от 22.01.2013 по делу N А40-9614/2012, от 09.08.2011 по делу N КА-А40-8031-11, правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в Постановлениях N 5282/11 от 17.01.2012, N 16744/07 от 25.05.2008, N 13421/05 от 14.03.2006, N 7288/08 от 30.09.2008, N 498/12 от 26.06.2012; судом не дана правовая оценка доказательствам, опровергающим сходство этикетки шоколада "Крупская Алёнка" (в дизайне 2009 года) и товарных знаков истца, а именно: опросу общественного мнения, подготовленному Институтом Социологии РАН и заключению Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности Национального исследовательского университета - Высшей школы экономики; ответчик доказал факт того, что использование этикетки шоколада "Крупская Алёнка" не повлекло нарушение прав истца, связанных с использованием товарных знаков; суд не принял во внимание отсутствие вины в действиях ответчика; суд первой инстанции не применил правила определения размера компенсации, изложенные в части 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснения относительно определения размера компенсации, содержащиеся в пунктах 23, 43.2, 43.3 Постановления Пленумов N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при том, что ответчиком представлены доказательства, подтверждающие необоснованность заявленной истцом компенсации. Кроме того, ОАО "Оркла Брэндс Россия" в апелляционной жалобе ссылается на злоупотребление истцом правом со ссылкой на статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы рассмотрены в отсутствие ответчика - ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн", извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика - ОАО "Оркла Брэндс Россия", поддержал доводы и требования своей апелляционной жалобы, представитель истца возражал против удовлетворения апелляционных жалоб.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей сторон, считает, что оснований для отмены решения суда от 25.01.2013 не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" является правообладателем комбинированного товарного знака "Алёнка" по свидетельству N 184515 с приоритетом от 21.12.1999 в отношении товаров 29 (молочные продукты, сыры), 30 (кондитерские изделия, карамель, конфеты шоколад, пралине, вафли, какао-продукты, кондитерские изделия мучные, кремы, марципаны, шоколадные напитки, кофейные напитки, кофе, чай, торты, мороженое, хлебобулочные изделия), 31 (орехи лесные, цитрусовые плоды, фундук, шиповник) классов МКТУ.

Кроме того, ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" является правообладателем комбинированного товарного знака "Алёнка" по свидетельству N 80 с приоритетом от 22.01.2009 в отношении товаров 30 (кондитерские изделия, карамель, конфеты шоколад, пралине, вафли, какао-продукты, кондитерские изделия мучные, кремы, марципаны, шоколадные напитки, кофейные напитки, кофе, чай, торты, мороженое, хлебобулочные изделия) класса МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Материалами дела подтверждается, что ОАО "Оркла Брэндс Россия" без согласия истца использует комбинированное обозначение "Алёнка" для маркировки производимого ОАО "Оркла Брэндс Россия" шоколада.

Указанное нарушение прав истца обнаружено при закупке продукции - шоколада, маркированного комбинированным обозначением - "Крупская Алёнка" (производитель - ОАО "Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской", в настоящее время ОАО "Оркла Брэндс Россия"), продавцом продукции являлось ООО "Печатный дом "Новый Русский Дизайн".

ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн" было приобретено: по накладной N 1 шоколад "Крупская Алёнка" в фасовке по 50 гр. на общую сумму 1 192 руб. 37 коп., в фасовке по 25 гр. - на общую сумму 1 338 руб. 21 коп.; по накладной N 2 шоколад "Крупская Алёнка" в фасовке по 50 гр. на общую сумму 596 руб. 18 коп., в фасовке по 25 гр. - на общую сумму 669 руб. 11 коп, итого общей стоимостью - 3 795 руб. 87 коп.

Согласно представленному в материалы дела ответу Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному району города Санкт-Петербурга на запрос суда (л.д. 32-35, том 2) за 2010 - 2011 годы ОАО "Оркла Брэндс Россия" реализовано 512 тонн продукции с наименованием "Крупская Алёнка" стоимостью от 185 399 руб. до 219 742 руб. за тонну, на общую сумму 103 084 812 руб.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак истца по свидетельству N 184515 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами "Алёнка" (кириллица, шесть букв, семь звуков, три слога, ударение на второй слог), "Alionka" (латиница, семь букв, три слога, ударение на второй слог, фонетическая транскрипция "Алёнка").

Товарный знак истца по свидетельству N 80 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом "Алёнка" (кириллица, шесть букв, три слога, ударение на второй слог).

Анализируя используемое ОАО "Оркла Брэндс Россия" обозначение "Крупская Алёнка", суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что оно сходно с товарными знаками истца по фонетическому, графическому и семантическому критериям.

Обозначение, охраняемое в качестве товарных знаков истца "Алёнка", полностью входит в словосочетание, использованное ответчиком при производстве продукции "Крупская Алёнка", которое состоит из двух слов "Крупская" и "Алёнка", выполненных буквами русского алфавита, стандартным шрифтом, с заглавных букв.

Таким образом, в сравниваемых товарных знаках истца и комбинированном обозначении "Крупская Алёнка" совпадает словесный элемент "Алёнка", на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное смысловое значение.

При этом общее зрительное впечатление товарного знака истца по свидетельствам N 184515, N 80 и обозначение, используемое на товаре, производимом ОАО "Оркла Брэндс Россия" и продаваемом ответчиками, позволяет сделать вывод, что указанные обозначения являются сходными по признакам:

- формы (квадрат и прямоугольник), цветовой гаммы (черный, белый по товарному знаку истца по свидетельству N 184515, желтый, темно-коричневый, золотистый, зеленый, красный по товарному знаку истца по свидетельству N 80),

- смыслового значения (портрет девочки в платочке),

- вида и характера изображения (стилизованное исполнение),

- композиционного построения (портрет девочки славянского типа в головном платке, с выбивающейся из-под платка челкой, с пухлыми румяными щеками и большими глазами, наименование расположено строго по центру под портретом девочки).

Представленные в материалы дела сторонами данные социологических исследований, в том числе опрос общественного мнения, подготовленный Институтом Социологии РАН и заключение Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности Национального исследовательского университета - Высшей школы экономики, на которые ссылается ОАО "Оркла Брэндс Россия" в апелляционной жалобе, позволяют прийти к выводу о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя продукции и наличии опасности смешения продукции в глазах потребителя.

Товар, производимый и распространяемый ответчиками, является однородным (идентичным) товарам по 30 классу МКТУ, для которого действует правовая охрана товарных знаков истца.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что обозначение, использованное на товаре, производимом и распространяемом ответчиками, является сходным до степени смешения с товарными знаками истца и может ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

Ссылка ответчиков на то, что наименования "Крупская Алёнка" и "Алёнка" не являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца, отклоняется судом апелляционной инстанции, как не соответствующая установленным судом фактическим обстоятельствам спора.

В пункте 62 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Из материалов дела следует, что регистрация товарных знаков истца не оспорена и предоставление правовой охраны товарном знакам не признано недействительным в установленном законом порядке, доказательства злоупотребления правом при регистрации товарных знаков или приобретении истцом прав на него, суду не представлены.

Довод ОАО "Оркла Брэндс Россия" о злоупотреблении истцом правом со ссылкой на статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит отклонению судом апелляционной инстанции, поскольку правовых оснований для применения судом апелляционной инстанции статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчиком не приведено.

При этом судом апелляционной инстанции также принимается во внимание, что наличие сходства до степени смешения товарных знаков истца по свидетельствам N 184515, N 80 и комбинированного обозначения "Крупская Алёнка" установлено решением Федеральной антимонопольной службы N АК/21661 от 06.07.2012, которым действия ОАО "Оркла Брэнде Россия" по использованию комбинированного обозначения "Крупская Алёнка" признаны недобросовестной конкуренцией, связанной с незаконным использованием средств индивидуализации товаров, работ, услуг.

Указанное решение Федеральной антимонопольной службы N АК/21661 от 06.07.2012 в установленном законом порядке недействительным не признано.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец определил компенсацию в размере 7 591 руб. 74 коп. с ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн" и 205 304 593 руб. с ОАО "Оркла Брэндс Россия" на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку истец не давал ответчикам разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков, суд апелляционной инстанции полагает обоснованными требования истца о взыскании с ответчиков компенсации в размере 7 591 руб. 74 коп. с ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн" и 205 304 593 руб. с ОАО "Оркла Брэндс Россия", заявленные на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылки заявителя апелляционной жалобы - ОАО "Оркла Брэндс Россия", на то, что суд первой инстанции не применил правила определения размера компенсации согласно части 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также разъяснения относительно определения размера компенсации, изложенные в пунктах 23, 43.2 и 43.3 Постановления Пленумов N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в обоснование довода о том, что ответчиком представлены доказательства, подтверждающие необоснованность заявленной истцом компенсации, подлежат отклонению судом апелляционной инстанции, как не основанные на материалах дела, учитывая, что доказательств правомерности производства и реализации ответчиками товара с использованием спорного обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, в материалы дела не представлено.

Довод заявителя апелляционной жалобы - "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн", о том, что оснований для привлечения ООО "Печатный Дом "Новый Русский Дизайн" к ответственности за нарушение исключительных прав истца не имелось в связи с отсутствием его вины, отклоняется судом апелляционной инстанции, как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела, принимая во внимание, что факт продажи спорного товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, подтвержден истцом документально и ответчиком не опровергнут.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные исковые требования.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену обжалуемого решения суда от 25.01.2013 (часть 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом первой инстанции не допущено.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены решения суда от 25.01.2013.

Руководствуясь статьями 176, 266-269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 января 2013 года по делу N А40-117716/2012 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

А.И. Трубицын О.Н. Лаптева