Патентоспособность изобретения и полезной модели (Е.А. Данилина, "Законы России: опыт, анализ, практика", N 1, январь 2008 г.)

Патентоспособность изобретения и полезной модели

Правовое регулирование общественных отношений, связанных с получением патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, осуществляется согласно гл. 72 "Патентное право" части IV Гражданского кодекса РФ.

Патентными правами согласно п. 1 ст. 1345 ГК являются "интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы". Объектами патентных прав, в частности, согласно п. 1 ст. 1349 ГК являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК требованиям к изобретениям и полезным моделям.

Рассмотрим те критерии патентоспособности, на основании которых решается вопрос о том, является ли заявленное техническое решение изобретением или полезной моделью. При этом важно подчеркнуть те объекты, на которые патентная правовая охрана изначально не распространяется, это в соответствии с п. 4 ст. 1349: способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Изобретения

Условия патентоспособности изобретения установлены ст. 1350 ГК. Согласно п. 1 данной статьи в качестве изобретения охраняется "техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)". При этом перечень критериев патентоспособности не изменен по сравнению с Патентным законом РФ, а именно: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В отношении новизны и изобретательского уровня сущность критериев не изменились: в соответствии с п. 2 ст. 1350 изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники, изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники, а уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В отношении промышленной применимости произошли некоторые изменения. Пункт 1 ст. 4 Патентного закона определял изобретение промышленно применимым, "если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности". Согласно п. 4 ст. 1350 ГК изобретение "является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере". Очевидные отрасли применения изобретения - промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, дополнены областью социальной сферы, а "другие отрасли деятельности" заменены на "другие отрасли экономики". Представляется, что такая замена более соответствует дальнейшему введению изобретения в хозяйственный (экономический) оборот. В данной формулировке учтено, что под определение "других отраслей деятельности" в некоторых случаях подпадали отрасли, далекие и от техники, и от экономического оборота, что давало возможность в некоторых случаях заявлять в качестве изобретений и даже получать правовую охрану для решений нетехнических (а иногда максимально далеких от техники) и непромышленных задач. В качестве примера можно привести попытку патентования способа подготовки к родам, включающего, кроме мануальных и лекарственных этапов, этап "обращения к космическим силам". Среди заявок на изобретения, не получивших правовой охраны, есть и другие подобные примеры. Следовательно, формулировка данной нормы "может быть использовано в : других отраслях экономики или в социальной сфере" приближает предмет изобретения к гражданскому обороту и к конкретным усовершенствованиям социальной сферы.

Норма п. 5 ст. 1350 ГК устанавливает следующий перечень объектов, не являющихся изобретениями:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

А согласно п. 6 ст. 1350 ГК не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

2) топологиям интегральных микросхем.

Рассмотрим, насколько изменился данный перечень, а для этого приведем п. 2 ст. 4 Патентного закона: "Не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности: открытия, а также научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для электронных вычислительных машин; решения, заключающиеся только в представлении информации. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых". В соответствии с п. 3 ст. 4 Патентного закона не признавались патентоспособными в смысле положений настоящего Закона: сорта растений, породы животных; топологии интегральных микросхем; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Как видно из анализа приведенных норм, касающихся изъятий из правовой охраны изобретений, формулировка ГК содержит закрытый перечень, в то время как положение аналогичной статьи Патентного закона путем применения конструкции "в частности" делала перечень изъятий из правовой охраны открытым. Что касается сущности перечня и входящих в его состав объектов, то, во-первых, следует отметить неизменность оговорки о том, что все изъятия действуют только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых. Такая оговорка позволяла отклонять заявки на изобретения, суть которых сводилась к административным или программным схемам. Во-вторых, дополнительно в перечень непатентоспособных объектов введены способы получения сортов растений и пород животных. При этом правовой охране подлежат микробиологические способы и продукты, полученные такими способами. В-третьих, на решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали правовая охрана не распространяется в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК, т.е. такие объекты не могут быть запатентованы никаким образом и не подпадают ни под какой из видов патентуемых объектов.

Полезные модели

В отношении полезной модели критерии патентоспособности не изменились. Так же, как в п. 1 ст. 5 Патентного закона, так и в п. 1 ст. 1351 ГК условиями патентоспособности полезной модели являются новизна и промышленная применимость, а в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Формулировка понятия "уровень техники" несколько отличается, и если абз. 3 п. 1 ст. 5 Патентного закона гласил: "Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации", то абз. 3 п. 2 ст. 1351 ГК несколько иначе определяет понятие: "Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели". Очевидно, что при лексическом сходстве двух приведенных правовых конструкций есть существенное различие. Согласно Патентному закону общедоступные сведения далее должны быть опубликованы, а согласно ГК опубликованные сведения далее должны стать общедоступны. Позиция законодателя в данном случае не очень понятна. Ведь именно формулировка Патентного закона относительно уровня техники позволяла оспорить патентоспособность полезной модели, как, например, в случае рассмотрения полезной модели N 10848 в Апелляционной палате Роспатента, приведенном В.Ю. Джермакяном*(1). В рассматриваемой спорной ситуации Апелляционная палата приняла довод об открытом использовании обрамления камина, доказательством которого были ссылки на архитектурно-художественный интерьер некоторых дворцов Санкт-Петербурга. Думается, что в новых условиях действия нормы п. 2 ст. 1351 ГК будет труднее доказать открытое применение в подобных случаях, так как технические особенности конструкций старинных каминов, как и всех подобных объектов, зачастую не опубликованы, а приводимые в таких случаях ссылки на архивные описи не содержат технического описания объекта.

В отношении промышленной применимости полезной модели норма аналогична рассмотренной норме для изобретений и претерпела те же изменения. В соответствии с п. 5 ст. 1351 ГК "не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели: 1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; 2) топологиям интегральных микросхем". Формулировка данного пункта основана на общей концепции полезной модели и связана с тем, что данный объект правовой охраны может относиться только к устройству.

Из изложенного можно сделать вывод, что в целом в отношении критериев патентоспособности изобретения и полезной модели при разработке норм Гражданского кодекса проявлена тенденция к сохранению положительного опыта практического применения Патентного закона, который накоплен за 15 лет его действия.

Е.А. Данилина,

кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ

"Законы России: опыт, анализ, практика", N 1, январь 2008 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Джермакян В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения., М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2006. С. 22-23.