Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2013 г. N 09АП-8855/13

г. Москва

24 апреля 2013 г.

Дело N А40-134487/12-15-517

Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 апреля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей М.Е. Верстовой, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ЭкоПродПак"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 января 2013 года

по делу N А40-134487/2012

по иску ООО "ЭкоПродПак" (ИНН 7801565157, ОГРН1127847041266)

к ООО "Рыбный ряд" (ИНН 2539081500, ОГРН 1072539002304)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его не использованием

при участии в судебном заседании:

от истца: Ускова С.Б. (по доверенности от 07.09.2012)

в судебное заседание не явились представители:

от ответчика, третьего лица: извещены.

УСТАНОВИЛ

ООО "ЭкоПродПак" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "Рыбный ряд" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правой охраны товарного знака "ВКУСНЕК" по Свидетельству N 379104 в отношении товаров 29,30, 31 классов МКТУ, вследствие их не использования.

Третьим лицом, не предъявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ст.51 АПК РФ).

Решением суда от 28 января 2013 года в удовлетворении иска отказано.

Суд пришел к выводу, что товарный знак "Вкуснек" используется Ответчиком и для маркировки товаров, перечисленных в 29,30 и 31 классах МКТУ, в отношении которых Истец просит прекратить правовую охрану товарного знака.

Кроме того, суд указал на недоказанность самим истцом намерений использовать комбинированное обозначение "ВКУСНЕКЕН" в отношении всех истребуемых к прекращению правовой охраны товаров и услуг.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт.

По мнению заявителя жалобы, ВЫВОД СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ О ДОКАЗАННОСТИ ФАКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТВЕТЧИКОМ СПОРНОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ УКАЗАННЫХ В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ ТОВАРОВ 29, 30, 31 КЛАССОВ МКТУ НЕ ОСНОВАН НА ДОСТАТОЧНЫХ И ОТНОСИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ.

СУДОМ НЕПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЕНЫ НОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА, ПОСКОЛЬКУ СУД НЕПРАВИЛЬНО ИСТОЛКОВАЛ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА.

Ответчик просит решение суда оставить в силе, представил отзыв на апелляционную жалобу.

Третье лицо отзыва на апелляционную жалобу не представило, представителя в суд апелляционной инстанции не направило.

Заслушав доводы представителя истца, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст.270 АПК РФ, для отмены решения от 28 января 2013 года и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоПродПак" ведет деятельность по переработке и консервированию фруктов и овощей, оптовой торговле данными продуктами.

Как пояснил истец в ходе судебного разбирательства, в настоящее время налажен выпуск следующей продукции: семечки жареные, арахис жареный, арахис очищенный сырой, грецкий орех, изюм светлый, изюм темный, кедровый орех, кешью, курага, миндаль, семечки подсолнечника очищенные, семечки тыквы жареные, семечкй тыквы очищенные финики, фисташки, фруктово-ореховая смесь, фундук, чернослив, шиповник и другие фруктово-ореховые снеки. Выпускаемая истцом продукция имеет декларации о соответствии, выданные федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Кроме этого истец пояснил, что для маркировки продукций было разработано комбинированное обозначение "ВКУСНЕКСЫ". Данная продукция расфасовывается в упаковку, которая произведена по заказу истца ООО "Артфлекс". Продукция поставляется различным покупателям через различные торговые сети, что подтверждается договором поставки N 5/05-2012 от 05 мая 2012 года с накладными и платежными Поручениями.

Истцом была подана заявка N 2012705517 на регистрацию обозначения "ВКУСНЕКСЫ" в качестве товарного знака в Роспатент.

Товарный знак ответчика "ВКУСНЕК", по свидетельству N 379104 используется для маркировки рыбной продукции. На это указывает информация на сайте владельца товарного знака, вид самого товарного знака (изображение рыбы), а также фирменное наименование ответчика (ООО "Рыбный ряд").

Истец пояснил, что он заинтересован в досрочном прекращении товарного знака ответчика по свидетельству N 379104 по причине его неиспользования в части товаров, которые он не производит, а именно: 29 - овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желё, варенье, компоты; в том числе арахис обработанный, закуски лёгкие на базе фруктов, в том числе альгинаты пищевые, орехи обработанные, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, фрукты глазированные, фрукты замороженные, хлопья картофельные, чипсы картофельные, чипсы фруктовые, сушеные и соленые продукты, полуфабрикаты, приготовленные из овощей и фруктов, семечки обработанные; 30- зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, орех мускатный, печенье, попкорн, сладости, специи, сухари, хлопья из зерновых продуктов; 31- лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; свежие фрукты и овощи; семена, семечки, орехи.

На основании вышеизложенного, истец обратился с иском в суд о досрочном прекращении правой охраны товарного знака ""ВКУСНЕК" по Свидетельству N 379104 в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, вследствие его не использования.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в п. 2.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При этом, согласно ч. 3 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно ч. 2, 3 данной статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Согласно ч. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Суд первой инстанции верно пришел к выводу о доказанности использования товарного знака "ВКУСНЕК" Ответчиком непрерывно в течение трех лет и в отношении товаров, подпадающих под требование Истца о прекращении правовой охраны. При этом судом были всесторонне, объективно исследованы и дана правовая оценка доказательствам, которые предоставил Ответчик:

- Контракт N 2/2011-09-09 от 09.09.2011 года сроком действия до 01.05.2015 года на поставку продукции и ее реализации на территории РФ под товарным знаком "Вкуснек" в ассортименте согласно дополнительного соглашения N 1 от 09.09.2011 года - сушеный горошек, арахис, кунжут, миндаль, фисташка, овощи сушеные, орехи кокосовые, семена подсолнечника, финики, чипсы, попкорн, сушеные фрукты и т.д. (копим контракта от 09.09.2011 года и дополнительного соглашения к нему прилагаются).

- Контракт N 2/2011-12-01 от 01.12.2011 года сроком действия до 01.05.2015 года (копия прилагается).

- Контракт N F5/2012 от 15.05.2012 года сроком действия до 01.05.2015 года - сушеный горошек, арахис, кунжут, миндаль, фисташка, овощи сушеные, орехи кокосовые, семена подсолнечника, финики, чипсы, попкорн, сушеные фрукты и т.д. (копия прилагается).

- Контракт V6 от 01.04.2012 года сроком действия до 01.12.2015 года - сушеный горошек, арахис, кунжут, миндаль, фисташка, овощи сушеные, орехи кокосовые, семена подсолнечника, финики, чипсы, попкорн, сушеные фрукты и т.д. (копия прилагается).

- Дистрибьюторский договор поставки N 01/12 от 01.12.2011 года (копия прилагается).

- Декларация на товары от 20.03.2012 года "горошек зеленый сушеный, обжаренный в масле, с добавлением различных вкусовых добавок" (копия прилагается).

- Декларация о соответствии от 01.12.2011 года (копия прилагается).

- Товарная накладная N 79 от 03,10.2012 года (копия прилагается).

- Товарная накладная N 17 от 02.04.2012 года (копия прилагается).

Таким образом, правообладатель товарного знака "Вкуснек" использует его в течение трех лет с момента регистрации, т.е. с 13 мая 2009 года в отношении товаров 29,30 и 31 классов МКТУ.

ООО "ЭкоПродПак" не может быть признано заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака Ответчика в силу следующих обстоятельств.

По смыслу ч, I ст. 1468 ГК РФ заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на товарный знак.

В качестве обоснования своей заинтересованности Истец указывает на поданное в Роспатент заявление на регистрацию своего обозначения "ВКУСНЕКСЫ" как товарного знака.

Между тем, в соответствие с п. 4 Информационного письма N 3 от 20.05.2009 года Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам "факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную

регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности".

Из заявления Истца не следует, в чем именно выразилось нарушение законных интересов и прав организации существованием правовой охраны товарного знака Ответчика по свидетельству N 379104 в отношении 29, 30 и 31 классов МКТУ.

Как указано выше факт подачи заявки на регистрацию товарного знака, а равно, как и факт уплаты пошлины за рассмотрение заявления о прекращении правовой охраны товарного знака, не являются подтверждением "заинтересованности" лица.

Представленный Заявителем единственный договор поставки N 5/05-2012 от 05 мая 2012 года и договор на изготовление упаковки с изображением незарегистрированного товарного знака "ВКУСНЕКСЫ" являются недостаточным подтверждением заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Ответчика. Более того Заявитель сам не является производителем товара 30 класса МКТУ.

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска отказано правомерно.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 января 2013 года по делу N А40-134487/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Е.Б. Расторгуев М.Е. Верстова