Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 13 мая 2013 г. N 05АП-2930/13

г. Владивосток

13 мая 2013 г.

Дело N А51-15824/2011

Резолютивная часть постановления оглашена 07 мая 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 13 мая 2013 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Т.А. Аппаковой,

судей А.В. Ветошкевич, Н.А. Скрипки,

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.В. Ждановой,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Действие Положительных Эмоций",

апелляционное производство N 05АП-2930/2013, 05АП-2930/2013

на решение от 05.02.2013 года

судьи Н.А. Плехановой

по делу N А51-15824/2011 Арбитражного суда Приморского края

по иску общества с ограниченной ответственностью "Действие Положительных Эмоций" (ОГРН 1057749638737, ИНН 7717548280)

к индивидуальному предпринимателю Скавыш Евгению Леонидовичу (ОГРНИП 309251117300030, ИНН 251135068330), обществу с ограниченной ответственностью "Небесные фонарики" (ОГРН 1102511001361, ИНН 2511069415)

об обязании прекратить действия, направленные на использование обозначений "nebesniefonariki" и их транслитераций,

при участии:

от индивидуального предпринимателя Скавыш Евгения Леонидовича: лично Скавыш Е.Л., паспорт,

от иных лиц, участвующих в деле: не явились,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Действие Положительных Эмоций" обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к индивидуальному предпринимателю Скавыш Евгению Леонидовичу, обществу с ограниченной ответственностью "Небесные Фонарики" о защите исключительных прав на товарный знак путём:

- возложения на индивидуального предпринимателя Скавыш Е.Л. обязанности прекратить использование в сети Интернет в доменном имени "nebesniefonariki.ru" обозначение "nebesniefonariki", "небесные фонарики" в рекламе, предложении товаров, однородных товарам 28 класса МКТУ; -

- запрещения обществу с ограниченной ответственностью "Небесные фонарики" использовать фирменное наименование "Небесные фонарики" путём изменения фирменного наименования, исключив из него обозначение "небесные фонарики" (с учетом уточнения предмета иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - далее АПК РФ).

Решением арбитражного суда первой инстанции от 13.02.2012, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 02.05.2012, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.10.2012 решение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

При рассмотрении дела судом первой инстанции истец уточнил исковые требования, согласно которым просил:

- обязать индивидуального предпринимателя Скавыш Е.Л. прекратить использовать в сети "Интернет" в доменном имени nebesniefonariki.ru (www.nebesniefonariki.ru) обозначение "nebesniefonariki";

- обязать индивидуального предпринимателя Скавыш Е.Л. прекратить использовать обозначения "nebesniefonariki", "небесные фонарики" в рекламе, предложении товаров и услуг, связанных с введением в гражданский оборот товаров, однородных 28 классу Международного классификатора товаров и услуг;

- запретить обществу с ограниченной ответственностью "Небесные Фонарики" использование фирменного наименования "Небесные Фонарики" путем изменения фирменного наименования, исключив из него обозначение "небесные фонарики" в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента вступления решения арбитражного суда Приморского края по настоящему делу в законную силу.

Указанные уточнения иска приняты судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 05.02.2013 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, истец обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить заявленные им требования.

В апелляционной жалобе заявитель оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что ответчиком реализуются изделия небесные фонарики, не являющиеся игрушками, в то время как истец обладает исключительным правом на товары 28 класса МКТУ, поскольку считает, что указанный вывод сделан без ссылок на доказательства реализации ответчиком именно таких товаров. Полагает также, что решение суда первой инстанции не содержит мотивов, по которым отказано в удовлетворении исковых требований к ООО "Небесные фонарики".

В канцелярию суда от предпринимателя поступил отзыв на апелляционную жалобу, который приобщён судом к материалам дела в порядке статьи 262 АПК РФ. В отзыве ответчик указал на законность и обоснованность принятого по делу решения, просил оставить его без изменения, жалобу - без удовлетворения.

25.04.2013 в канцелярию суда от истца поступило заявление об отказе от исковых требований, предъявленных к предпринимателю, в полном объёме, исковые требования к ООО "Небесные фонарики" просил удовлетворить.

В заседании суда апелляционной инстанции предприниматель на доводы апелляционной жалобы возразил, решение суда первой инстанции просил оставить без изменения.

Иные лица, участвующие в деле, не явились, что согласно статье 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению жалобы в их отсутствие.

Суд, руководствуясь статьями 163, 184, 185 АПК РФ, определил объявить перерыв в судебном заседании до 07.05.2013 до 09 часов 45 минут. Об объявлении перерыва лица, участвующие в деле, уведомлены в соответствии с Информационным Письмом Президиума ВАС РФ N 113 от 19.09.06 "О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" путем размещения на официальном сайте суда информации о времени и месте продолжения судебного заседания.

После перерыва рассмотрение апелляционной жалобы продолжено в том же составе суда. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного разбирательства, в заседание суда апелляционной инстанции не явились, что согласно статье 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению жалобы в их отсутствие.

Исследовав и оценив материалы дела, апелляционная коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ от заявленного требования, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает заявление по существу (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Рассмотрев ходатайство истца об отказе от исковых требований, предъявленных к предпринимателю, судебная коллегия пришла к выводу о том, что каких-либо препятствий для принятия данного отказа не имеется: отказ не противоречит закону и иным нормативным правовым актам, а также не нарушает права других лиц, участвующих в деле.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ отказ истца от иска и принятие отказа арбитражным судом является основанием для прекращения производства по делу.

Руководствуясь вышеизложенными положениями, суд апелляционной инстанции прекращает производство по делу в части исковых требований, предъявленных к предпринимателю.

Рассмотрев требование истца о запрете ООО "Небесные фонарики" использовать фирменное наименование "Небесные фонарики" путём изменения фирменного наименования, исключив из него обозначение "небесные фонарики" в срок не позднее 10 календарных дней с момента вступления судебного акта в силу, апелляционная коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно части 6 статьи 1252 ГК, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателем по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя, но требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента (постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 N 985/10).

Проведя сравнительный анализ товарного знака истца и спорного обозначения, используемого ответчиком, апелляционная коллегия установила, что они являются тождественными, поскольку на основании пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В настоящем случае принадлежащий истцу товарный знак и фирменное наименование тождественны по всем признакам.

Свидетельство на товарный знак "Небесные фонарики" выдано истцу в отношении класса товаров 28 МКТУ - игры, игрушки.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, полученной судом апелляционной инстанции посредством получения информации через внутренний портал Высшего Арбитражного Суда РФ, на дату 30.04.2013 в качестве дополнительного вида экономической деятельности ответчиком осуществляется деятельность по оптовой и розничной торговле играми и игрушками.

Проанализировав информацию, размещённую на сайте в сети Интернет "nebesniefonariki.ru", апелляционная коллегия установила, что посредством указанного сайта общество осуществляет предложение к продаже небесных фонариков, размещает информацию об указанном товаре и его стоимости и иную информацию. В частности, в разделе сайта "О нас" содержится информация о достижениях компании "Небесные фонарики", размещены дипломы, письма, платёжное поручение в подтверждение оплаты "затрат на приобретение подарков для малоимущих на Пасху". Совокупный анализ этих данных свидетельствует о том, что именно ООО "Небесные фонарики" осуществляет предложение к продаже товара - небесные фонарики.

Следовательно, использование обществом обозначения "Небесные фонарики" в фирменном наименовании при осуществлении оптовой и розничной торговли играми и игрушками может ввести в заблуждение потребителя и (или) контрагента в результате его сходства с товарным знаком истца, охраняемым свидетельством N 385064 от 30.07.2009.

Свидетельство на товарный знак "Небесные фонарики" выдано истцу 30.07.2009 с приоритетом действия - 31.07.2007.

ООО "Небесные фонарики" зарегистрировано 02.04.2010.

Следовательно, с учётом положений части 6 статьи 1252 ГК РФ истец вправе требовать запрета на использование обозначения "Небесные фонарики" в фирменном наименовании общества, поскольку последнее тождественно товарному знаку, зарегистрированному за истцом.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Часть 6 статьи 1252 ГК РФ конкретизирует возможные способы восстановления нарушенного права относительно спорного случая, к которым, в частности, относится полный или частичный запрет на использование фирменного наименования. Под частичным запретом на использование в отношении фирменного наименования понимается запрет на его использование в определенных видах деятельности.

По существу заявленное истцом к обществу требование имеет своей целью недопущение создания ассоциации между деятельностью общества по продаже игр и игрушек - небесные фонарики и реализуемыми истцом товарами (игры, игрушки) под товарным знаком "небесные фонарики".

При этом апелляционная коллегия установила, что общество осуществляет и иные виды экономической деятельности, помимо продажи игр и игрушек, в частности, небесных фонариков.

С учётом указанного обстоятельства полный запрет на использование обозначения "Небесные фонарики" в отношении всех видов экономической деятельности, осуществляемых ответчиком, является неправомерным.

Руководствуясь вышеизложенными положениями, апелляционная коллегия пришла к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленного истцом к обществу требования в части запрета обществу использовать обозначение "Небесные фонарики" в фирменном наименовании в сфере оптовой и розничной торговли играми и игрушками.

В удовлетворении требования о запрете ответчику использовать фирменное наименование "Небесные фонарики" в отношении иных осуществляемых обществом видов деятельности апелляционная коллегия отказывает.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению между сторонами согласно статье 110 АПК РФ.

Как разъяснено в пункте 9.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.03.2007 N 117 "Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации", в случаях прекращения производства по делу судом апелляционной или кассационной инстанции и отмены всех судебных актов в связи с отказом истца от иска вопрос о возврате уплаченной при подаче иска государственной пошлины должен решаться на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ судом, прекратившим производство по делу.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ в случае прекращения производства по делу или оставления заявления без рассмотрения судом общей юрисдикции или арбитражным судом уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью.

При подаче искового заявления истцом по платёжному поручению N 366 от 21.09.2011 оплачена государственная пошлина в размере 4 000 рублей. Вместе с тем, с учётом уточнения требования при новом рассмотрении спора судом первой инстанции истцом заявлено три самостоятельных требования неимущественного характера. Следовательно, согласно пункту 4 части 1 статьи 333.21 НК РФ размер государственной пошлины по иску составляет 12 000 рублей. Поскольку по результатам рассмотрения апелляционной жалобы удовлетворено одно требование неимущественного характера, а в отношении двух требований, предъявленных к предпринимателю, производство прекращено в связи с отказом истца от них, возврат государственной пошлины согласно пункту 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ не осуществляется. Поскольку апелляционная жалоба удовлетворена, с ответчика в пользу истца согласно статье 110 АПК РФ подлежат взысканию расходы истца в размере 4 000 рублей - за подачу иска, 4 000 рублей - за подачу апелляционных жалоб, 2 000 рублей - за подачу кассационной жалобы, всего - 10 000 рублей.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 05.02.2013 по делу N А51-15824/2011 отменить.

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Действие положительных эмоций" от исковых требований, предъявленных к индивидуальному предпринимателю Скавыш Евгению Леонидовичу.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Небесные фонарики" использование обозначения "Небесные фонарики" в фирменном наименовании в сфере оптовой и розничной торговли играми и игрушками.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Небесные фонарики" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Действие положительных эмоций" расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 4 000 рублей, по апелляционным жалобам - 4 000 рублей, по кассационной жалобе - 2 000 рублей.

Арбитражному суду Приморского края выдать исполнительный лист.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

Т.А. Аппакова

Судьи

А.В. Ветошкевич Н.А. Скрипка