Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 мая 2013 г. N 09АП-11397/13

г. Москва

17 мая 2013 г.

Дело N А40-154813/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 13 мая 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 мая 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Маковеева Алексея Васильевича на решение Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2013 года по делу N А40-154813/2012, принятое судьей Н.Ю. Каревой,

по иску БУРГЕР КИНГ КОРПОРЕЙШН (BURGER KING CORPORATION) к Маковееву Алексею Васильевичу третье лицо: ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"

об обязании прекратить использование товарных знаков в доменных именах и взыскании 500 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Лупенко О.В. (по доверенности от 17.08.2012)

от ответчика: Константинов В.В. (по доверенности от 18.02.2013)

в судебном заседании не явились представители:

третьего лица: извещено.

УСТАНОВИЛ:

Компания БУРГЕР КИНГ КОРПОРЕЙШН (BURGER KING CORPORATION) (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Маковееву Алексею Васильевичу (далее - ответчик) об обязании прекратить использование товарных знаков "BURGERKING" и "BURGER - KING" в доменных именах burgerking.su и burger-king.su, а также о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей.

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ".

Решением суда первой инстанции от 21.02.2013 исковые требования были удовлетворены частично.

Суд обязал Маковеева Алексея Васильевича прекратить использование словесного обозначения "BURGERKING" сходного до степени смешения с товарными знаками N 115225 и N 381760, принадлежащими BURGER KING CORPORATION (БУРГЕР КИНГ КОРПОРЕЙШН), в доменных именах burgerking.su и burger-king.su.

Взыскано с Маковеева Алексея Васильевича в пользу BURGER KING CORPORATION (БУРГЕР КИНГ КОРПОРЕЙШН) 200 000 рублей компенсации, а также и 11 000 рублей расходов по уплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Маковеев А.В. обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает на то, что товарный знак истца не зарегистрирован в отношении товаров, работ или услуг, относящихся к 35 классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), истец не размещает на сайтах информацию в отношении 16, 29, 30, 32, 42, 43 классов МКТУ; в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие использование товаров и услуг истца по 16, 29, 30, 32, 42, 43 классам МКТУ; что размер взыскиваемой судом компенсации не является разумным и соразмерным допущенному нарушению.

Представитель ответчика апелляционную жалобу поддержал по доводам, изложенным в ней.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по доводам, изложенным в письменных объяснениях.

Третье лицо, надлежащим образом уведомленное о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в заседании не направило.

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в отсутствие третьего лица, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда на основании следующего.

Как следует из материалов дела и установлено апелляционным судом, правообладателем товарного знака "BURGER KING" является BURGER KING CORPORATION, что подтверждается свидетельствами на товарный знак N 115225 и N 381760.

На сайтах www.burgerking.su и www.burger-king.su, размещенных в сети Интернет и представляющих коммерческую деятельность субъектов предпринимательства, размещена информация о франшизе сети ресторанов "МИСТЕР БУРГЕР".

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ.

Материалами дела подтверждается, что ответчик является администратором доменных имен burgerking.su и burger-king.su.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В Постановлении от 11.11.2008 N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал на то, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Ответчик предлагает франшизу "МИСТЕР БУРГЕР" третьим лицам на сайтах, наименование которых сходно до степени смешения с товарным знаком "BURGER KING" в сети Интернет, что подтверждается представленными в материалы дела протоколами осмотра нотариусом письменных доказательств от 18.06.2012 и 23.11.2012.

Истец не заключал лицензионных договоров об использовании товарного знака с ответчиком.

Поскольку истец не давал ответчику разрешения на использование принадлежащего ему товарного знака "BURGER KING", суд апелляционной инстанции полагает обоснованными требования истца об обязании ответчика прекратить использование товарных знаков "BURGERKING" и "BURGER - KING" в доменных именах burgerking.su и burger-king.su.

Сеть Интернет представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Следовательно, наличие у ответчика прав по администрированию доменов предоставляет истцу реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет.

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что реклама и предложение к продаже услуг ресторанов быстрого питания "Mr. Burger" на условиях договора коммерческой концессии относятся к услугам 35 класса МКТУ и что товарный знак истца не зарегистрирован в отношении товаров, работ или услуг, квалифицирующихся по 35 классу МКТУ, истец не размещает на сайтах информацию в отношении 16, 29, 30, 32, 42, 43 классов МКТУ, отклоняется апелляционной коллегией, поскольку по смыслу подпункта 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ предложение об оказании услуг и реклама являются одними из способов использования товарного знака в отношении услуг, для которых он зарегистрирован.

Перечень услуг 42 и 43 классов МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, включает в себя услуги ресторанов, в том числе ресторанов быстрого питания. Таким образом, оспариваемые доменные имена используются для продвижения услуг аналогичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие использование товаров и услуг истца по 16, 29, 30, 32, 42, 43 классам МКТУ отклоняется судебной коллегией, поскольку противоречит материалам дела.

Статьей 1515 ГК РФ установлено, что лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом, по усмотрению суда.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.09 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции с учетом характера и обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения правомерно удовлетворил требования истца в сумме 250 000 рублей.

При этом при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции основывался на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, учел характер и масштаб допущенного правонарушения.

Ответчик доказательств чрезмерности взыскиваемой суммы и своего материального положения, как физического лица, суду не представил.

Суд апелляционной инстанции, оценив приведенные истцом в обоснование требований доводы, степень вины нарушителя, пришел к выводу, что размер компенсации в размере 200 000 руб., взыскиваемой судом первой инстанции, является разумным, справедливым и соразмерным по отношению к допущенному ответчиком нарушению.

В силу положений части 2 пункта 3 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Согласно части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2013 года по делу N А40-154813/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев Н.В. Лаврецкая