Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2013 г. N 15АП-4995/13

город Ростов-на-Дону

24 июня 2013 г.

дело N А53-24491/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июня 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 июня 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Глазуновой И.Н., судей Тимченко О.Х., Фахретдинова Т.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ильенко А.О., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ростинжиниринг" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 01.03.2013 по делу N А53-24491/2012 (судья Лусегенова З.С.) по иску общества с ограниченной ответственностью "Спецдорстрой" к обществу с ограниченной ответственностью "Ростинжиниринг", обществу с ограниченной ответственностью "Руттранс" о взыскании убытков в виде упущенной выгоды за нарушение исключительных прав,

при участии:

от истца: представитель Левченко С.В. (доверенность N 2 от 21.05.2013);

от ответчиков:

от ООО "Ростинжиниринг": представители Чилов Р.И. (доверенность N 1-А от 08.04.2013), Животов А.В. (доверенность от 20.09.2012);

от ООО "Руттранс": не явился, извещен (почтовое уведомление N 34400261428280);

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Спецдорстрой" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ростинжиниринг" о взыскании 2 000 000 рублей компенсации, 3 200 000 убытков в виде упущенной выгоды, к обществу с ограниченной ответственностью "Руттранс" о взыскании 1 000 000 рублей компенсации (с учетом уточнений первоначально заявленных требований, произведенных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (т. 3, л.д. 72)).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчики незаконно использовали товарный знак "МУЛЬТИГРЕЙД", права на который принадлежат истцу. В период с марта 2011 года до 31.03.2012 ООО "Руттранс", директором которого является Романов Д.А., незаконно размещало в системе Интернет рекламные объявления, ссылки, а также обновления на сайте rostenginiring.ru, иные сведения о том, что ООО "Ростинжиниринг", директором которого является также Романов Д.А., осуществляет производство и продажу холодного асфальта "Мультигрейд", продажу и аренду оборудования для производства и укладки холодного асфальта, доставку в любые регионы. У ООО "Руттранс" отсутствовали права на рекламирование продукции с товарным знаком "Мультигрейд". По мнению истца, ООО "Ростинжиниринг" с марта 2011 года до 01.04.2012 осуществляло незаконное производство и поставку холодного асфальта "Мультигрейд". 01.04.2012 ООО "Ростинжиниринг" заключило с ООО "Фирма Дорога" договор поставки 400 тонн холодного асфальта "Мультигрейд-Дор", обозначение "Мультигрейд-Дор" является сходным до степени смешения с товарным знаком истца "Мультигрейд".

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 01.03.2013 с ООО "Ростинжиниринг" в пользу ООО "Спецдорстрой" взыскано 300 000 рублей компенсации, в остальной части требований отказано. Суд указал на недоказанность исковых требований в отношении ответчика ООО "Руттранс". В тоже время суд пришел к выводу, что ООО "Ростинжиниринг" размещало в сети Интернет информацию о производстве продукции под товарным знаком истца, также заключило с ООО "Фирма Дорога" договор поставки 400 тонн холодного асфальта "Мультигрейд-Дор", чем допустило нарушение исключительного права истца путем предложения к продаже товара под товарным знаком "Мультигрейд".

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Ростинжиниринг" обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило отменить решение суда, в удовлетворении исковых требований отказать полностью.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что ранее товар со спорным товарным знаком приобретался у первоначального правообладателя исключительных прав на товарный знак ООО "Дорожник", а также у других с согласия правообладателя, что подтверждается договором поставки, товарными наклдаными. Суд не учел положения статьи 1487 ГК РФ о введении в оборот товара с названием "Мультигрейд" с согласия правообладателя до возникновения спора. Реализацию товара с товарным знаком "Мультигрейд" осуществляет множество организаций, которые и осуществляют рекламу данного товара в сети Интернет. Нахождение в сети Интернет рекламной информации о том, что ООО "Ростинжиниринг" осуществляет производство и продажу товара с товарным знаком "Мультигрейд", не является доказательством того, что данная информация размещена ответчиком. В самом договоре поставки N 7, заключенном ответчиком с ООО "Дорога" 02.04.2012 содержится пункт 5.1., согласно которому поставка товара осуществляется только при условии полной оплаты с даты поступления денежных средств на счет Продавца, поэтому ответчик мог поставить товар покупателю с товарным знаком "Мультигрейд" в течение срока действия договора до 31.12.2012, приобретя данный товар у любых поставщиков, в том числе у правообладателя ООО "Дорожник".

В отзыве истец просит решение суда в части взыскания компенсации с ООО "Ростинжиниринг" изменить, увеличив ее размер до 1000000 руб., в апелляционной жалобе ответчика отказать. Истец указывает, что ответчик не собирался приобретать товар "Мультигрейд" ни у правообладателя, ни у других производителей, поскольку незаконно выдавал себя за производителя товара, что подтверждают технические условия на "Асфальтобетон холодный", утвержденные директором ответчика, также демпинговая цена, указанная в договоре поставки с ООО "Фирма Дорога". Товара в указанном в договоре поставки количестве у ответчика не было. Доводы ответчика о приобретении у других поставщиков товара противоречат его доводам о наличии такого количества товара по договору с правообладателем. Суд не дал оценки показаниям свидетеля Лавроненко о предоставлении ему "образца" холодного асфальта, который по заключению экспертизы, не имеет ничего общего с товарным знаком Мультигрейд". Доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом являются несостоятельными.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои доводы и возражения, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве соответственно.

Судебное заседание проведено в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Законность и обоснованность решения суда проверены в соответствии со статьями 266 - 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в обжалованной части (удовлетворения иска) с учетом доводов отзыва об увеличении суммы компенсации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем словесного товарного знака "МУЛЬТИГРЕЙД" (свидетельство о регистрации N 404804, по заявке N 2009703793 с приоритетом от 20.02.2009), в отношении товаров 19 класса и услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (Приложение N 3 к свидетельству N 4040804), в соответствии с договором от 12.11.2010 об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак, приобретенный у ООО "Дорожник" (т.1 л.д.11-12, 13,14).

10.11.2009 между ООО "Дорожник" (поставщик) и ООО "Ростинжиниринг" (покупатель) был заключен договор поставки N 37 холодного асфальта "Мультигрейд".

В 2009-2010 годах ООО "Ростинжиниринг" приобретал у ООО "Строитель" товар различных модификаций под названиями "Мультигрейд", "Мультигрейд Биг Бэг", "Мультигрейд Биг", что подтверждается товарными накладными.

02.04.2012 ООО "Ростинжиниринг" (поставщик) заключил с ООО "Фирма Дорога" (покупатель) договор поставки N 7 от 02.04.2012, согласно которому поставщик обязался передать в собственность покупателя товар: 400 тонн холодной асфальтовобетонной смеси по цене 8 000 руб. за 1 тонну. В связи с заключением договора поставщиком выставлены покупателю счета на оплату товара N 19 от 09.12.2011, N 5 от 01.04.2012, переданы технические условия на "Асфальтобетон холодный", которые утверждены генеральным директором ООО "Ростинжиниринг" как его изготовителем.

Указывая, что 03.04.2012 истцу стало известно о нарушении принадлежащих ему исключительных прав путем заключении договора между ООО "Ростинжиниринг" и ООО "Фирма "Дорога" на поставку холодного асфальта, а также путем размещения в системе Интернет, на сайте принадлежащем ООО "Руттранс" рекламы о том, что ООО "Ростинжиниринг" осуществляет производство и продажу холодного асфальта "МУЛЬТИГРЕЙД", истец обратился в суд.

В силу части 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о недоказанности наличия причинно-следственной связи между действиями ответчика и неполучением истцом доходов от реализации продукции - холодной асфальтовобетонной смеси "Мультигрейд", доказательств. подтверждающих размер убытков, в связи с чем отказал во взыскании с ООО "Ростинжиниринг" убытков в виде упущенной выгоды в размере 3 200 000,00 руб.

В данной части, а также в части отказа в иске к ООО "Руттранс" решение не обжаловано, апелляционным судом не проверяется.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 названной статьи установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Таким образом, из названных норм следует, что при нарушении исключительного права на товарный знак необходимо доказывать совершение нарушителем целенаправленных действий по незаконному использованию этого товарного знака.

Суд первой инстанции посчитал установленным фактом размещение в сети Интернет информации о производимой и реализуемой ООО "Ростинжиниринг" продукции с использованием товарного знака истца, а также расценил факт заключения ООО "Ростинжиниринг" договора N 7 от 02.04.2012 на поставку 400 тонн холодной асфальтовобетонной смеси "Мультигрейд", как нарушение исключительных прав истца.

В тоже время, суд указал на отсутствие доказательств фактического изготовления и реализации ответчиком продукции как покупателю по указанному договору поставки, так и иным покупателям. Таким образом, суд первой инстанции, взыскивая денежную компенсацию, исходил из наличия в действиях ООО "Ростинжиниринг" состава гражданского правонарушения, предусмотренного пунктами 4, 5 статьи 1477 ГК РФ.

Апелляционный суд не может согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что распечатки страниц из сети "Интернет" с рекламной информацией о том, что ООО "Ростинжиниринг" осуществляет производство и продажу товара с товарным знаком "Мультигрейд", являются достаточным доказательством размещения названной рекламы именно ООО "Ростинжиниринг".

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что данная информация размещена именно ООО "Ростинжиниринг". Доказательств того, что администратором домена ROSTENGINIRING.ru является ответчик, в деле не имеется, представленные в материалы дела распечатки страниц с сайта не заверены надлежащим образом.

Согласно статье 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

В соответствии с абзацами третьим и четвертым статьи 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц, однако неявка их не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств. Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.

Истец не был лишен возможности произвести обеспечение доказательств, однако это им сделано не было.

Ссылки истца на то, что ответчиком незаконно распространяется товар - асфальтобетон холодный "Мультигрейд", что подтверждается заключением экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, правомерно не приняты судом первой инстанции во внимание, поскольку из описательной части заключения специалиста N 04800500759 следует, что для экспертизы был представлен образец асфальтной смеси N 1, подписанный Лавренко М.М., с указанием на нем наименования товара "Асфальтовая смесь из ООО "Ростинжиниринг".

Образец товара у ответчика с наименованием, включающим название "Мультигрейд" в установленном законом порядке не изымался, для производства экспертных исследований не представлялся.

Апелляционный суд соглашается с доводами апелляционной жалобы, что товар, содержащий наименование "Мультигрейд", ранее вводился в оборот ответчиком именно с согласия правообладателя, что подтверждается представленными в материалы дела договорами поставки, товарными накладными. Кроме того, как указывает сам истец, одновременно с заключением спорного договора поставки ответчик передал покупателю ООО "Фирма "Дорога" копию сертификата соответствия на товар, в котором изготовителем указан ООО "Дорожник" (т.1 л.д.22). Таким образом, ответчик не скрывал от покупателя информацию о том, что производителем товара "Мультигрейд" он не является. Следовательно, действия ответчика не могли ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Представленные технические условия на "Асфальтобетон холодный", в котором производителем указан ответчик, не подтверждают заявленные исковые требования, поскольку не содержат наименования "Мультигрейд". При этом истец не отрицает, что наименование "Мультигрейд" применяется к одному из множества видов технологий изготовления асфальтобетона.

Факт предложения к продаже может подтверждаться актом проверочной закупки и актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств, проведенных в установленном законом порядке.

В соответствии с частью 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В материалах дела отсутствуют сведения о фактической продаже контрафактного товара, при этом сам товар из оборота в установленном законом порядке не изымался.

Апелляционный суд исходит из положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая предполагает добросовестность участников гражданских правоотношений. Таким образом, все участники гражданский правоотношений являются добросовестными исполнителями своих прав и обязанностей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации предметом договора купли-продажи может быть как товар, имеющийся в наличии у продавца в момент заключения договора, так и товар, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара (договор купли-продажи будущей вещи).

Апелляционный суд полагает невозможным применение гражданско-правовой ответственности за предложение к продаже будущей вещи, в отношении которой не может быть установлена ее контрафактность. Предположительные доводы о том, что ответчик сам изготовит и будет поставлять контрафактный товар, содержащий наименование "Мультигрейд", при наличии реальной возможности у ответчика приобрести товар, легально введенный в оборот, у соответствующих фирм-изготовителей, не могут влечь гражданско-правовой ответственности.

Апелляционный суд учитывает, что, несмотря на то, что истец является правообладателем товарного знака "Мультигрейд" с 10.06.2011 (регистрация договора отчуждения исключительных прав в Роспатенте), иными юридическими лицами ранее (в том числе и до регистрации товарного знака) товар с наименованием "Мультигрейд" был введен в гражданский оборот на территории РФ также и иными юридическими лицами, производителями аналогичного товара, что свидетельствует о возникновении у них права преждепользования. Ответчик, таким образом, не лишен возможности приобрести товар с наименованием "Мультигрейд" у легального производителя в целях его дальнейшей перепродажи.

Спорный договор поставки имеет признаки смешанного договора и содержит в себе элементы договора поставки и купли-продажи вещи, которая будет создана в будущем. Истцом не оспорены доводы ответчика о возможности приобрести легально произведенный товар. Кроме того, сам спорный договор и технические условия наименования "Мультигрейд" не содержат. Такое наименование указано только в счете на предварительную оплату. При таких обстоятельствах в действиях ответчика не усматривается состава гражданского правонарушения, предусмотренного пунктами 4, 5 статьи 1477 ГК РФ.

Кроме того, апелляционный суд учитывает, что ООО "Дорожник", ООО "Ростинжиниринг", ООО "Спецдорстрой" имели одних и тех же учредителей. При этом, между ООО "Дорожник", которое являлось правообладателем товарного знака, и ООО "Ростинжиниринг" существовали гражданско-правовые отношения, связанные с реализацией товара под товарным знаком "Мультигрейд". О заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак истцу ООО "Ростинжиниринг" осведомлен не был.

Как следует из выписок из ЕГРЮЛ истец и ООО "Фирма Дорога" являются взаимозависимыми лицами, поскольку в состав учредителей обоих обществ входит Левченко С.В. Зная о введении в оборот спорного товара ответчиком с разрешения правообладателя, истец обратился в суд о защите своих исключительных прав в отношении еще не созданной вещи, указывая на то, что не намерен осуществлять поставку холодного асфальта с наименованием "Мультигрейд" ответчику. Данные обстоятельства свидетельствуют о злоупотреблении правом. Такая оценка действий истца соответствует правовой позицией ВАС РФ, изложенной в п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ", согласно которой признается злоупотребление правом случаи, когда в результате недобросовестных действий самого истца возникает юридический факт, правомерность которого впоследствии оспаривается им же в судебном порядке.

Поскольку истец не доказал, что в действиях ООО "Ростинжиниринг" имеется нарушение исключительных прав истца на товарный знак, решение суда в обжалованной части - удовлетворения иска и взыскания с ответчика ООО "Ростинжиниринг" государственной пошлины в доход федерального бюджета, подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в иске (пункты 2, 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судебные расходы по итогам рассмотрения апелляционной жалобы подлежат перераспределению в порядке, установленном статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При подаче искового заявления истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины. Суд первой инстанции, исходя из имущественного положения истца, в соответствии со статьей 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшил размер возлагаемой на истца госпошлины. Апелляционный суд полагает возможным также уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей взысканию с истца в доход федерального бюджета, до размера, определенного судом первой инстанции - 18 294,00 руб., не меняя решение суда первой инстанции в данной части.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 01.03.2013 по делу N А53-24491/2012 в части удовлетворения иска отменить.

Принять в указанной части новый судебный акт об отказе в иске.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Спецдорстрой" (ОГРН 1086161000177) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ростинжиниринг" (ОГРН 1086161002509) 2000 рублей судебных расходов по апелляционной жалобе.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий двух месяцев с даты изготовления в полном объеме.

Председательствующий

И.Н. Глазунова

Судьи

О.Х. Тимченко Т.Р. Фахретдинов