Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2013 г. N 13АП-1850/13

г. Санкт-Петербург

05 марта 2013 г.

Дело N А56-5030/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 марта 2013 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Савицкой И.Г.,

судей Лопато И.Б., Семеновой А.Б.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарём Беляевой Ю.А.,

при участии:

от истца: Осетинский А.Л. по доверенности от 08.11.2012;

от ответчика: Сурмий В.В. по доверенности от 10.01.2013 N 10;

от третьего лица: не явился, извещен;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-1850/2013) закрытого акционерного общества "Холод Славмо" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.12.2012 по делу N А56-5030/2012 (судья Кожемякина Е.В.), принятое

по заявлению закрытого акционерного общества "Холод Славмо"

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 1"

о взыскании 200 000 руб.

установил:

закрытое акционерное общество "Холод Славмо" (местонахождения: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Кирова, дом 35, основной государственный регистрационный номер 1021000507340; далее - ЗАО "Холод Славмо", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" (местонахождения: 191124, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 74, литера А, основной государственный регистрационный номер 1027809206457; далее - ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт", ответчик) 200 000 руб. компенсации,а также 7 000 руб. расходов по госпошлине и 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

Определением от 21.03.2012 суд первой инстанции привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 1" (место нахождения: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 17, основной государственный регистрационный номер 1097847020721; далее - ООО "Хладокомбинат N 1", третье лицо).

Решением от 07.12.2012 суд в удовлетворении исковых требований отказал.

В апелляционной жалобе общество "Холод Славмо", ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просит судебный акт от 07.12.2012 по настоящему делу отменить и иск удовлетворить. Как считает податель жалобы, правовой охране принадлежащих ему товарных знаков подлежит не только словосочетание "Холод Славмо", но и само изображение в виде волнистых фоновых линий, так как именно оно, выполненное в синей и золотой цветовой гамме, расположение иных, включая неохраняемые элементы, несут в себе отличительную способность выпускаемой истцом продукции, влияющую на ее общее восприятие потребителем. Как указывает ЗАО "Холод Славмо", согласно социологическому опросу, проведенному открытым акционерным обществом "Всероссийский центр изучения общественного мнения" (далее - ОАО "ВЦИОМ"), в силу схожести элементов, цветового оформления упаковок, применяемых истцом и ООО "Хладокомбинат N 1", покупатели воспринимают такой товар как одного производителя. Кроме того, как полагает податель жалобы, ответчик не представил доказательств законности действий по распространению спорной продукции третьего лица.

Третье лицо, извещенное о времени и месте судебного заседания по правилам статьи 123, абзаца 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), пункта пятого Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", в судебное заседание не явилось, что в силу статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела без его участия.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении апелляционной жалобы, а представитель ответчика возражал против ее удовлетворения, ссылаясь на несостоятельность приведенных в ней доводов.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как усматривается из материалов дела, ЗАО "Холод Славмо" является правообладателем товарных знаков: изобразительный товарный знак по свидетельству N 422534, приоритет товарного знака от 14.07.2010, дата регистрации 13.11.2010, выдан в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в том числе мороженое. Товарный знак представляет собой изображение в виде синих и желтых (золотистых) полос переменной ширины, вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью и размещенного между третьей и четвертой строками надписи изображения в виде окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись "ХОЛОД СЛАВМО", выполненные в темно-голубом и белом цветах. По центру в четыре строки выполнены следующие надписи: "Трубочка" - крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв белого цвета; "сахарная", "в шоколадной глазури", "пломбир" - средним печатным шрифтом белого цвета с контурной обводкой букв красного цвета; изобразительный товарный знак по свидетельству N 428080, приоритет товарного знака от 11.02.2010, дата регистрации 19.01.2011, выдан в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе мороженое. Товарный знак представляет собой два совмещенных и расположенных последовательно сверху вниз одинаковых изображения, аналогичных товарному знаку N 422534, а также полосы белого и серого цвета с левой и правой сторон; изобразительный товарный знак по свидетельству N 422533, приоритет товарного знака от 14.07.2010, дата регистрации 13.11.2010, выдан в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе мороженое. Товарный знак представляет собой изображение в виде синих и желтых (золотистых) полос переменной ширины, вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью и размещенного между третьей и четвертой строками надписи изображения в виде окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись "ХОЛОД СЛАВМО", выполненные в темно-голубом и белом цветах. По центру в четыре строки выполнены следующие надписи: "Трубочка" - крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв белого цвета; "сахарная", "в шоколадной глазури", "крем-брюле" - средним печатным шрифтом белого цвета с контурной обводкой букв красного цвета.

Выявив реализацию ответчиком на автозаправочных станциях мороженого "Сахарная трубочка пломбир" и "Сахарная трубочка пломбир крем-брюле" производства ООО "Хладокомбинат N 1", что нарушает, по мнению истца, его права как правообладателя на соответствующую упаковку, общество "Холод Славмо" направило 07.12.2012 обществу "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" соответствующую претензию о прекращении означенных действий.

Оставление ответчиком приведенной просьбы без исполнения послужило подом для обращения истцом в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении предъявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что ЗАО "Холод Славмо" не доказал факт обладания правами, в отношении которых им заявлена судебная защита, и при наличии документального подтверждения законности использования третьим лицом соответствующих изображений в качестве товарных знаков на выпускаемой продукции.

Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает решение суда не подлежащим отмене в свете следующего.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исключительное право на товарный знак может быть использовано для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Согласно подпункту 1 пункта 4 указанной статьи Кодекса правообладатель вправе по своему выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

По смыслу приведенных нормативных положений компенсация подлежит взысканию при доказанности незаконного использования товарного знака как средства индивидуализации и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Обжалуя судебный акт первой инстанции по настоящему спору, общество "Холод Славмо" ссылается на то, объектом правовой охраны зарегистрированных за ним товарных знаков является не только словосочетание "Холод Славмо", но и само изображение в виде фоновых линий, так как именно этот узор в виде чередующихся волнистых линий, в частности синего и золотого цветов, расположение отдельных неохраняемых элементов относится к фирменному отличию упаковки мороженого, выпускаемого истцом, формирует у покупателя впечатление схожести товаров до степени смешения. Следовательно, как полагает податель жалобы, в этом случае имеет место нарушения его прав как правообладателя.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с такой позицией ЗАО "Холод Славмо" в силу следующего.

Как видно из материалов дела, ЗАО "Хладокомбинат N 1" (правопредшественник третьего лица) в 2002 году запатентовало в качестве промышленного образца патент N 52995 (дата приоритета 30.04.2002), в котором рожок с мороженым расположен вертикально. Упаковка мороженого по патенту N52995 отличается выполнением центральной надписи названия продукта "Пломбир" крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв золотистого и белого цветов, при этом поверхность этикетки проработана двумя чередующимися цветными волнистыми линиями, цвет одной из которых золотистый, второй зеленый (вариант N 1), красный (вариант N 2), синий (вариант N 3).

Кроме того, ЗАО "Хладокомбинат N 1" осуществило регистрацию следующих товарных знаков в отношении 30 класса МКТУ, включающего мороженое:

- по свидетельству N 248535, дата подачи заявки 30.04.2002, дата регистрации 09.06.2003. Товарный знак по этому свидетельству представляет собой стилизованное изображение Деда Мороза и помещенного на нем орнаментного украшения в виде снежинки, выполненное в черно-белом цвете;

- по свидетельству N 274938, дата подачи заявки 26.08.2003, дата регистрации 09.09.2004, который представляет собой изображение синих и желтых (золотистых) волнистых полос переменной ширины;

- по свидетельству N 285684, дата подачи заявки 11.10.2004, дата регистрации 31.03.2005, содержащий изображение вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью, расположенного с наклоном влево от вертикальной оси на фоне вертикально размещенных бирюзовых и золотисто-желтых волнистых полос переменной ширины.

В рассматриваемом споре материалами дела однозначно подтверждается, что предложенный ответчиком продукт в количестве двух единиц оформлен в упаковке с элементами товарных знаков, а именно: фонового рисунка в виде синих, бирюзовых и золотистых волнистых полос переменной ширины вертикального расположения, а также иных реальных отличительных (доминирующих) изображений зарегистрированных за ООО "Хладокомбинат N 1" как их правообладателем (том дела 1, лист 98).

Возражения же подателя жалобы в соответствующей части, по сути, направлены на проверку законности регистрации за третьим лицом товарных знаков в предложенном им варианте, сходным, по мнению истца, по степени смешения с его товарными знаками и легитимизации за ним права на спорные изображения, что уже неоднократно являлось предметом судебной проверки и контроля компетентных органов, а, кроме того, находится за пределами настоящего спора.

Результатам социологического опроса, проведенного ОАО "ВЦИОМ" на предмет схожести упаковки, используемой конкурирующими субъектами при выпуске своей продукции, также уже была дана судебная оценка в деле N А56-70655/2011.

В частности, суды указали на то, что рядовой российский потребитель интересуется, прежде всего, качественными характеристиками приобретаемой им продукции. Именно данное обстоятельство, а не просто наличие тех или иных сходных элементов на упаковке (дизайнерское оформление товара), формирует интерес покупателя к продукту в целях его приобретения и обуславливает устойчивую потребительскую ассоциацию. Однако потребительские качества выпускаемого и предлагаемого к реализации конкурентами товара не исследовались и не выяснялись, равно как и их способность оказывать влияние на выбор покупателя.

Более того, Палата по патентным спора в феврале 2006 года (решение N 20037116751/50(983249), рассматривая возражения ЗАО "Холод Славмо" против предоставления правовой охраны товарному знаку третьего лица по свидетельству N 274938 указала на то, что, исходя из сравнительного анализа спорных знаков, они производят различное зрительное впечатление, так как фоновая композиция является второстепенным элементом, основное внимание потребителя при восприятии того или иного знака направлено на элементы, занимающие в нем доминирующее положение (словесные, оригинальные стилистические изображения) и влияющие на индивидуализацию товара.

Апелляционная инстанция не усматривает оснований для переоценки таких выводов суда и компетентных организаций в рамках настоящего спора.

При таком положении следует признать, что оба субъекта (истец и третье лицо) действовали в период, значимый для разрешения названного дела, в пределах предоставленных им исключительных прав и в условиях существующего и разрастающегося между ними конфликта, обусловленного жесткостью конкуренции, их не нарушали.

С учетом таких фактических обстоятельств спора у ответчика - общества "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" как реализовавшего легальный товар, произведенный ООО "Хладокомбинат N 1" с использованием принадлежащих ему средств индивидуализации, не имеется обязанности по выплате истцу компенсации с точки зрения правового регулирования гражданского законодательства.

Следовательно, отказав в удовлетворении предъявленных требований, суд первой инстанции вынес законный и обоснованный судебный акт, оснований, включая процессуальных, для отмены которого апелляционная инстанция не находит.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 2000 рублей относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьей 110, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.12.2012 по делу N А56-5030/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу ЗАО "Холод Славмо" - без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 28.12.2012 N 52, отнести на закрытое акционерное общество "Холод Славмо".

Председательствующий

И.Г. Савицкая

Судьи

И.Б. Лопато А.Б. Семенова