Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2013 г. N 09АП-18599/13

г. Москва

04 июля 2013 г.

Дело N А40-92509/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 01.07.2013 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 04.07.2013 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Расторгуева Е.Б.

судей: Лаврецкой Н.В., Левченко Н.И.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Параскевич Н.С.

Рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "СунСэйл" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.03.2013 г. по делу N А40-92509/2012, принятое судьей Тарасовым Н.Н.

по иску ООО "СунСэйл" к ООО "СПЕ групп" о защите права на полезную модель, взыскании убытков, запрета совершения действий

при участии в судебном заседании:

от истца: Бузмаков П.А. (генеральный директор, приказ N 1 от 01.12.2010); Ляпин А.А. (доверенность от 28.06.2013);

от ответчика: Саутина О.Н. (доверенность от 22.08.2012);

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "СунСэйл" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "СПЕ групп" о защите права на полезную модель N 113643, взыскании убытков в размере 2 310 руб., изъятии из оборота и уничтожения за счет ответчика контрафактных материальных носителей, оборудования, прочих устройств и материалов, используемых (предназначенных) для совершения нарушения исключительных прав истца на полезную модель и опубликовании решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Решением суда от 12.03.2013 г. в удовлетворении исковых требований отказано, а также с истца в пользу ответчика взысканы судебные издержки, связанные с оплатой расходов на экспертизу и на оплату услуг представителя по 25 000 рублей.

При этом суд исходил из того, что заключением экспертизы установлено, что при производстве форм для варки яиц без скорлупы, вводимых в гражданский оборот ответчиком, не используется каждый признак полезной модели по патенту РФ N 113643, кроме того, спорная продукция, на запрете ввода в гражданский оборот которой настаивает истец, была приобретена им у ответчика на основании договора поставки от 16.04.2012 г., в то время, как права на спорный патент на полезную модель были приобретены истцом только 06.06.2012 г., а ответчик до данного времени уже вводил в оборот свои изделия на основании контракта от 26.10.2011 г. и декларации о соответствии от 16.11.2011 г.; требование ответчика о взыскании расходов на оплату услуг представителя обоснованно, однако с учетом принципа разумности подлежит удовлетворению частично.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить указанное решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В апелляционной жалобе заявитель указал на то, что суд не рассмотрел ходатайство истца о заявлении отвода эксперту, суд отклонил вопросы, предлагаемые истцом, неправомерно отказал истцу в назначении повторной экспертизы; указывает, что эксперт в своем заключении не дал полного ответа на вопрос, поставленный судом, а также ссылается на то, что истец приобрел все права, принадлежавшие предыдущим правообладателям, на основании договора об отчуждении исключительного права с даты приоритета полезной модели.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, а также возместить за счет истца расходы на оплату услуг представителя 40 000 рублей.

Рассмотрев дело в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, ООО "СунСэйл" принадлежит исключительное право на полезную модель по патенту РФ N 113643 "Контейнер для приготовления яиц без скорлупы" на основании договора об отчуждении исключительного права N РД0100434 от 06.06.2012 г.

Считая, что ООО "СПЕ групп" является нарушителем исключительного права ООО "СунСэйл" в связи с введением в гражданский оборот на возмездной основе форм для варки яиц без скорлупы, в производстве которых, по мнению истца, в полном объеме используется его полезная модель, последний обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя - ООО "СунСэйл", в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии, вводимом в гражданский оборот ООО "СПЕ групп", каждого признака полезной модели по патенту N 113643, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели.

В целях установления данного факта суд первой инстанции на основании ходатайства ответчика назначил проведение патентно-технической экспертизы (определение Арбитражного суда г. Москвы от 22 октября 2012 года - т. 1 л.д. 114).

Производство экспертизы поручено эксперту ООО "Центр патентных судебных экспертиз" Ермаковой Елене Анатольевне, которая, согласно сертификату соответствия N 002279, действующим в период с 23 ноября 2011 года по 22 ноября 2014 года, является компетентным и соответствует требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов по специальности: "исследование объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления их использования" (т. 1 л.д. 101).

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: используется ли в изделии, вводимом в гражданский оборот ООО "СПЕ групп", каждый признак полезной модели по патенту РФ N 113643, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Экспертом с учетом предоставленных сторонами данных был проведен сопоставительный анализ признаков изобретения, приведенных в независимом пункте формулы изобретения по патенту N 113643 и признаков изделия, вводимого в гражданский оборот ответчиком, и сделан вывод о том, что в изделии, вводимом в гражданский оборот ООО "СПЕ групп" не используется каждый признак полезной модели по патенту N 113643, приведенный в независимых пунктах 1, 3 и 5 формулы полезной модели и представленных в таблице 1 под номерами 1-28 (том 1 л.д. 130).

Ссылка заявителя на то, что суд не рассмотрел ходатайство истца о заявлении отвода эксперту и отклонил вопросы, предлагаемые истцом, является несостоятельной на основании следующего.

Из материалов дела не следует, что истцом заявлялось ходатайство об отводе эксперта. Из ходатайства на листе дела 63 тома 1, в обоснование данного довода на которое ссылается истец, следует лишь, что истцом предложены суду свои вопросы, которые, по его мнению, следует поставить на разрешение эксперта, а также имеются возражения назначения экспертизы организации, предлагаемой ответчиком.

В соответствии с частью 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов, указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении. Окончательно вопрос о выборе экспертов (экспертного учреждения) решается судом (часть 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Довод истца о том, что эксперт в своем заключении не дал полного ответа на вопрос, поставленный судом, опровергается материалами дела, поскольку в экспертном заключении (том 1 л.д. 128) указаны нормативные акты, которыми эксперт руководствовался при определении эквивалентности признаков независимых пунктов формулы полезной модели, в заключении экспертом признано лишь эквивалентным использование признака 3 независимого пункта 1 формулы полезной модели, признака 13 независимого пункта 3 формулы полезной модели и признака 22 независимого пункта 5 формулы полезной модели.

Довод апелляционной жалобы о том, что судом необоснованно отказано в удовлетворении ходатайства истца о проведении повторной экспертизы, суд апелляционной инстанции отклоняет как несостоятельный.

В соответствии с пунктом 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторная экспертиза может быть назначена судом в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов.

Поскольку истцом не представлено надлежащих доказательств, позволяющих сомневаться в выводах эксперта, либо наличия противоречий в его выводах, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.

Таким образом, учитывая, что при производстве форм для варки яиц без скорлупы, вводимых в гражданский оборот ответчиком, не используется каждый признак полезной модели по патенту РФ N 113643, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований.

Кроме того, суд первой инстанции также правомерно указал на то, что спорная продукция, на запрете ввода в гражданский оборот которой настаивает истец, была приобретена им у ответчика на основании договора поставки от 16.04.2012 г., в то время, как права на спорный патент на полезную модель были приобретены истцом только 06.06.2012 г., а ответчик до данного времени уже вводил в оборот свои изделия на основании контракта от 26.10.2011 г. и декларации о соответствии от 16.11.2011 г.

При этом ссылка истца на то, что он приобрел все права, принадлежавшие предыдущим правообладателям, на основании договора об отчуждении исключительного права с даты приоритета полезной модели, в опровержение данного вывода суда, не подтверждена документально.

Учитывая изложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд не находит предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда от 12.03.2013 г., в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем относятся на истца.

Расходы ответчика на оплату услуг представителя за рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции документально подтверждены и являются обоснованными, однако разумным является размер 20 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 марта 2013 года по делу N А40-92509/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с ООО "СунСэйл" (ОГРН 1107746997148) в пользу ООО "СПЕ групп" (ОГРН 5087746541031) 20 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг представителя.

В остальной части заявления ООО "СПЕ групп" отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Н.В. Лаврецкая Н.И. Левченко