Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2013 г. N 05АП-4814/13

г. Владивосток

08 июля 2013 г.

Дело N А51-28825/2012

Резолютивная часть постановления оглашена 04 июля 2013 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 08 июля 2013 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Т.А. Аппаковой,

судей А.В. Ветошкевич, С.Б. Култышева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.В. Ждановой,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Издательский дом "Партнер",

апелляционное производство N 05АП-4814/2013

на решение от 17.03.2013

судьи Н.А. Плехановой

по делу N А51-28825/2012 Арбитражного суда Приморского края

по иску общества с ограниченной ответственностью "Юнивер Пресс" (ОГРН 1026605423272, ИНН 6662102213)

к обществу с ограниченной ответственностью Издательский дом "Партнер" (ОГРН 1072536012625, ИНН 2536192393)

о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации в размере 500 000 рублей,

при участии:

от ответчика: Рябова О.А., доверенность от 10.01.2013, сроком на три года;

от истца: не явились,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Юнивер Пресс" обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Партнер" об обязании прекратить неправомерное использование словосочетания "Дом и офис" в наименовании СМИ и взыскать компенсацию в размере 500 000 рублей.

Арбитражный суд первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) принял заявленное истцом уточнение, согласно которому общество просило обязать ответчика прекратить неправомерное использование словосочетания "Дом и офис" в наименовании средства массовой информации журнала "Твой дом и офис" и взыскать компенсацию в размере 500 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 17.03.2013 суд обязал ответчика прекратить неправомерное использование словосочетания "Дом и офис" в наименовании средства массовой информации журнала "Твой дом и офис", а также взыскал с ответчика в пользу истца 100 000 рублей компенсации.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении иска. В апелляционной жалобе заявитель указал, что в товарном знаке "Современный дом и офис" ключевым является слово "современный", из которого следует, что печатное издание с аналогичным наименованием посвящено современным тенденциям оформления в сфере дизайна домов и офисов. Обратил внимание суда на то, что в материалы дела представлены заключения экспертов, подтверждающие, что товарный знак, зарегистрированный за истцом, и наименование печатного издания, выпускаемого ответчиком, не являются тождественными и не сходны до степени смешения между собой. Пояснил, что печатные издания имеют различные форму, содержание, макет. Считает, что смысл значения элемента "дом и офис" меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами. Полагает, что слова "дом и офис" являются общепринятыми понятиями. Указал также, что истец с 2012 года не выпускает свой журнал на территории Приморского края. Изложенные обстоятельства, по мнению апеллянта, являются основанием для отмены решения суда первой инстанции и отказа в удовлетворении иска.

В канцелярию суда от истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, который приобщён судом к материалам дела в порядке статьи 262 АПК РФ. В отзыве истец указал на законность и обоснованность принятого по делу решения, просил оставить его без изменения, жалобу - без удовлетворения. Просил рассмотреть жалобу в его отсутствие, а также на случай заявления апеллянтом ходатайства о приобщении дополнительных доказательств к делу просил в его удовлетворении отказать.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал жалобу по изложенным в ней доводам, настаивал на отмене обжалуемого решения. Заявил ходатайство о приобщении к материалам дела заключения Приморской торгово-промышленной палаты от 20.03.2013 по вопросу степени сходства обозначения, размещенного на лицевой стороне журнала "Твой дом и офис" и товарного знака "Современный дом и офис" по свидетельству N 392527.

Как разъяснено в пункте 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 Кодекса, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Поскольку ходатайство ответчика о приобщении данного доказательства не содержит обоснования невозможности его представления в обоснование своей позиции по делу при рассмотрении дела судом первой инстанции, коллегия отказывает в приобщении данного документа к материалам дела.

Исследовав и оценив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, выслушав представителя ответчика, проверив в порядке статей 266-271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм процессуального и материального права, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующих обстоятельств.

Из материалов дела следует, что ООО "Юнивер Пресс" согласно свидетельству от 25.12.2000 ПИ N 77-7000 является учредителем СМИ журнала "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ и ОФИС", территорией распространения журнала является Российская Федерация. Поскольку содержание журнала "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ и ОФИС" имеет различия в зависимости от региона, ООО "Юнивер Пресс" в 2008 году зарегистрировало согласно свидетельству от 05.05.2008 ПИ N ФС 25-0435Р СМИ журнал "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ и ОФИС Владивосток" с примерной тематикой (или) специализацией следующего содержания: Специализированное, рекламно-информационное издание. Информирование читателей о новинках в сфере интерьерно-мебельного, дизайнерского, архитектурного бизнеса, освещение общественно-экономической, социально-культурной жизни общества, строительной индустрии, новинках материалов и технологий.

ООО "Юнивер Пресс" на основании свидетельства N 392527 является правообладателем словесного товарного знака "Современный дом и офис", зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.10.2009, срок действия регистрации истекает 07.10.2018.

11.01.2011 для издания журнала "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ и ОФИС Владивосток" в Приморском крае между ООО "Юнивер Пресс" и ООО "Издательский дом "Партнер" заключён договор N 06/2011 предоставления права издания СМИ журнала "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ и ОФИС Владивосток".

Согласно условиям указанного договора ООО "Издательский дом "Партнер" приняло на себя обязательство по материально-техническому обеспечению выпуска журнала "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ и ОФИС Владивосток" на территории Приморского края.

Истец, ссылаясь на издание и распространение ООО "Издательский дом "Партнер" СМИ журнала "твой ДОМ и ОФИС" (свидетельство о регистрации СМИ серии ПИ N ТУ 25-00309 от 22.05.2012), где используется словесное обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, обратился в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями. В подтверждение данного обстоятельства истцом в материалы дела представлен журнал "твой ДОМ и ОФИС", выпуск 2, июль 2012 года.

Признавая требование истца о запрете ответчику использовать словосочетания "Дом и офис" в наименовании средства массовой инстанции журнала "Твой дом и офис" законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ осуществляется, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В материалы дела представлено заключение Патентного поверенного Российской Федерации Гавриловой Марии Сергеевны, согласно которому комбинированное обозначение "Твой ДОМ И ОФИС" и зарегистрированный товарный знак "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ И ОФИС", свидетельство N 392527 от 28.09.2009 (приоритет от 07.10.2008) в отношении товаров 16 и услуг 35 классов Международного классификатора товаров и услуг являются сходными до степени смешения, т.е. ассоциируются друг с другом в целом несмотря на отдельные отличия, способны вызвать у потребителя представление об их принадлежности одному и тому же лицу.

Согласно представленному заключению специалиста НП "Федерация судебных экспертов" в области лингвистического исследования словесное обозначение "твой ДОМ и ОФИС" не является ни тождественным, ни сходным до степени смешения с противопоставленным ему словесным обозначением "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ и ОФИС".

В соответствии с частями 1, 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (часть 5 статьи 71 АПК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.07 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует.

Представленные в материалы дела заключения содержат взаимоисключающие выводы относительно предмета спора, в связи с чем суд с учётом разъяснений пункта 13 Информационного письма N 122 вправе самостоятельно оценить наличие сходства до степени смешения между словесными обозначениями.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32.

Из положений пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Исследовав товарный знак истца и наименование печатного издания ответчика, коллегия считает, что они обладают звуковым сходством, поскольку идентичны по звучанию в элементах "Дом и офис". При этом имеющиеся в печатном издании ответчика слово "твой", а в наименовании товарного знака истца - "современный", являются слабыми элементами.

Довод апеллянта о том, что слово "современный" в товарном знаке "современный дом и офис" является ключевым, так как выпускаемое истцом издание направлено на отражение современных тенденций в сфере дизайна домов и офисов, коллегией отклоняется, поскольку ключевым в товарном знаке "Современный дом и офис" являются слова "дом и офис", которые отражают общую направленность содержания печатного издания истца, посвящённого вопросам оформления именно домов и офисов. Само по себе слово "современный" не может быть признано ключевым и придающим иное содержание последующим словам "дом и офис", поскольку, как правило, основным предназначением выпуска печатного издания данной направленности является отражение существующих и современных тенденций в сфере дизайна. Апеллянт не подтвердил, что выпускаемое им печатное издание не отражает современные тенденции в оформлении домов и офисов.

Исследование товарного знака истца и наименования печатного издания ответчика также позволяет прийти к выводу о наличии графического сходства в части общего зрительного впечатления. Обозначения также идентичны и по смысловому сходству.

Раскрытие понятия обозначения, вошедшего во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида, осуществляется в разделе 3 Приказа Роспатента от 27.03.1997 N 26 "О Методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков", применяемого в части, не противоречащей части четвёртой ГК РФ. Вместе с тем, апеллянт, ссылаясь на то, что понятие "дом и офис" являются общепринятыми наименованиями, представляющими собой простые указания товаров, заявляемых для обозначения этих товаров, вошедших во всеобщее употребление, не подтвердил соответствия обозначения "дом и офис" критериям, установленным в разделах 3,4 Приказа N 26.

В силу изложенных обстоятельств, вывод суда первой инстанции о том, что товарный знак, зарегистрированный за истцом, и наименование печатного издания ответчика являются сходными до степени смешения, является правильным.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (п. 14.4.3 Правил).

Истец и ответчик осуществляют деятельность, связанную с изданием средств массовой информации.

Как указано выше, товарный знак истца зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.10.2009 в отношении классов МКТУ и перечня товаров и/или услуг: 16 - издания печатные; каталоги; периодика; продукция печатная; проспекты и 35 - информация деловая; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама. Свидетельство N 392527.

Товаром, на котором истец использует обозначение "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ и ОФИС" как название СМИ, является журнал, с тематикой и содержанием согласно свидетельству от 05.05.2008 ПИ N ФС 25-0435Р.

Издание "твой ДОМ и ОФИС" является рекламно-информационным журналом и содержит информацию в отношении интерьера дома, офиса.

Таким образом, обозначение "ДОМ и ОФИС" используется ответчиком в наименовании журнала, содержащего информацию в отношении интерьера дома, офиса, то есть обозначение "ДОМ и ОФИС" используются истцом и ответчиком для обозначения печатного издания одного вида определённой информационной направленности.

Введение ответчиком печатного издания "твой ДОМ и ОФИС" в оборот подтверждается представленным в материалы дела журналом ответчика за июль 2012 года и ответчиком не оспаривается.

Поскольку, как установлено судом ранее, товарный знак истца и наименование печатного издания ответчика сходны до степени смешения и используются для обозначения однородного товара, данное обстоятельство способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

Отклоняя довод ответчика, изложенный также в апелляционной жалобе, о том, что на территории Приморского края в 2012 году журнал "Современный дом и офис" истцом не выпускался, соответственно отсутствует смешение товарных знаков, суд первой инстанции верно указал на отсутствие в материалах дела доказательств изъятия из оборота журналов "Современный дом и офис", в связи с чем основания полагать, что в дальнейшем журнал "Современный дом и офис Владивосток" не будет выпускаться на территории Приморского края, отсутствуют. Более того, согласно положениям статьи 1479 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует на всей территории РФ.

Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика компенсации, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил его в части, правомерно руководствуясь при этом следующим.

В силу пункта 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ (пункт 43.3).

Учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции обоснованно снизил сумму, предъявленную к взысканию до 100 000 рублей.

Апелляционная жалоба ответчика не содержит доводов, направленных на оспаривание размера взысканной судом первой инстанции компенсации. Истец согласно отзыву на жалобу считает выводы суда в указанной части обоснованными, с размером возмещения согласен.

При изложенных обстоятельствах арбитражный суд апелляционной инстанции счел, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального права. Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Следовательно, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 17.03.2013 по делу N А51-28825/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

Т.А. Аппакова

Судьи

А.В. Ветошкевич С.Б. Култышев