Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 сентября 2013 г. N 09АП-24687/13

г. Москва

09 сентября 2013 г.

Дело N А40-221/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 сентября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Солоповой

судей А.И. Трубицына, О.Н. Лаптевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем Амировым Т.Л.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Девелопмент"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2013

по делу N А40-221/2013, принятое судьей Ю.Л. Матюшенковой

по иску общества с ограниченной ответственностью "Девелопмент"

(ОГРН: 1025900522075, г. Пермь, ул. Екатерининская, 96)

к открытому акционерному обществу "Сбербанк России"

(ОГРН: 1027700132195, г. Москва, ул. Вавилова, 19)

третье лицо: Онянов Артем Владимирович

о взыскании 4 233 712 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца - Суворов К.А. (по доверенности от 24.12.2012)

от ответчика - Родионов М.Ю. (по доверенности от 12.04.2013),

Лапа О.Е. (по доверенности от 23.03.2011)

от третьего лица - Суворов К.А. (по доверенности от 11.07.2011)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Девелопмент" (далее - ООО "Девелопмент", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу "Сбербанк России" (далее - ОАО "Сбербанк России", ответчик) о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 4 233 712 000 руб. (с учетом увеличения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Онянов Артем Владимирович.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20 мая 2013 года в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым решением суда от 20.05.2013, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Заявитель апелляционной жалобы ссылается на необоснованность вывода суда первой инстанции об отсутствии сходства между спорным обозначением ответчика и товарным знаком N 335609; заявление ответчика об использовании знака, сходного до степени смешения со знаком истца получило оценку арбитражным судом по делу N А40-91152/11-27-757. Кроме того, заявитель не согласен с выводом суда о пропуске истцом срока исковой давности, указав на то, что копия рекламы ответчика получена истцом из Пермской библиотеки имени А.М. Горького позже даты обращения в арбитражный суд.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца и третьего лица поддержал доводы и требования апелляционной жалобы, представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, считает, что оснований для отмены решения суда от 20.05.2013 не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом, товарный знак "Мы всегда рядом" зарегистрирован Роспатентом за N 335609 с датой приоритета от 09.03.2006 на имя ООО "Корпорация "Перспектива".

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем в настоящее время является Онянов Артем Владимирович.

Решением Роспатента от 30 апреля 2011 года досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "Мы всегда рядом" по свидетельству N 335609 в отношении услуг "информация финансовая, консультации по вопросам финансов, предоставление ссуд, финансирование".

Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Материалами дела подтверждается, что ответчику принадлежат права на общеизвестный комбинированный товарный знак "Сбербанк России" по свидетельству на общеизвестный товарный знак N 89, на комбинированный товарный знак по свидетельству N 209662, на изобразительный товарный знак по свидетельству N 406746.

В качестве основания исковых требований ссылается на предполагаемое нарушение исключительного права на товарный знак N 335609, выражающееся в том, что ответчик на вывесках, в печатной продукции и на информационном ресурсе в сети Интернет использует слоган "Всегда рядом" в нижнем правом углу логотипа ответчика. В подтверждение размера исковых требований истец представил отчет N 13/020-Б об определении рыночной стоимости права пользования товарным знаком.

Суд апелляционной инстанции полагает неправомерными заявленные исковые требования, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из заявленных ответчиком требований и представленных ответчиком доказательств следует, что спорное обозначение представляет собой единую комбинацию логотипа ответчика, включающего его эмблему и фирменное наименование, и слогана "Всегда рядом".

Истец полагает необходимым установить сходство до степени смешения с товарным знаком N 335609 "Мы всегда рядом" не обозначения "СБЕРБАНК Всегда рядом" (Всегда рядом - в нижнем правом углу), а только его части - слогана "Всегда рядом".

Однако истцом не представлено доказательств того, что обозначение "Всегда рядом" использовалось ответчиком в качестве самостоятельного средства индивидуализации однородных услуг.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 N 32) (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Исходя из указанных положений Правил от 5 марта 2003 года N 32, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 335609, суд первой инстанции установил, что при оформлении сайта в сети Интернет, офисов банка, рекламных материалах ответчиком использовалось изображение комбинированного товарного знака Сбербанка в совокупности с лозунгом "Всегда рядом".

Суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что данное обозначение не может быть признано сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 335609 "Мы всегда рядом", поскольку эти обозначения сами по себе не совпадают по изображению, звучанию, смыслу.

При этом, доминирующим элементом спорного обозначения является словесный элемент "СБЕРБАНК", представляющий собой значимую часть фирменного наименования ответчика. Данное обозначение само по себе обладает высокой различительной способностью, являясь элементом общеизвестного товарного знака N 89.

Учитывая изложенное, оценка фонетического, графического и смыслового сходства спорного обозначения и товарного знака N 335609 произведена судом с учетом наличия в спорном обозначении указанных элементов, исключающих ассоциирование обозначений в целом в смысле пункта 14.4.2.2 Правил от 5 марта 2003 года N 32.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 N ВАС-5661/11 по делу N А40-39536/10-12-240.

Истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиком спорного обозначения потребители полагали или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца на рынке финансовых услуг.

Таким образом, отсутствие доказательств использования истцом товарного знака N 335609 в отношении однородных финансовых услуг правильно оценено судом первой инстанции как обстоятельство, дополнительно обуславливающее фактическую невозможность смешения товарного знака в глазах потребителя со спорным обозначением.

Ссылка заявителя апелляционной жалобы на судебный акт по делу N А40-91152/11-27-757 признается судом апелляционной инстанции несостоятельной, поскольку в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установленные судом обстоятельства по указанному делу N А40-91152/11-27-757 не имеют преюдициального значения для рассматриваемого спора, исходя из предмета доказывания обстоятельств, на которые ссылается истец ООО "Девелопмент" в обоснование заявленных требований в данном споре.

Истцом предъявлено требование о взыскании с ответчика компенсации в размере 4 233 712 000 руб. со ссылкой на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом не представлено доказательств предоставления им другим лицам лицензий на использование товарного знака N 335609 в отношении услуг 36 класса МКТУ за плату, сравнимую со стоимостью права использования товарного знака, положенную в основу расчета цены иска по данному делу.

Ответчик обоснованно указал на то, что предоставление лицензии на использование ответчиком спорного обозначения "СБЕРБАНК Всегда рядом" является заведомо невозможным, поскольку истцу принадлежало исключительное право на товарный знак N 335609, содержащий существенно иное обозначение "Мы всегда рядом", тогда как действующим законодательством не предусмотрено предоставление лицензии на использование средств индивидуализации, сходных с охраняемыми товарными знаками до степени смешения.

Представленный истцом отчет N 13/020-Б об определении рыночной стоимости права пользования товарным знаком не может расцениваться судом в качестве доказательства размера стоимости права использования товарного знака для целей подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в нем рассматриваются обстоятельства использования других товарных знаков, не являющиеся сравнимыми с фактическими обстоятельствами использования обозначения "СБЕРБАНК Всегда рядом", на которые ссылается истец.

Более того, согласно указанному отчету N 13/020-Б следует, что сравнительный подход к оценке права пользования товарным знаком истца оценщиком не использовался в связи с отсутствием данных по аналогам для сравнения (раздел 4.1 отчета).

При таких обстоятельствах, в силу статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отчет 13/020-Б об определении рыночной стоимости права пользования товарным знаком, представленный истцом в обоснование цены иска, не может служить относимым доказательством по делу и не может быть положен в основу расчета двукратного размера стоимости права использования товарного знака истца для целей определения размера компенсации.

В силу статьи 10 Гражданского кодекса не допускается осуществление действий граждан и юридических лиц исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения данных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 1, 4, 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации", суд может отказать в удовлетворении иска, если его предъявление вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Из материалов дела видно, что на дату обращения с иском в суд по данному делу истец не является правообладателем товарного знака N 335609.

Согласно определению Арбитражного суда по делу N А50-7921/2009 общество истца признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Истец не представил доказательств осуществления какой-либо деятельности в области финансовых услуг как в период, относящийся к спорным правоотношениям, так и в иное время, при том, что истец не является кредитной организацией.

Суд апелляционной инстанции полагает, что предъявление иска по данному делу преследует целью причинение вреда ответчику путем обращения на него значительной денежной компенсации при обстоятельствах, исключающих нарушение исключительного права, наличие которых является для истца заведомым, в том числе, в отсутствие самостоятельного использования истцом товарного знака N 335609 в отношении финансовых, банковских и однородных им услуг каким-либо способом, кроме запрета его использования другими лицами.

Учитывая вышеизложенное, а также отсутствие достоверных доказательств размера стоимости права использования товарного знака для целей подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что исключительное право истца на товарный знак N 335609 не подлежит защите, поскольку действия истца по предъявлению иска являются злоупотреблением гражданским правом.

Вместе с тем, применение судом первой инстанции по заявлению ответчика срока исковой давности к имущественным требованиям истца соответствует закону.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 15187/12 от 02 апреля 2013 года по делу N А42-5522/2011, законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, следовательно, к спорным правоотношениям подлежит применению общий срок исковой давности.

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии со статьей 203 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке.

Из представленного истцом отчета N 13/020-Б об определении рыночной стоимости права пользования товарным знаком следует, что в обоснование требований истец ссылается на то, что использование ответчиком товарного знака осуществлялось, начиная с 15 июня 2009 года, что подтверждается содержанием рекламы услуг истца, распространявшейся в составе выпуска N 6 (936) за 2009 год печатного средства массовой информации - журнала "За рулем".

Таким образом, из представленных истцом доказательств, в том числе заявления истца об увеличении исковых требований по данному делу, следует, что истцу стало известно о предполагаемом нарушении его прав не позднее указанной даты.

Довод заявителя апелляционной жалобы о получении истцом копии рекламы ответчика из Пермской библиотеки имени А.М. Горького позже даты обращения в арбитражный суд, отклоняется судом апелляционной инстанции, как необоснованный, поскольку из вышеуказанного отчета N 13/020-Б усматривается, что истец располагал копией названного рекламного материала ранее предоставления ему соответствующей копии библиотечным учреждением.

Кроме того, истец в обоснование заявленных исковых требований ссылался на использование ответчиком спорного обозначения в информационных и рекламных материалах, в связи с чем истец не мог не знать с 2009 года об использовании ответчиком спорного обозначения с учетом широкого распространения сети Сбербанка и их стандартного оформления с использованием логотипа и слогана, размещения рекламы в печатных и электронных СМИ, содержания сайта банка в сети Интернет.

При этом, заявитель апелляционной жалобы не привел пояснений относительно иных обстоятельств получения истцом сведений о начале использования ответчиком спорного обозначения, помимо указанных в отчете N 13/020-Б об определении рыночной стоимости права пользования товарным знаком.

Суд первой инстанции, установив, что истец должен был узнать о нарушении своего права в период, находящийся за пределами срока исковой давности, обоснованно применил по заявлению ответчика общий срок исковой давности с учетом даты обращения истца с иском в арбитражный суд.

Довод заявителя апелляционной жалобы о необходимости определения (доказывания) точной даты, с которой истцу должно было стать известно о нарушении его прав, не основан на законе и подлежит отклонению.

В связи с этим, оснований для удовлетворения заявленных исковых требований у суда не имеется.

Таким образом, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены решения суда от 20 мая 2013 года.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 мая 2013 года по делу N А40-221/2013 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

А.И. Трубицын О.Н. Лаптева