Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 сентября 2013 г. N 12АП-7661/13

г. Саратов

10 сентября 2013 г.

Дело N А57-9777/12

Резолютивная часть постановления объявлена "03" сентября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен "10" сентября 2013 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Антоновой О.И.,

судей Тимаева Ф.И., Волковой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зенковой А.О.

при участии в судебном заседании: от общества с ограниченной ответственностью "МоторкомАвто" - Енин Сергей Александрович, по доверенности от 24.06.2013 года,

от общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" - Храмов Дмитрий Владимирович, по доверенности от 07.06.2013 года, Гуляев Александр Владимирович, лично, паспорт,

от Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области - Кулеватова Юлия Владимировна, по доверенности N 02/1-4788 от 21.09.2012 года.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" на решение Арбитражного суда Саратовской области от 03 июля 2013 года по делу N А57-9777/2012, судья Братченко В.В.,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Моторком", пос. Пробуждение Саратовской области (ОГРН 1026401986632, ИНН 6449032961),

к обществу с ограниченной ответственностью "МоторКомплект", г. Саратов (ОГРН 1056405029900, ИНН 6452911786),

третье лицо: Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области, г. Саратов,

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак по свидетельству N 353107 в размере 5000000 руб.; обязании опубликовать вступившее в законную силу решение суда в газете "Коммерсантъ" в течение 10 дней.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Моторком" обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак по свидетельству N 353107 в размере 5000000 руб.; обязании опубликовать вступившее в законную силу решение суда в газете "Коммерсантъ" в течение 10 дней.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 02.07.2012 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2012 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Производство по апелляционной жалобе Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области прекращено.

Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 21.02.2013 года решение Арбитражного суда Саратовской области от 02.07.2012 года и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2012 года по делу N А57-9777/2012 отменено, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области в ином судебном составе.

По результатам нового рассмотрения дела, решением суда от 03.07.2013 с общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" в пользу общества с ограниченной ответственностью "МоторкомАвто" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак по свидетельству N 353107 в размере 200000 руб.

В удовлетворении оставшейся части исковых требований общества с ограниченной ответственностью "МоторкомАвто" отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом в части удовлетворенных требований, общество с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда в обжалуемой части- в части взыскания компенсации в размере 200 000 руб. отменить по основаниям, изложенным в жалобе.

В суде апелляционной инстанции представитель истца возражал против пересмотра решения суда только в обжалуемой части, просил пересмотреть судебный акт в части требования о взыскании компенсации в полном объеме, заявив возражения относительно определенного судом размера компенсации.

Дело рассматривается в апелляционной инстанции в порядке статей 266,268 АПК РФ.

Проверив законность и обоснованность принятого по делу судебного акта, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав полномочных представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции правовых оснований для отмены решения суда не усматривает.

Как усматривается из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "Моторком" является правообладателем товарного знака "МОТОРКОМ", изображенного в цветовом сочетании: белый, желтый, синий, охраняемого свидетельством о государственной регистрации N 353107 в отношении товаров 35, 37 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); 37 - ремонт и техническое обслуживание автомобилей, в том числе восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек (ремонт); информация по вопросам ремонта; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительных транспортных средств; работы газослесарно-технические; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств.

В обоснование исковых требований истец ссылается на положения Федерального закона "О защите конкуренции", статьи 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года (с последующими изменениями), а также на Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", пункт 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", сложившуюся судебную практику.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена до 19.10.2015 года.

Общество с ограниченной ответственностью "Моторком" обратилось в антимонопольный орган с заявлением о незаконном использовании товарного знака "МОТОРКОМ", принадлежащего истцу в доменном имени ответчика "motorkom.ru".

По результатам проверки заявления общества с ограниченной ответственностью "Моторком" о нарушении обществом с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" Закона о защите конкуренции, антимонопольным органом установлено, что общество с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" использовало указанное выше обозначение по 35 классу МКТУ, для привлечения внимания к объекту рекламирования - магазину ответчика, услугам по реализации автомобильных запасных частей в данном магазине, формирование или поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке, тем самым, вводя в заблуждение в отношение места производства товара или в отношении его производителей.

Антимонопольный орган принял решение от 05.04.2012 года N 3-12/03, в котором признал, что общество с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" нарушило часть 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Обоснованность данного решения была подтверждена решением Арбитражного суда Саратовской области от 01.11.202012 года по делу N А57-14635/2012. Общество с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" обжаловало его в арбитражный суд апелляционной инстанции, но в последующем от заявленных требований по данному делу отказалось.

Также Арбитражным судом Саратовской области рассмотрено дело N А57-24412/2012 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" о признании незаконным и отмене постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 20.12.2012 года N 5-12/03-ак-ш, с участием Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области, общества с ограниченной ответственностью "Моторком.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 11.03.2013 года по делу N А57-25412/2012 в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области по делу об административном правонарушении от 20.12.2012 года N 5-12/03-ак-ш отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2013 года решение Арбитражного суда Саратовской области от 11.03.2013 года по делу N А57-25412/2012 оставлено без изменения.

Как установлено судами обеих инстанций по делу N А57-25412/2012 на Интернет сайте http://www.motorkom.ru в разделе "Контакты" при определении местоположения общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" использовалось графическое изображение комбинированного обозначения со словесным элементом "МОТОРКОМ", сходного до степени смешения с Товарным знаком (знак обслуживания) N 353107, правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью "Моторком".

Данный факт подтверждается протоколом осмотра сайта http://www.motorkom.ru N 64АА 0557195 от 08.02.2012 года, заверенного нотариусом Тарасовской И.Л., представленного обществом с ограниченной ответственностью "Моторком", а также Актом проверки N 1 от 14.02.2012 года Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области.

В соответствии с абзацем 4 статьи 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц допустимо в случаях, не терпящих отлагательства.

Согласно пункту 2 письма Федеральной нотариальной палаты от 13.01.2012 года N 12/06-12 "Об обеспечении нотариусом доказательств" при осмотре ресурса в сети Интернет нотариус фиксирует факт размещения информации в сети Интернет для осуществления впоследствии защиты прав, нарушенных ввиду обнародования такой информации. Важно принимать во внимание, что информация, размещенная в сети Интернет, технологически в любой момент может быть удалена с информационного ресурса, что приведет к безвозвратной утрате соответствующего доказательства нарушения прав. Учитывая это, представляется, что осмотр информации, размещенной на информационном ресурсе в сети Интернет, в целях ее фиксации в качестве доказательства нарушения права, не терпит отлагательства.

Принимая во внимание, что информация в электронном виде, размещенная в сети Интернет, может быть удалена из сети в любое время, извещение нотариусом заинтересованных лиц о времени и месте проведения осмотра информационного ресурса в сети Интернет привело бы к утрате доказательства, за обеспечением которого к нотариусу обратилось общество с ограниченной ответственностью "Моторком", вследствие чего заявитель лишился бы возможности доказать в суде факт нарушения своего права.

Кроме того, судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела N А57-25412/2012 также было установлено, что согласно пунктам 1.1, 1.3 договора о предоставлении услуг телематических служб от 01.03.2006 года N WS-506 общество с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" поручает, а общество с ограниченной ответственностью ТК "Оверта" принимает на себя обязательства по выполнению в том числе следующих работ и услуг: размещение виртуального сервера (содержащего информацию и файлы) общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" на технических ресурсах ООО ТК "Оверта"; регистрация ООО ТК "Оверта" домена общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" - motorkom.ru.

Согласно пункту 2.1.4 договора о предоставлении услуг телематических служб от 01.03.2006 года N WS-506 общество с ограниченной ответственностью ТК "Оверта" обязуется обеспечить общество с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" возможность самостоятельного администрирования своего виртуального сервера по проколу FTP.

Согласно пункту 2.2.5 договора о предоставлении услуг телематических служб от 01.03.2006 года N WS-506 общество с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" обязуется при размещении содержания, информации и файлов общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" на технических ресурсах ООО ТК "Оверта" руководствоваться действующим законодательством.

Согласно акту сдачи-приемки работу от 15.03.2010 года по договору о предоставлении услуг телематических служб от 01.03.2006 года N WS-506 открытое акционерное общество "КОМСТАР-ОТС" выполнило Работы и оказало Услуги по продлению регистрации доменного имени motorkom.ru на 1 год.

На Интернет-сайте http://www.motorkom.ru содержалась информация об истории деятельности общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект", прайс-листы на товар. В разделе контакты были указаны: номера телефонов, почтовый адрес, email общества с ограниченной ответственностью "МоторКомплект", администратором домена и владельцем Интернет-сайта http://www.motorkom.ru является общество с ограниченной ответственностью "МоторКомплект".

Кроме того, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области в материалы дела представлен ответ от 09.10.2012 года N 2417-с ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" в котором указано, что в период с 01.02.2012 года по 22.03.2012 года администратором домена второго уровня motorkom.ru являлось общество с ограниченной ответственностью "МоторКомплект".

При этом следует отметить, что принадлежность данного доменного имени ООО "МоторКомплект" не оспаривается и самим ответчиком.

Рассматривая действия по администрированию домена motorkom.ru обществом с ограниченной ответственностью "МоторкомКомплект" арбитражный суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Данный перечень случаев распоряжения исключительным правом является открытым и не ограничивается распоряжением только в форме совершения договора об отчуждении исключительного права (ст. 1488 ГК РФ) или лицензионного договора (ст. 1489 ГК РФ).

Законодательством в ряде случаев установлены соответствующие формы, только в рамках которых и возможно осуществление тех или иных прав. Однако применительно к рассматриваемому случаю такое ограничение отсутствует. Распоряжение правообладателя принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак может быть осуществлено не только в форме совершения договора, но и посредством согласования или последующего одобрения совершенных каким-либо лицом действий по использованию товарного знака. Такого рода согласование или одобрение также обеспечивает легитимность использования товарного знака.

Между тем, обществом с ограниченной ответственностью "МоторКомплект" не представлены в материалы дела доказательства того, что истцом были переданы ему права на использование товарного знака в доменном имени последнего.

Также судом первой инстанции учтены особенности допущенного правонарушения, связанного с использованием сходного до степени смешения доменного имени с товарным знаком истца в сети Интернет.

Сеть Интернет представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Следовательно, наличие у ответчика прав по администрированию доменного имени motorkom.ru предоставляет ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции истца.

Таким образом, само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет.

Использованию в доменном имени motorkom.ru латинской транслитерации обладает очевидным сходством по звучанию с русскоязычным произнесением словесного обозначения товарного знака истца "МОТОРКОМ".

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из пункта 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Гражданское законодательство допускает регистрацию в качестве товарного знака, в том числе в форме словесных обозначений (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В пункте 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу названной нормы предусмотренная законом ответственность может наступить в случае, если действия нарушителя могут повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя в отношении информации об изготовителе продукции или товаре.

В соответствии со статьей 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак действует со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение десяти лет.

В соответствии со статьями 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации использование товарного знака без разрешения его правообладателя является нарушением исключительных прав последнего на товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1515 и части 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель исключительных прав вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 тысяч руб. до 5 миллионов руб., определяемом по усмотрению арбитражного суда исходя из характера нарушения. Обладатель исключительных прав вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования товарного знака либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с частью 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков.

Факт нарушения обществом с ограниченной ответственностью исключительных прав на товарный знак "МОТОРКОМ", принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Моторком" подтверждается материалами дела.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции с учетом представленных истцом доказательств, в том числе обосновывающих размер понесенных истцом убытков, а также учитывая длительность и неоднократность нарушения исключительного права на товарный знак, наличие вины в действиях нарушителя, нарушение прав на товарный знак путем введения неопределенного круга лиц в заблуждение, пришел к выводу, что заявленный размер компенсации подлежит удовлетворению в части взыскания 200 000 руб.

Судебная коллегия не находит оснований для переоценки вывода суда первой инстанции в указанной части. Доказательства, позволяющие суду апелляционной инстанции прийти к иному выводу, не представлены.

При таких обстоятельствах, вынесенное судом первой инстанции решение, является законным и обоснованным, принято с правильным применением норм материального и процессуального права, изложенные в нем выводы, соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. В силу изложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 03 июля 2013 года по делу N А57-9777/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

О.И. Антонова

Судьи

Т.В. Волкова Ф.И. Тимаев