Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2013 г. N 09АП-33617/13

город Москва

16 октября 2013 г.

дело N А40-11089/13

Резолютивная часть постановления оглашена 15.10.2013.

Постановление изготовлено в полном объеме 16.10.2013.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Марковой Т.Т.,

судей Кольцовой Н.Н., Румянцева П.В.

при ведении протокола

секретарем судебного заседания Жаботинским А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО Медицинский центр "Шарм"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2013

по делу N А40-11089/13, принятого судьей Е.А. Хайло

по заявлению ООО Медицинский центр "Шарм" (660112, Красноярск, проспект Металлургов, дом 22, ИНН 2465003978, ОГРН 1022402491726)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (ОГРН 1047730015200, 123995, Москва, Бережковская набережная, дом 30, корпус 1)

третье лицо: ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" (630004, Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, дом 6/1, ОГРН 1025403205937, ИНН 5407179135)

об оспаривании ненормативного правового акта;

при участии:

от заявителя:	Осокин А.А. по доверенности от 26.12.2012
от ответчика:	Медведев Н.Ю. по доверенности N 01/25-593/41 от 02.10.2013
от третьего лица:	не явился, извещен;

установил: решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2013 в удовлетворении заявленных ООО Медицинский центр "Шарм" требований о признании недействительным решения Роспатента от 02.11.2012 по товарному знаку N 232899, отказано.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, в деле участвует ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм", представителдь которого в судебное заседание не явился, общество извещено, дело рассмотрено в порядке, предусмотренном ст. ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ООО Медицинский центр "Шарм" не согласилось с выводами суда, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт, по мотивам, изложенным в жалобе.

Представитель заявителя в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал, по мотивам, изложенным в жалобе.

Представители Роспатента возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, по мотивам, изложенным в письменных пояснениях, просит решение суда оставить без изменения.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что регистрация словесного товарного знака "ШАРМ" произведена 23.11.2002 за N 232899 (с приоритетом от 27.11.2000) на имя ООО "КУЗИНА" в отношении товаров 5 и услуг 42 классов МКТУ.

В результате неоднократных внесений изменений в наименование правообладателя товарного знака, с 30.10.2012 по сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации его правообладателем является ООО Медицинский центр "Шарм".

В образованную при Роспатенте Палату по патентным спорам поступило возражение ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" от 26.06.2012 против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "ШАРМ" по свидетельству N 232899, мотивированное тем, что данное обозначение является частью охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникли у компании ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Возражение рассмотрено Палатой по патентным спорам, по результатам его рассмотрения принято решение об удовлетворении возражения и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 232899 в отношении части услуг 42 класса МКТУ.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

По мнению заявителя, в связи с правовыми и фактическими ошибками, допущенными Роспатентом при принятии оспариваемого решения по товарному знаку N 232899 решение от 02.11.2012 не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности и считает, что Роспатентом допущено нарушение процедуры, повлекшие нарушение права общества на справедливое рассмотрение спора в административном порядке, поскольку заявителю не предоставлено заключение коллегии Палаты по патентным спорам для ознакомления до вынесения Роспатентом решения по спору. Таким образом, считает, что правообладатель лишен возможности выразить свою позицию, решение Роспатента не отвечает Конституционным требованиям, предъявляемым к решению органа государственной власти. Вместе с тем, заявитель указывает, что, несмотря на наличие "старшинства" фирменного наименования ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм", правообладатель кроме спорного товарного знака использует и коммерческое обозначение "ШАРМ" и такое использование средства индивидуализации предприятия, принадлежащего правообладателю, началось с 1994, то есть еще до государственной регистрации в лица, подавшего возражение. По мнению общества, Роспатентом необоснованно не принято во внимание положения ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а действия ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" по оспариванию товарного знака N 232899 являются злоупотреблением правом.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции с учетом того, что использование спорного обозначения заявителем в своей деятельности началось до 01.01.2008, то есть в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования места происхождения товаров" и продолжилось после 01.01.2008, в период действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что к рассматриваемому спору подлежат применению оба законодательных акта, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4322, и введенные в действие 10.05.2003.

Изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда отмене не подлежит исходя из следующего.

Согласно ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с ч. 3 ст. 189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, возлагается на органы и лиц, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие).

Из материалов дела следует, что оспариваемый товарный знак "ШАРМ" по свидетельству N 232899 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице и воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм", созданного 13.06.1996, получившего право на это фирменное наименование задолго до регистрации оспариваемого обозначения, что подтверждается свидетельством, выданным Новосибирской регистрационной палатой N 5785; учредительным договором, свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

Фирменное наименование, содержащее в своем составе оспариваемый товарный знак, используется лицом, подавшим возражение в области медицинской деятельности в сфере оказания услуг по пластической хирургии и косметологии.

ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" осуществляет услуги в области лазерной косметологии, лазерной технологии омоложения, лазерных фракционных технологий, пластических операций, аппаратной косметологии, массажа и др. При этом деятельность услуг, которые оказывает Центр, является однородной услугам 42 класса МКТУ (клиники; лечебницы частные; массаж; помощь медицинская; служба ухода за больными; фармацевтические консультации; физиотерапия) для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, отличительная часть фирменного наименования "Шарм", право на которое ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" получило ранее до подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, известна на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, для которых зарегистрировано оспариваемое обозначение.

Из этого следует, что доводы заявителя о том, что регистрация товарного знака "ШАРМ" по свидетельству N 232899 соответствует требованиям п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках, являются необоснованными.

Вместе с тем, представленные заявителем документы, касающиеся использования им с 1994 коммерческого обозначения "Шарм", не могут свидетельствовать о соответствии оспариваемого товарного знака п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках, поскольку указанной нормой, на основании которой признана недействительной правовая охрана оспариваемого товарного знака, учет данных обстоятельств не предусмотрен.

Согласно п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности: известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Таким образом, установлен запрет на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков воспроизводящих фирменные наименования, принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров. При этом п. 2 ст. 7 Закона о товарных знаках не содержит положений обязывающих учитывать наличие у правообладателя товарного знака права на коммерческое обозначение.

В соответствии с п. 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Ссылки заявителя на положения действующего законодательства, регулирующие правоотношения связанные с коммерческими обозначениями не применимы в данном деле, поскольку согласно постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты подачи заявки (27.11.2000) на регистрацию обозначения "ШАРМ" в качестве товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон о товарных знаках и Правила.

Довод заявителя о том, что Роспатентом в части процедуры принятия оспариваемого решения нарушены п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и не принята во внимание позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о рассмотрении налоговых споров, отклоняется, так как при рассмотрении возражения ООО Центр пластической хирургии и косметологии "Шарм" против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству N 232899 права заявителя соблюдены. В частности направлены материалы возражения, предоставлено время для ознакомления с ними, дана возможность представить отзыв и доказательства. Заявителем представлен отзыв на возражение, доказательства в обосновании своей позиции, при участии в заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам.

Относительно довода том, что заявителю не направлено решение коллегии Палаты по патентным спорам до принятия Роспатентом оспариваемого решения, следует отметить, что Правилами и Гражданским кодексом Российской Федерации направление решения не предусмотрено. Кроме того, само заключение коллегии Палаты по патентным спорам не является решением государственного органа, не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Доводы апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции и подлежат отклонению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта. Все документы и обстоятельства спора, на которые ссылается заявитель в апелляционной жалобе, были приняты во внимание судом первой инстанции, что нашло подтверждение в ходе проверки и повторного рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

При таких обстоятельствах, оснований для отмены судебного акта не имеется. Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 104, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2013 по делу N А40-11089/13 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить ООО Медицинский центр "Шарм" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1.000 руб. по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.Т. Маркова

Судьи

Н.Н. Кольцова П.В. Румянцев