Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2013 г. N 09АП-26421/13

г. Москва

21 октября 2013 г.

Дело N А40-40634/12-26-327

Резолютивная часть постановления объявлена 14 октября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Н.В. Лаврецкой, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ГастроПрофи"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 июня 2013 года

по делу N А40-40634/2012, принятое судьей А.В. Мищенко

по иску ООО "ГастроПрофи"

(ОГРН 1087746539880, 129336, г. Москва, ул. Стартовая, 9,2)

к ООО "НовоСухаревка"

(ОГРН 51177446059570, 129336,г. Москва, ул. Стартовая, 9,2),

третьи лица: 1) ООО "Сухаревка"

(ОГРН 1027700142128,127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 15А, стр. 6),

2) Махнюк В.В.

(109652, г. Москва, пр. Луговой, д. 3, кв. 141)

о запрете использования обозначения и взыскании 200 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Филиппенко Е.Д. (по доверенности от 18.02.2013)

от ответчика: Семенов А.В. (по доверенности от 23.04.2013)

в судебное заседание не явились представители:

от третьих лиц: извещены.

УСТАНОВИЛ

ООО "ГастроПрофи" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "НовоСухаревка" (далее - ответчик):

- о запрете использовать обозначение "НовоСухаревка" в фирменном наименовании для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186884, в том числе, в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания;

- о запрете использовать комбинированное обозначение "НОВОСУХАРЕВКА" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован знак по свидетельству N 186884, в том числе, в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания;

- об обязания удалить фирменное обозначение "НовоСухаревка" и комбинирование обозначение "НОВОСУХАРЕВКА" с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186884, в том числе, в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания, в том числе, с документации, рекламы, вывесок, интернет-сайтов;

- об обязании опубликовать решение о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;

- о взыскании 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права.

Также истец заявил о возмещении судебных расходов по совершению нотариальных действий осмотра сайта в размере 8 100 руб.

В ходе судебного разбирательства истец отказался от требования об обязании опубликовать решение. Определением от 04.07.2012 отказ принят судом, производство в этой части прекращено, госпошлина в размере 4 000 руб. возвращена истцу из бюджета РФ.

В ходе судебного разбирательства в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве 3-х лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены ООО "Сухаревка", Махнюк В.В.

Решением суда от 14 июня 2013 года в иске отказано.

При этом суд пришел к выводу об отсутствии графического (визуального) сходства товарного знака истца по свидетельству N 186884 и обозначения "НовоСухаревка", размещенного на сайте в сети "Интернет".

Кроме того, суд указал, что, поскольку рассматриваемый в настоящем деле товарный знак и товарный знак N 467916, в отношении которого принято Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013 г. по делу N А40-125945/12, составляют группу товарных знаков, положение существующее до нарушения права восстановлено, незаконные действия ответчика пресечены, последний привлечен к ответственности за нарушение исключительных прав в виде выплаты компенсации, а двойная ответственность за одно и то же нарушение противоречит действующему законодательству и принципам справедливости и разумности.

Аналогичная позиция изложена, как указал суд первой инстанции, изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 г. N 2384/12.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Ответчик просит решение суда оставить в силе, представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указывает, что в деле N А40-125945/12 отказано в иске в отношении товаров. В настоящее дело истец также не представил доказательств использования товарного знака в отношении индивидуализации товаров.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 14 июня 2013 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, 31.03.2000 произведена регистрация комбинированного товарного знака со словесным обозначением "СУХАРЕВКА" (свидетельство N 186884) на ООО "Сухаревка" в отношении 07, 08, 09, 10, 11, 14, 20, 21,24, 35, 37, 38,42 классов Международной классификации товаров и услуг.

ООО "Сухаревка" и ООО "ГастроПрофи" заключен договор N РД0071266 от 05.08.2010 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 186884, который соответствует требованиям действующего законодательства, что установлено решением Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2012 по делу NА40-83189/12, имеющим преюдициальное значения для настоящего спора.

Таким образом, ООО "ГастроПрофи" является правообладателем указанного знака. Дата приоритета товарного знака- 29.12.1999, дата истечения срока действия регистрации-29.12.2019.

26.12.2011 в качестве юридического лица с фирменным наименованием ООО "НовоСухаревка" зарегистрирован ответчик.

ООО "ГастроПрофи" и ООО "НовоСухаревка" осуществляют деятельность, идентифицированную кодом 51.7 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности - "прочая оптовая торговля", фактически осуществляют оптовую реализацию однородных товаров для оснащения предприятий питания.

Администратором домена "nsuh.ru" является Махнюк Валерий Валерьевич, который является учредителем и гендиректором ООО "НовоСухаревка"

Сайты с доменными именами "suharevka.ru" и "nsuh.ru", используются ответчиком для рекламирования и продвижения своих услуг по поставке оборудования для предприятий питания и реализации товаров. При этом на сайте "nsuh.ru" используется спорное обозначение "НОВОСУХАРЕВКА" именно ответчиком.

Указанные обстоятельства установлены постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013 по делу N А40-125945/12 и не подлежат доказыванию вновь.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, перечисленными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Следовательно, использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения другими лицами в фирменном наименовании, в сети Интернет, на деловой документации (фирменных бланках и печати) при выполнении работ, оказании услуг является нарушением исключительного права владельца товарного знака.

В соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Юридическое лицо, которое приобрело исключительное право на средство индивидуализации ранее другого лила, использующего тождественное или сходное до степени смешения значение, вправе требовать в отношении фирменного наименования или коммерческого обозначения полного или частичного запрета на использование.

Вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком, с товарными знаками истца является вопросом факта и может быть решен судом без назначения экспертизы (разъяснения пункта 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Исходя из Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (пункт 14.4.2.2 Правил и пункт 4.2 Методических рекомендаций).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (пункт 14.4.2.2 Правил и пункт 4.2.2.1 Методических рекомендаций).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (пункт 14.4.2.2 Правил и пункт 4.2.3.1 Методических рекомендаций).

Учитывая однородность деятельности сторон, руководствуясь разъяснениями Правил и Методическими рекомендациями Роспатента, суд произвел сравнительный анализ товарного знака истца по свидетельству N 186884 и словесного обозначения "НовоСухаревка", используемого в фирменном наименовании ответчика, и пришел к выводу о сходстве до степени смешения указанного обозначения с товарным знаком истца (последний абзац стр.4 мотивировочной части).

Однако отказал в иске, посчитав, что товарный знак и обозначение не производят общего зрительного впечатления, не имеют сходного цветного решения, и обозначение не ассоциируется с ним в целом (абсолютно разные графические решения).

Между тем, суд первой инстанции не учел следующего.

Выводы о сходстве делаются на основании восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков (в данном случае товарного знака по свидетельству N 186884 и комбинированного обозначения "НОВОСУХАРЕВКА") в целом (общего впечатления), а также презумции разумности и добросовестности участников гражданских отношений, закрепленных статьей 10 ГК РФ (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 г. N 2050/13, от 18.07.2006 г. N 2979/06, от 17.04.2012 г. N 16577/11).

Суд апелляционной инстанции считает, что, исходя из представленных в дело доказательств, ответчик не может быть признан добросовестным, осмотрительным и разумным участником гражданского оборота при использовании обозначения "НовоСухаревка" в фирменном наименовании и комбинированного обозначения "НОВОСУХАРЕВКА" в производственно-хозяйственной деятельности.

Ответчик, действуя на том же товарном рынке, что и истец, в силу того что учредитель и генеральный директор ООО "НовоСухаревка" Махнюк В.В. ранее являлся директором истца, не мог не знать о приобретении истцом права на товарный знак N 186884 "СУХАРЕВКА" (дата регистрации 15 октября 2010 года).

Под этим обозначением ООО "ГастроПрофи" участвовало в выставке ПИР - 2011- Международная выставка "ПИР. Индустрия гостеприимства".

В то же время, учредитель ответчика при регистрации юридического лица избирает аналогичный вид деятельности и фирменное наименование сходное с товарным знаком истца, а также использует комбинированное обозначение "НОВОСУХАРЕВКА".

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что появление на рынке услуг юридического лица (ООО "НовоСухаревка") со сходным товарному знаку наименованием, используемого иной организацией при осуществлении аналогичной деятельности, может привести к приобретению последней преимуществ в предпринимательской деятельности за счет конкурента и снижения затрат на продвижение (разработку, рекламу, продажу) товара с обозначением, ранее уже введенным в оборот и известному определенному кругу потребителей, что, в свою очередь, является актом недобросовестной конкуренции по отношению к истцу (ст.10 bis Парижской конвенции, п.9 ст.4, ч.2 ст.14 Закона о защите конкуренции).

В этой связи требования неимущественного характера, заявленные истцом, подлежат удовлетворению в полном объеме.

При этом не может быть принята во внимание ссылка ответчика на отказ в иске в отношении требования истца о запрете ответчику использовать комбинированное обозначение "НовоСухаревка" для индивидуализации товаров в деле N А40-125945/12-19-1037, поскольку из приобщенного в настоящем деле протокола нотариального осмотра веб-сайта в сети "Интернет" следует, что ответчик располагает ассортиментом продукции на складах более 5 000 товаров, заказной ассортимент превышает 30 000 позиций (т.1, л.д.43).

Соответственно, истец правомерно заявил требования в отношении товаров без указания их конкретного наименования, ограничив сферами деятельности: проектирование, установка, ремонт, продажа, прокат оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания торговли, временного проживания.

В случае несогласия ответчика с относимостью конкретного индивидуально-определенного товара к рассмотренным в настоящем деле видам деятельности либо наличием затруднений при исполнении судебного акта у судебного пристава-исполнителя, лица, участвующие в деле, а также судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявление о разъяснении судебного акта (ст.179 АПК РФ).

Учитывая непродолжительный срок использования обозначения "НовоСухаревка" ответчиком, отсутствие доказательств наступления негативных последствий для истца в результате его использования, исходя из принципов разумности и справедливости, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о взыскании компенсации в размере 100 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции считает неподлежащей применению правовую позицию, выраженную в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.06.2012 г. N 2384/12, поскольку дело N А40-146649/10-19-1260, рассмотренное Высшей судебной инстанцией, не является схожим с настоящим делом по фактическим обстоятельствам.

А именно, в деле N А40-146649/10-19-1260 рассматривался вопрос о взыскании компенсации, рассчитанной, исходя из двукратной стоимости контрафактного товара, в связи с чем Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал, что, вне зависимости от количества защищаемых товарных знаков, количество контрафактного товара остается прежним и не увеличивается вдвое.

В настоящем же деле ответчик не привлекается к ответственности за ввоз партии контрафактного товара, и компенсация рассчитывается истцом, не исходя из двукратного размера стоимости продукции, а применительно к законодательно установленному размеру от 10 000 до 5 000 000 рублей.

С учетом того, что товарный знак N 186884 является самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности и, как следствие, обладает самостоятельной правовой охраной, а взыскиваемая по настоящему делу компенсация в сумме 100 000 рублей не превышает максимального предела для компенсаций данного вида в 5 000 000 рублей, даже с учетом дела N А40-125945/12-19-1037, оснований для полного освобождения ответчика от выплаты компенсации не имеется.

Судебные расходы по оплате госпошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, в результате чего с ответчика в пользу истца следует взыскать 16 500 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины (ст.110 АПК РФ).

Расходы истца по совершению нотариальных действий относятся на ответчика в полном объеме, поскольку необходимость их совершения связана прежде всего с требованиями неимущественного характера, удовлетворенными судом апелляционной инстанции (ст.ст. 106, 110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 июня 2013 года по делу N А40-40634/2012 отменить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "НовоСухаревка" (ОГРН 5117746059570) использование обозначения "НовоСухаревка" в фирменном наименовании для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186884, в том числе в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "НовоСухаревка" (ОГРН 5117746059570) использовать комбинированное обозначение "НОВОСУХАРЕВКА" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186884, в том числе в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "НовоСухаревка" (ОГРН 5117746059570) удалить фирменное обозначение "НовоСухаревка" и комбинированное обозначение "НОВОСУХАРЕВКА" с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186884, в том числе в сфере проектирования, установки, ремонта, продаж, проката оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания, в том числе с документации, рекламы, вывесок, интернет-сайтов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НовоСухаревка" (ОГРН 5117746059570) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГастроПрофи" 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права.

Взыскать с ООО "НовоСухаревка" (ОГРН 51177446059570, 129336, г. Москва, ул. Стартовая, 9,2) в пользу ООО "ГастроПрофи" (ОГРН 1087746539880, 129336, г. Москва, ул. Стартовая, 9,2) 16 500 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины, 8 100 руб. в возмещение расходов по совершению нотариальных действий.

В остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Е.Б. Расторгуев Н.В. Лаврецкая