Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2013 г. N 09АП-22868/13

г. Москва

24 октября 2013 г.

Дело N А40-170159/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 10 сентября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 октября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Солоповой

судей О.Н. Лаптевой, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.О. Тимошенко

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "Феникс+" на решение Арбитражного суда города Москвы от 10 апреля 2013 года по делу N А40-170159/2012, принятое судьей Чадовым А.С. по иску открытого акционерного общества "Гамма" (ОГРН: 1027739010848; 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 5) к обществу с ограниченной ответственностью "Феникс+" (ОГРН: 1026103300783; 344082, г. Ростов-на-Дону, Халтуринский переулок, д. 80) о взыскании компенсации в размере 331 749 руб. 12 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца, ответчика - извещены, представители не явились

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное обществ "ГАММА" (далее - ОАО "ГАММА", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Феникс+" (далее - ООО "Феникс+"), обществу с ограниченной ответственностью "Компания "БиДжи" (далее - ООО "Компания "БиДжи") о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак "БАБОЧКА" по свидетельству N 236963 в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, маркированных обозначением "БАБОЧКА", в размере 331 749 руб. 12 коп. с ООО "Феникс+" и в размере 30 000 рублей с ООО "Компания "БиДжи".

Определением суда от 05 апреля 2013 года утверждено мировое соглашение между истцом и ответчиком - ООО "Компания "БиДжи", производство по делу в части требования к ООО "Компания "БиДжи" прекращено.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10 апреля 2013 года исковые требования, предъявленные к ООО "Феникс+", полностью удовлетворены.

Не согласившись с принятым решением суда от 10 апреля 2013 года, ответчик - ООО "Феникс+", подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и прекратить производство по делу.

По мнению заявителя апелляционной жалобы не представляется возможным установить, какими материалами дела руководствовался суд при определении стоимости товара в обоснование взысканной с ответчика суммы компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие истца и ответчика, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, установил следующие обстоятельства.

Судом установлено, что истец является правообладателем товарного знака "БАБОЧКА" по свидетельству N 236963 в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 08, 09, 16, 28, 41, 42 класса МКТУ с приоритетом от 14.06.2001.

При принятии решения суд первой инстанции исходил из того, что факт незаконного использования товарного знака "БАБОЧКА" по свидетельству N 236963 подтвержден решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.10.2012 по делу N А53-21480/2012, согласно которому ООО "Феникс+" привлечено к административной ответственности по ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде наложения штрафа в размере 30 000 руб.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при визуальном сравнении обозначения "БАБОЧКА", расположенного на этикетках рассматриваемых товаров, с товарным знаком истца, сходство до степени смешения отдельных его элементов имеет место быть, что является нарушением исключительных прав истца. При этом, в ходе сравнительного анализа спорного обозначения и противопоставленного товарного знака истца судом первой инстанции было установлено, что они являются сходными до степени смешения по семантическому, фонетическому и графическому признакам.

Суд первой инстанции указал на то, что "согласно материалам дела, стоимость товара составляет 1,5 доллара США за единицу товара, или 45 рублей 47 копеек (курс ЦБ РФ доллара США к российскому рублю на дату представления таможенной декларации в Ростовскую таможню (01.02.2012). Ответчиком было введено в гражданский оборот 3 648 единиц товара. Общая стоимость товаров, ввезенных ООО "Феникс+" в Российскую Федерацию, составляет 165 874 руб. 56 коп.; компенсация с ООО "Феникс+" в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, составляет 331 749 руб. 12 коп.".

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По мнению суда апелляционной инстанции, материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком - ООО "Феникс+", прав истца на товарный знак "БАБОЧКА" по свидетельству N 236963, в связи с чем исключительное право истца на товарный знак, предусмотренное статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежит правовой защите. Выводы суда первой инстанции в этой части являются обоснованными.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Указанная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02 апреля 2013 года N 16449/12.

Истец предъявил требование о взыскании с ответчика - ООО "Феникс+", компенсации за нарушение прав на товарный знак "БАБОЧКА" по свидетельству N 236963 в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, маркированных обозначением "БАБОЧКА", в размере 331 749 руб. 12 коп.

Расчет истца обоснован ссылками на то, что "согласно информации, полученной от производителя, стоимость товара составляет 1,5 доллара США за единицу или 45 рублей 47 копеек (курс ЦБ РФ доллара США к российскому рублю на дату представления таможенной декларации в Ростовскую таможню (01.02.2012). Ответчиком было введено в гражданский оборот 3 648 единиц товара.".

Между тем, указанный расчет истца документально не подтвержден: доказательств, подтверждающих стоимость единицы товара или спорной партии товара, ввезенного ООО "Феникс+" в Российскую Федерацию, в материалах дела не содержится.

Соответствующего обосновании для взыскания суммы компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, истец суду апелляционной инстанции не представил, определение суда апелляционной инстанции от 07 августа 2013 года не исполнил.

В связи с этим, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о недоказанности размера заявленных исковых требований, предъявленных к ответчику - ООО "Феникс+", в связи с чем вывод суда первой инстанции о том, что "согласно материалам дела, стоимость товара составляет 1,5 доллара США за единицу товара, или 45 рублей 47 копеек", не может быть признан судом апелляционной инстанции обоснованным.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что на основании пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда от 10 апреля 2013 года подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований ОАО "Гамма" о взыскании с ООО "Феникс+" компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Бабочка" (свидетельство о регистрации товарного знака N 236963) в размере 331 749 руб. 12 коп.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по иску и за подачу апелляционной жалобы относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 апреля 2013 года по делу N А40-170159/2012 отменить.

В удовлетворении исковых требований открытого акционерного общества "Гамма" о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Феникс+" компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Бабочка" (свидетельство о регистрации товарного знака N 236963) в размере 331 749 руб. 12 коп. отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества "Гамма" (ОГРН: 1027739010848; 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 5) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 рублей за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

О.Н. Лаптева А.И. Трубицын