Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2013 г. N 09АП-34782/13

г. Москва

07 ноября 2013 г.

Дело N А40-106446/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 30 октября 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 ноября 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи М.Е. Верстовой

судей Д.Н. Садиковой, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Казаковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Тродат XXI"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 09 августа 2013 года

по делу N А40-106446/12, принятое судьёй М.А. Ведерниковым,

по иску Тродат ГмбХ (Trodat GmbH)

к ООО "Тродат XXI" (ОГРН 1025002032692; 109052, г. Москва, Рязанский пр. д. 45/1);

Компания Сафари Лимитед

третьи лица: ОАО "Вымпел-Коммуникации", ООО "СейлНеймс"

о пресечении действий нарушающих право на товарный знак

при участии в судебном заседании: от истца: Ихлова В.В., Рябинин К.О. (по доверенности от 28.06.2012)

от ответчика: Лиджиева О.Н. (доверенность от 12.09.2013)

от третьего лица: ОАО "Вымпел-Коммуникации": Артеменко А.И. (доверенность от 16.01.2013)

УСТАНОВИЛ:

Тродат ГмбХ (Trodat GmbH) (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "Тродат ХХI" об обязании Общества с ограниченной ответственностью "Тродат XXI" прекратить использование обозначения "TRODAT", сходного с товарным знаком Тродат ГмбХ, в сети Интернет, в том числе в доменном имени; обязании Общества с ограниченной ответственностью "Тродат XXI" прекратить использование обозначения "ТРОДАТ" в своем фирменном наименовании любыми способами, в том числе путем внесения изменений в учредительные документы Общества и их последующей государственной регистрацией в срок не позднее 14 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу; взыскании компенсации за нарушение исключительного права на пользование товарным знаком "TRODAT" в размере 500 000 рублей (с учетом уточнения исковых требований в порядке части 1 ст. 49 АПК).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09 августа 2013 года по делу N А40-106446/12 иск удовлетворен частично.

С решением не согласился ответчик - ООО "Тродат XXI" и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении иска в полном объеме (том 5, л.д. 128-132).

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение судом норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, решение суда об обязании ООО "Тродат ХХI" прекратить использование обозначений "Тродат" в своём фирменном наименовании в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности осуществляемым Тродат ГмбХ (Trodat GmbH) не исполнимо, объявленная часть решения суда не соответствует изготовленному письменно тексту решения.

Считает, что взыскание госпошлины солидарно с ответчиков законодательством не предусмотрено.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

Компания Сафари Лимитед, ООО "СейлНеймс", надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителей в судебное заседание не обеспечили, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанных лиц.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что обжалуемое решение подлежит отмене на основании следующего.

Судом привлечена в качестве соответчика Компания Сафади Лимитед.

Истцом уточнены исковые требования в следующей редакции: Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Тродат XXI" прекратить использование обозначения "ТРОДАТ" в своем фирменном наименовании любыми способами, в том числе путем внесения изменений в учредительные документы Общества и их последующей государственной регистрацией в срок не позднее 14 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу; обязать Компанию Safady Limited прекратить использование обозначения "TRODAT", сходного с Товарным знаком Тродат ГмбХ, в сети Интернет, в том числе в доменном имени; взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Тродат XXI" в пользу Истца компенсацию за нарушение исключительного права на пользование Товарным знаком "TRODAT" в размере 500 000 рублей.

В жалобе заявитель ссылается на нарушение норм процессуального права, что объявленная часть решения суда не соответствует изготовленному письменно тексту решения, взыскание госпошлины солидарно с ответчиков законодательством не предусмотрено.

Данные доводы проверены судом апелляционной инстанции, прослушана аудиозапись судебного заседания при объявлении резолютивной части решения 06 августа 2013 года.

Судом установлено, что при объявлении резолютивной части решения судом оглашено о взыскании с ответчиков солидарно компенсации и расходов по оплате госпошлины по иску, что не соответствует резолютивной части обжалуемого решения.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, истцу принадлежит товарный знак "TRODAT", зарегистрированный в Международном бюро интеллектуальной собственности за N 484432 с датой приоритета от 30 марта 1984 года (далее "Товарный знак").

В соответствии с п. 2 статьи 1 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., стороной которого является Российская Федерация: "Граждане каждой Договаривающейся страны могут обеспечить во всех других странах - участницах настоящего Соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности (далее именуемое "Международное бюро"), упомянутое в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее именуемую "Организация"), при посредстве ведомства указанной страны происхождения."

15 октября 1999 года Истец и Ответчик заключили лицензионное соглашение в отношении Товарного знака (далее "Лицензионное соглашение").

В соответствии с пунктом 2 Лицензионного соглашения, Ответчик имел право пользоваться Товарным знаком в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любая из сторон может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Лицензионного соглашения путем направления письменного уведомления за три месяца до расторжения (пункт 3 Лицензионного соглашения).

Согласно пункту 4 Лицензионного соглашения после его расторжения Ответчик обязан немедленно прекратить использование Товарного знака.

В Патентном ведомстве Лицензионное соглашение не было зарегистрировано в соответствии с требованиями ст. 27 Закона РФ N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 года.

Истец направил ответчику письменное уведомление 29 ноября 2011 года об одностороннем отказе от исполнения Лицензионного соглашения, с указанием но то, что Лицензионное соглашение прекращает свое действие в последний день февраля 2012 года. Однако ООО "Тродат XXI" продолжает использование Товарного знака в своем фирменном наименовании.

Ответчик зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц под фирменным наименованием "Общество с ограниченной ответственностью "ТРОДАТ XXI"" (Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Тродат XXI").

Данное фирменное наименование включает в себя транслитерацию Товарного знака на русском языке, в результате чего возникает вероятность смешения фирменного наименования Ответчика и Товарного знака, что также является нарушением исключительного права на товарный знак в соответствии с п.3 ст. 1484 ГК РФ.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица (п.п.1, 3 ст. 1473 ГК РФ). Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке.

Исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, возникает со дня государственной регистрации юридического лица (ст. 1475 ГК РФ).

Судом установлено, что фирменное наименование первого ответчика (ООО "Тродат ХХI") схоже до степени смешения с товарным знаком истца "TRODAT", зарегистрированного в Международном бюро интеллектуальной собственности за N 484432, поскольку обозначения типа "TRODAT" фактически имеет произношение с английского языка как "Тродат".

Согласно пункту 3 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Правовых оснований для удовлетворения требований истца об обязании Общества с ограниченной ответственностью "Тродат XXI" прекратить использование обозначения "ТРОДАТ" в своем фирменном наименовании любыми способами не имеется на основании следующего.

Судом установлено, что сфера деятельности истца также имеет достаточно узкую и определенную направленность, а именно производство и продажа штемпелей, что подтверждается представленной истцом выпиской из торгового реестра (том 1, л. д. 20).

Товарный знак "TORDAT" зарегистрирован в отношении определенных товаров 16 класса МКТУ, а именно: офисные принадлежности (за исключением мебели), штемпели, в том числе штемпели с датами, штемпели с цифрами, штемпели с линиями слов, устройства для проставления штемпелей с автоматической подачей чернил, карманные штемпели, подложки для штемпелей, печатные символы для печати, подушечки для штемпелей и чернила для штемпелей (том 1, л. д. 33).

Истец вправе заявлять требование о запрете первому ответчику использовать обозначение "ТРОДАТ" в отношении тех товаров, для которых зарегистрирован товарный знак "TRODAT", а также тех видов деятельности, которые аналогичны видам деятельности истца (т.е. производство и продажа штемпелей), поскольку требование о запрете использования данного обозначения для любых других товаров и услуг, а также в любых сферах деятельности, противоречит действующему законодательству.

При системном толкования статьи 49 ГК РФ во взаимосвязи с частью 3 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения при осуществлении им не всей, а лишь аналогичной деятельности.

Суд приходит к выводу об удовлетворении требования истца в части обязания ООО "Тродат ХХI" прекратить использование обозначений "Тродат" в своём фирменном наименовании в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности, осуществляемым Тродат ГмбХ (Trodat GmbH), в том числе путем внесения изменений в учредительные документы и их последующей регистрации в 14-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Доводы первого ответчика об отсутствии нарушений исключительных прав истца, поскольку между ними имелось лицензионное соглашение несостоятельны и отклоняются апелляционной коллегией.

Заключив лицензионное соглашение от 15.10.1999 года с ответчиком, истец дал разрешение на использование принадлежащего ему Товарного знака.

Принимая во внимание, что лицензионное соглашение не было зарегистрировано в Роспатенте, как этого требовал Закон РФ N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров", на основании статьи 27 закона без такой регистрации лицензионные договоры считаются недействительными.

Из материалов дела следует и установлено судом, что Лицензионное соглашение от 15.10.1999 года является недействительным, поскольку не были соблюдены требования о его регистрации в законном порядке.

Следовательно, ответчик мог фактически использовать товарный знак истца только до тех пор, пока истец, как правообладатель, не возражал против такого использования.

Своим уведомлением от 29 ноября 2011 года истец разрешил ответчику использовать Товарный знак до конца февраля 2012 года.

Письмо было получено ответчиком 10 июля 2012 года. В письме было изложено требование о немедленном прекращении использования сайта "trodat.ru" и передаче доменного имени Тродат ГмбХ, а также прекращении использования слова "trodat" в наименовании компании.

Кроме того, в письме было указано, что в отсутствие зарегистрированного действующего лицензионного договора на Товарный знак, использование Товарного знака является нарушением прав правообладателя, следовательно, 11 июля 2012 года, ответчик, бесспорно, был обязан прекратить использование Товарного знака.

Ответчик нарушает права истца на Товарный знак, используя его в доменных именах "trodat.ru" и "trodat austria.ru", и продолжает нарушать, используя его в своем фирменном наименовании

В ходе судебного разбирательства истец указал, что после получения уведомлений, в том числе от 09 июля 2012 года о незамедлительном прекращении использования Товарного знака, после получения искового заявления и после проведения переговоров, на которых истцу было предложено выкупить право на Товарный знак, ответчик не прекратил использование Товарного знака и не передал доменные имена истцу. Вместо этого он передал их новому администратору Сафади Лимитед (Safady Limited), зарегистрированному на Британских Виргинских островах, что само по себе следует рассматривать как нарушение прав истца и злоупотребление правом со стороны первого ответчика. Более того, согласно сложившейся практике, если владелец доменного имени после получения претензии в связи с его использованием меняет регистратора домена и передает права на домен другому лицу, такие действия считаются недобросовестными, так как они направлены не на прекращение нарушения, а на осложнение защиты прав истца.

В уточненном исковом заявлении истец указывает, что на момент подачи искового заявления администратором доменного имени "trodat.ru" являлся первый Ответчик, что подтверждалось письмом регистратора доменных имен Открытого акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" (далее "ОАО "ВымпелКом") от 2 июля 2012 года (том 3, л.д. 44-45).

В дальнейшем Истцу стало известно, что первый Ответчик осуществлял администрирование еще одного доменного имени - "trodat-austria.ru", в котором также в нарушение прав истца используется обозначение "TRODAT", сходное с Товарным знаком истца, что подтверждается письмом ОАО "ВымпелКом" от 25 сентября 2012 года.

В ходе разбирательства по делу первый Ответчик передал права администрирования доменных имен "trodat.ru" и "trodat-austria.ru" компании Сафади Лимитед (Safady Limited), что подтверждается письмами нового регистратора данных доменных имен Общества с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" (далее - "ООО "СэйлНэймс) от 7 ноября 2012 г.

Сафади Лимитед (Safady Limited) нарушает исключительное право истца на Товарный знак, путем использования его в доменных именах "trodat.ru" и "trodat-austria.ru".

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Истец как правообладатель разрешения Ответчику на использование своего товарного знака не давал.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Наличие у Ответчика прав по администрированию доменов "trodat.ru" и "trodat-austria.ru" предоставляет Ответчику реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей продукции и услуг Истца.

Сам факт владения Интернет-страницей, в доменном имени которой содержится обозначение, идентичное товарному знаку и фирменному наименованию известной в России компании, создает для Ответчика возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей товаров и услуг, аналогичных тем, для которых товарный знак и фирменное наименование используется правообладателем.

Судом установлено, что использование вторым ответчиком доменных имен "trodat.ru" и "trodat-austria.ru", сходных до степени смешения с фирменным наименованием истца, являются нарушением прав Тродат ГмбХ (Trodat GmbH), на фирменное наименование.

У ответчика отсутствуют законные основания для использования товарного знака "TRODAT", в связи с чем, суд признает администрирование доменов "trodat.ru" и "trodat-austria.ru" не законным и удовлетворяет требования истца об обязании Компании Safady Limited (Сафади Лимитед) прекратить использование обозначения "TRODAT" сходного до степени смешения с товарным знаком Тродат ГмбХ (Trodat GmbH) в сети Интернет, в том числе в доменных именах trodat.ru, trodat-austria.ru.

Правовых оснований для удовлетворения требований истца об обязании Компании Safady Limited прекратить использование обозначения "TRODAT", сходного с Товарным знаком Тродат ГмбХ, в сети Интернет, в том числе в доменном имени, поскольку в материалы дела было представлено доказательства наличия у второго ответчика доменных имен, сходных до степени смешения с товарным знаком истца "trodat.ru" и "trodat-austria.ru" суд не находит. В обосновании наличия других доменных имен, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, в материалы дела представлено не было.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10000 рублей.

Истец, просит взыскать компенсацию с первого ответчика в размере 500 000 рублей, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителей, недоказанность вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 100 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что на основании статьи части 3 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение Арбитражного суда города Москвы от 09 августа 2013 года по делу N А40-106446/12 подлежит отмене с принятием нового судебного акта.

Обязать ООО "Тродат ХХI" прекратить использование обозначений "Тродат" в своём фирменном наименовании в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности, осуществляемым Тродат ГмбХ (Trodat GmbH), в том числе путем внесения изменений в учредительные документы и их последующей регистрации в 14-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Обязать Компанию Safady Limited (Сафади Лимитед) прекратить использование обозначения "TRODAT" сходного до степени смешения с товарным знаком Тродат ГмбХ (Trodat GmbH) в сети Интернет, в том числе в доменных именах trodat.ru, trodat-austria.ru.

Взыскать с ООО "Тродат ХХI" в пользу Тродат ГмбХ (Trodat GmbH) компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 100 000 руб.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Взыскать с ООО "Тродат ХХI" в пользу Тродат ГмбХ (Trodat GmbH) судебные расходы по оплате госпошлины по иску в сумме 6600 рублей (из них: 4000 рублей по неимущественному требованию +2600 рублей по имущественному требованию: 100000 рублей компенсации).

Взыскать с Компании Сафади Лимитед в пользу Тродат ГмбХ (Trodat GmbH) судебные расходы по оплате госпошлины по иску в сумме 4000 рублей.

Поскольку судом апелляционной инстанции отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации на сумму 400000 рублей, расходы по оплате госпошлины по иску в сумме 104000 рублей относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, часть 3 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 августа 2013 года по делу N А40-106446/12 отменить.

Обязать ООО "Тродат ХХI" прекратить использование обозначений "Тродат" в своём фирменном наименовании в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности осуществляемым Тродат ГмбХ (Trodat GmbH), в том числе путем внесения изменений в учредительные документы и их последующей регистрации в 14-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать с ООО "Тродат ХХI" в пользу Тродат ГмбХ (Trodat GmbH) судебные расходы по оплате госпошлины по иску в сумме 6600 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Д.Н. Садикова
А.И. Трубицын

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.