Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 5 марта 2008 г. N КА-А40/13860-07 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным решения уполномоченного органа в части отказа в регистрации товарного знака, поскольку заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление об изготовителе и месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 5 марта 2008 г. N КА-А40/13860-07
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 27 февраля 2008 г.

Компания "Рене оф Парис" обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения ФГУ "Палата по патентным спорам" от 22.08. 2006 г. об оставлении в силе решения экспертизы от 20.01.2006 г. по заявке N 2004708997 в отношении товаров 03 и 26 классов МКТУ в части отказа в регистрации обозначения "Rene of Paris" в качестве товарного знака для товаров 26 класса МКТУ и обязании ФГУ "Палата по патентным спорам" принять решение о регистрации товарного знака "Rene of Paris" по заявке 2004708997 для товаров 26 класса МКТУ (изделия декоративные для волос, в том числе парики; шиньоны, накладки (для прически); накладные усы, бигуди (не электрические).

Арбитражный суд г. Москвы решением от 28.06.2007 г. удовлетворил заявленные требования о признании недействительным оспоренного решения в части оставления в силе отказа ФИПС в регистрации товарного знака в отношении товаров 26 класса МКТУ, как принятым с нарушением требований п. 3 ст. 6, ст. 47 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее Закон), а также нарушающим права и законные интересы компании "Рене оф Парис". Требование заявителя об обязании ФГУ "Палата по патентным спорам" принять решение о регистрации товарного знака "Rene of Paris" оставлено без удовлетворения, как не основанное на Законе, о чем указано в мотивировочной части решения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2007 г. решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ФГУ "Палата по патентным спорам" без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Роспатент подал кассационную жалобу, в которой просит решение от 28.06.2007 г. и постановление 26.09.2007 г. отменить и принять по делу новый судебный акт, об отказе в полном объеме в удовлетворении заявленных требований компании "Рене оф Парис". В обоснование жалобы ответчик отмечает на неправильное применение арбитражными судами первой и апелляционной инстанций указанных в судебных актах норм материального права. При этом указывается, что выводы судов о нарушении ст. 47 Закона являются необоснованными и не соответствуют положениям законодательства в области правовой охраны товарных знаков. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товаров или его изготовителя. Различие между ложными и способными ввести в заблуждение обозначениями (элементами) состоит в том, что ложность заключается в прямом указании на не соответствие действительности обстоятельства, а способность ввести в заблуждение - в указании через ассоциации. При этом ложность является очевидной, а способность ввести в заблуждение не вполне очевидна и имеет вероятностный характер. Арбитражные суды проводили оценку обозначения на предмет ложности, а Палата по патентным спорам оценивала его как вызывающее у потребителей ассоциативную связь с Францией и решение своё мотивировало способностью обозначения "Rene of Paris" ввести в заблуждение.

В судебном заседании представители ответчиков поддержали доводы и требования кассационной жалобы, а представитель заявителя просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, полагая ее доводы необоснованными.

Проверив правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального права в судебном заседании с объявлением перерыва с 20 по 27.02.2008 г., обсудив доводы кассационной жалобы и возражения относительно жалобы, арбитражный суд кассационной инстанции находит обжалуемые судебные акты подлежащими отмене, как принятые с нарушением норм материального и процессуального права.

При рассмотрении дела арбитражные суды установили, что, изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения Компании "Рене оф Парис" на решение Федерального института промышленной собственности (ФИПС) от 20.01.2006 г. об отказе в регистрации товарного знака "Rene of Paris" по заявке N 2004708997/50 в отношении товаров 03 и 26 классов МКТУ, ФГУ "Палата по патентным" спорам посчитала доводы возражения неубедительными.

При этом ответчик исходил из того, что правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32 (далее Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.3.1 пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ материалов заявки N 2004708997/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "Rene of Paris", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Rene - мужское французское имя, слово Paris является названием столицы Франции на английском языке, и этот факт широко известен российским потребителям из курса средней школы.

Как отмечено в оспоренном решении Палаты по патентным спорам указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение "of Paris" носит описательный характер (из Парижа) и может быть воспринято потребителем, в случае маркировки заявителем своей продукции данным обозначением, как сведения о месте нахождения производителя товара.

Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в заявке, заявителем обозначения является американская компания "Рене оф Парис", США.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение воспроизводит его фирменное наименование заявителя, не опровергает вывода о возможности восприятия российским потребителем обозначения "of Paris", как обозначения, ассоциативно указывающего на отмеченный выше географический объект, находящийся во Франции.

ФГУ "Палата по патентным спорам" отмечено, что в сознании потребителя связь парфюмерно-косметических товаров с Францией одна из наиболее устойчивых. Данный факт обусловлен тем, что Франция славиться своими достижениями в области моды и изготовления парфюмерно-косметической продукции, занимающей лидирующие позиции на мировом рынке. Поэтому товары, маркированные обозначением "Rene of Paris", будут восприниматься потребителями, как товары, имеющие происхождение из Франции, что не соответствует действительности.

С учетом выше отмеченных фактических данных заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление об изготовителе и месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности.

Таким образом, по мнению ФГУ "Палата по патентным спорам", вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение "Rene of Paris" по заявке N 2004708997/50 способно ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя, и потому не отвечает требованиям пункта 2 статьи 6 Закона и подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Правил, является правомерным.

Признавая оспоренное заявителем только в части касающейся товаров 26 класса МКТУ решение ответчика недействительным, арбитражные суды указали, что находят неправильным выводы Палаты по патентным спорам о том, что указанный элемент спорного обозначения воспринимается потребителем отдельно, без восприятия обозначения в целом: как "Рене из Парижа", носит описательный характер и может быть воспринято потребителем, в случае маркировки заявителем своей продукции как сведения о месте нахождения производителя товара - Франции, что не соответствует действительности, ложно, поскольку место расположения компании - Соединенные Штаты Америки.

В силу п. 2 ст. 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати и прочие подобные элементы, или сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно п. 3 ст. 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащие элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В силу подпункту 2.3.1 пункта 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, т.е. используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Из содержания оспариваемого решения, по мнению арбитражных судов не вытекает, что указанные обстоятельства Палатой по патентным спорам исследовались.

Из материалов дела следует, что обозначение "Rene of Paris" воспроизводит фирменное наименование заявителя компания "Rene of Paris", зарегистрированное в 1976 г. в штате Калифорния (США). Компания "Rene of Paris" образована в целях осуществления в любом месте мира коммерческой деятельности, связанной с импортом и продажей товаров.

Поэтому, исследовав материалы, послужившие основаниями для принятия ответчиком оспариваемого решения, арбитражные суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что отсутствуют основания для признания считать, что обозначение "Rene of Paris" содержит в себе ложное название изготовителя.

Обозначение "Rene of Paris" представляет словосочетание: синтаксически главную позицию занимает слово "Rene" - французское имя собственное. Слова "of Paris" являются английскими. При переводе на русский язык смысловое значение составляет "Рене из Парижа".

Указанное словосочетание не может толковаться как указание на производителя товаров и место его происхождения, поскольку имя собственное "Rene" не является наименованием производителя товаров, соответственно топоним "Paris" не может быть интерпретирован как местонахождение производителя товаров или как место производителя товаров.

Местонахождение производителя товара, место происхождения товара становится очевидным, по мнению суда из выражений типа Made in France или Made in China

Обозначение "Rene of Paris" может быть отнесено как указание на направление моды, предлагаемый брэнд и не указывает на место происхождения товара или изготовителя.

Обозначение, которое на русском языке читается как: "мужчина, имя которого Рене, из Парижа" при обозначении товаров 26 класса МКТУ не может восприниматься потребителем как товар, изготовленный во Франции, как указывает Палата по патентным спорам.

Цены на товар (парики) "Rene of Paris" высокие, поэтому товар со спорным обозначением не может быть отнесен к товарам широкого потребления, что относит этот товар к потребителям, которые знают продавца - компанию "Rene of Paris" как американскую компанию либо эту компанию не знают, но достаточно высокая стоимость товара вызывает необходимость выяснить производителя, и место его нахождения, что исключает введение потребителя в заблуждение относительно место происхождения товара, места нахождение производителя.

Поэтому суд первой и апелляционной инстанции пришел к выводу об ошибочности выводов ФГУ "Палата по патентным спорам" о том, что указанное словосочетание может являться ложным или ассоциироваться потребителем с названием производителя или местом производства товара.

Кроме этого суды указали, что ответчиком допускается регистрация российских товарных знаков с обозначениями иностранных географических наименований (город, страну) на имя российских правообладателей.

На основании изложенного арбитражными судами первой и апелляционной инстанций решение ФГУ "Палата по патентным спорам" в части оставления в силе отказа ФИПС в регистрации товарного знака в отношении товаров 26 класса МКТУ признано недействительным, принятым с нарушением требований п. 3 ст. 6, ст. 47 Закона.

Арбитражный суд кассационной инстанции находит выводы арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о нарушении ответчиком норм и требований п. 3 ст. 6, ст. 47 Закона несостоятельными и несоответствующими установленным ими в судебном заседании обстоятельствам дела.

Как видно из оспариваемого решения ответчика и судебных актов, они руководствовались данными статьями Закона в редакции действовавшей на момент подачи заявки и рассмотрения возражений Компании "Рене оф Парис".

Данные нормы предусматривали, что согласно п. 3 ст. 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя и противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии со статьей 47 Закона иностранные юридические и физические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с юридическими и физическими лицами Российской Федерации в силу международных договоров Российской Федерации или на основе принципа взаимности.

Право на регистрацию в Российской Федерации наименований мест происхождения товаров предоставляется юридическим и физическим лицам государств, предоставляющих аналогичное право юридическим и физическим лицам Российской Федерации.

Арбитражный суд кассационной инстанции соглашается с доводами кассационной жалобы о том, что, признавая недействительным оспариваемое решение ответчика как несоответствующее требованиям п. 3 ст. 6 Закона, суды проверяли законность этого акта на предмет ложности обозначения, в то время как ФГУ "Палата по патентным спорам" мотивировала свое решение способностью обозначения "Rene of Paris" ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовления товара и места происхождения товара.

Доводы судов о том, что обозначение "Rene of Paris" читаемое как "мужчина имя которому Рене, из Парижа" может быть отнесено как указание на направление моды, предложенный бренд в отличие от выражений типа "Made in France" не может указывать на место происхождения товара или изготовителя, не опровергает выводы ответчика о способности порождать в сознании потребителя представление о месте происхождения товара и его изготовителя, не соответствует действительности.

Не свидетельствует о нарушении ответчиком п. 3 ст. 6 Закона довод судов о наличии у заявителя определенного круга потребителей, как не основанные на законе, а также довод о необходимости потребителю, в случае регистрации обозначения "Rene of Paris" дополнительно выяснять производителя товара.

Между тем в силу статьи 1 Закона товарный знак и является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридическими или физическими лицами.

В соответствии со статьей 47 Закона иностранные юридические лица пользуются правами, предусмотренными Законом, наравне с российским юридическими лицами в силу международных договоров РФ или на основе принципа взаимности.

В отношении иностранного заявителя американской Компании "Рене оф Парис" ФГУ "Палата по патентным спорам" были произведены все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством в области правовой охраны товарных знаков.

Оспариваемое решение ответчика принято в результате полного и всестороннего исследования обстоятельств дела, без нарушения ее прав, в соответствии со ст. 47 Закона.

Ссылка судов на регистрацию ответчиком товарных знаков с обозначением иностранного географического наименования за российскими правообладателями, арбитражный суд кассационной инстанции находит некорректной, она не основана на материалах дела, правомерность регистрации иных товарных знаков не являлось предметом спора.

Факт совпадения заявленного обозначения с фирменным наименованием заявителя на предусмотренное Законом в качестве основания для неприменения к элементам заявителя обозначения положений п. 3 статьи 6 Закона.

Сам отказ в регистрации товарного знака "Rene of Paris" не нарушает права заявителя Компании "Рене оф Парис", так как в силу ст. 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключенной в Париже 20.03.1883 г.) фирменное наименование охраняется во всех странах без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В связи с отменой принятых по делу судебных актов по основаниям нарушения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального права - п. 3 ст. 6, ст. 47 Закона, при полном установлении ими фактических обстоятельств имеющих значение для дела, арбитражный суд кассационной инстанции находит возможным вынести новый судебный акт, отказав Компании "Рене оф Парис" в удовлетворении заявленных требований о признании недействительным решения ФГУ "Палата по патентным спорам" и обязании ФГУ "Палата по патентным спорам" принять решение о регистрации товарного знака "Rene of Paris".

В связи с вынесением судебного акта об отказе в удовлетворении требований Компании "Рене оф Парис", арбитражный суд кассационной инстанции при распределении судебных расходов на основании ст. 110 АПК РФ относит на заявителя судебные расходы, связанные с оплатой ответчиками государственной пошлины при подаче апелляционной и кассационной жалоб на настоящему делу.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 июня 2007 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2007 года N 09АП-11702/2007-АК по делу N А40-78787/06-26-609 отменить.

В удовлетворении требований Компании "Рене оф Парис" отказать.

Взыскать с Компании "Рене оф Парис" в пользу ФГУ "Палата по патентным спорам" 1000 рублей и Роспатента 1000 рублей государственной пошлины.